CONOCIMIENTOS EMPRESARIALES: SEGUNDA PARTE

De lo contrario no faltará razón a aquellos que nos hablen del horror económico o de la marginación histórica, sólo nos quedará la resignación de siempre, la marga resignación y el oscuro resentimiento[1].

Para mayores señas es necesario mencionar que el sector que ha promovido un mayor número de empleos y el de más agresivo crecimiento es el de servicios, cuando el sector industrial apenas si se ha movido en ambos factores[2]. Esta tendencia mundial se ve reflejada, con la distintas variables del caso, en orden nacional.

La sociedad del conocimiento tiene en la economía de mercado la estructura adecuado; sin embargo, el objeto del capitalismo decimonónico muta severamente. Drucker denomina el resultado de esta evolución como “capitalismo de información” e indica: “Las industrias que en los últimos cuarenta años has pasado a ocupar el centro de la economía son aquellas cuyo negocio es la producción y la distribución de conocimientos, y no la producción y la distribución de objetos”.[3]

Finalmente el conocimiento se ha convertido en el recurso económico fundamentalmente, cuya productividad preocupa a las empresas que se dedican a su creación y explotación. Pese a su reconocida importancia, aún no se ha reportado teoría económica que sitúe al conocimiento en el centro de los procesos de producción de riqueza.[4] La tendencia se inclina por reconocer derechos de exclusividad relativa a los propietarios del conocimiento, a efecto q ue se logre internalizar los beneficios derivados de la explotación del conocimiento.

Cualquier persona, en curso básico de economía, conoce que el precio óptimo de un producto es el que corresponde al punto en el que se cortan las curvas de la oferta y la demanda. Pero ¿es posible aplicar dicha teoría en los conocimientos?. Los conocimientos –y la propiedad intelectual en general- tienen altos costos de desarrollo inicial, pero los costos fijos son los mismos. Escribir un libro demanda tiempo, dinero y esfuerzos, pero los costos fijos se mantienen, independientemente de que se vendan uno o un millón.

Una compra venta implica el intercambio de bienes, la economía se beneficia en la medida que el adquirente le otorga un valor mayor a ese bien de la que el vendedor le pueda dar. Sin embargo, dado que es un intercambio no aumenta el número de bienes en la economía. La licencia de conocimientos técnicos y comerciales supone que el total de información en la economía aumente. El conocimiento es un bien no consumible, tanto el licenciante –que mantiene la titularidad sobre la información- como el licenciatario –que ve aumentado su patrimonio con la adquisición de ésta- podrán disfrutar de él. Sin embargo, pese a ser un bien no consumible, el conocimiento tiende a tornarse obsoleto y a perder su valor en el mercado, cuando se reduce el flujo de investigación en una empresa.

La economía de la sociedad del conocimiento será entonces, muy distinta de la actual. No basta, sin embargo, con escribir que nuestro país sí se esfuerza en obtener y desarrollar conocimiento, entonces, será un país de primer orden. El conocimiento no es barato, no se regala, tiene un costo. Los países que se están desindustrializando gastan aproximadamente una quinta parte de su PBI en la producción y distribución de conocimientos. La formación de conocimientos ya es, pues, la inversión más grande de estos países. Sin embargo, la historia nos enseña que poco sirve desarrollar conocimientos si éstos no son útiles, productivos o económicamente rentables en su aplicación. “...la Gran Bretaña debía haber sido el líder del mundo económico en la postguerra. Antibióticos, el motor de reacción directa, el escáner del cuerpo, hasta el computador, fueron desarrollos británicos. Pero Inglaterra no logró convertir esos avances en conocimiento en productos y servicios prácticos, en empleos, en exportaciones, en posición en el mercado”.[5] Este es un ejemplo claro de que el conocimiento científico desarrollado ha permanecido en el campo del know-why y no se ha convertido en know-how.

Japón, por el contrario, se ha caracterizado por su poca capacidad para desarrollar conocimiento, sin embargo, lo
“poco” que ha adquirido lo ha hecho sumamente productivo. La práctica del “iguala al primero y supéralo después” [6] ha tenido mucho éxito. Y es que esta potencia asiática sabe que la innovación, es decir la aplicación del conocimiento al conocimiento, no es copiar sistemas extranjeros e injertarlos en la propia sociedad, tampoco de la inspiración divina de los gobernantes, ni de los individuos en el garaje de su casa; requiere de la naturalización de los mismos, es decir, de la capacidad del individuo, de una grupo étnico, de una nación o un grupo de naciones de adaptar a sus necesidades la información que poseen.

Sherwood, analizando el papel de la propiedad intelectual en el desarrollo económico de los países emergentes o subdesarrollados, le otorga el carácter de infraestructura. “Aunque básicamente invisible, se puede afirmar que un sistema de propiedad intelectual que proteja la innovación y la expresión creativa es una condición previa para la creación y el empleo de nueva tecnología, que a su vez empuja al crecimiento económico y presta ayuda para el desarrollo. Desde este punto de vista, un sistema de protección de la propiedad intelectual puede ser visto como una parte valiosa de la infraestructura de un país”.[7]






CAPITULO IV

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA REGULACIÓN DEL KNOW-HOW

La regulación, como principio general, es un mal sustituto del mercado en la asignación de recursos. Sin embargo, es un mal necesario en la medida que el objetivo, calidad y efectividad de la regulación lo justifique. El objetivo de la regulación debe ser, bajo todo supuesto, la promoción de la competencia donde es posible que exista, fomentándola ahí donde es pobre o existente.[8]

El desarrollo de la información obedece a la satisfacción de nuevas y crecientes necesidades en la empresa, por lo que cualquier propuesta sobre regulación debe partir, primero, del estudio de las conductas eficientes de estas unidades productivas y, segundo, de la promoción de la competencia en el mercado del conocimiento.

Sin duda, el principal fundamento económico de la regulación del know-how es que permite a quien la desarrolla –persona natural o jurídica- absorber los beneficios (y también los costos) del incremento y explotación del conocimiento.[9]

Como indicáramos líneas arriba, el conocimiento es el medio de producción, por lo que presenta un descomunal valor tanto para las empresas como para la sociedad; sin embargo, su desarrollo y uso está condicionado por los altos costos de obtención, muchas veces, incluso, superiores a los rendimientos que se pretenden obtener. “Tales empresas estarán dispuestas a incurrir en esos costos (los costos de desarrollo de tecnología) mientras que no excedan de los rendimientos que obtendrán a partir de ellos. En consecuencia, el problema básico que enfrenta toso sistema productivo descentralizado, en materia de tecnología, es el de asegurar que los rendimientos derivados por las empresas de la obtención de conocimientos técnicos reflejen, en lo posible, la utilidad que la sociedad en su conjunto deriva de esos conocimientos”.[10]

En la medida que el conocimiento empresarial sea utilizado con exclusividad relativa[11] por la empresa que lo ha desarrollado –o adquirido vía licencia-, ésta tenderá a obtener rendimientos equivalentes a los beneficios se ve afectada cuando las empresas titulares carecen de herramientas efectivas para la tutela de la información, y el valor de ésta se ve diluida por su difusión fuera de la esfera autorizada. “Los beneficios que la sociedad deriva de la aplicación económica de los conocimientos no son absorbidos por la empresa que da origen a éstos, sino que resultan repartidos entre todas las firmas que tienen acceso a la nueva tecnología, aunque sea a través de la copia o sustracción de la información en poder de quién realizó las inversiones necesarias para el logro de las nuevas técnicas”.[12]

Esta situación no sólo perjudica a quien desarrolló o adquirió la información empresarial relevante y confidencial, el perjuicio se materializa con la reducción de los precios de los bienes obtenidos con el concurso del know-how, dado que la competencia no ha invertido en el desarrollo de la información; afecta también a la sociedad en su conjunto (consumidores y usuarios), quien ve reducida la inversión en desarrollo tecnológico y el consiguiente mejoramiento de los bienes y servicios.

A este principio, que constituye el sustento económico de la protección jurídica del know-how, se suma ciertas excepciones o imperfecciones de hecho que afectan la tutela jurídica. Tal es el caso de ciertos conocimientos técnicos incorporados (tecnología incorporada/bienes intermedios y de capital), que son puestos a disposición del mercado y que no cumplen, como consecuencia de ello, con los requisitos necesarios para hallar ala protección del Derecho, como son la adopción de las medidas necesarias para evitar su divulgación y la reserva de la información empresarial.

Un supuesto, que ilustra con claridad lo expuesto en el párrafo precedente, es la operación y desarrollo de las máquinas y equipos, cuya tecnología puede ser aprehendida con la simple observación o basada en la que denomina “proceso de ingeniería inversa” (reverse engineering) que no es otra cosa que desarmar el equipo o la máquina para observar las características que le otorgan valor. Si bien no se puede afirmar que el titular de la información, al dejar que los bienes con conocimientos técnicos incorporados seas comercializados en el mercado, haya manifestado su voluntad de poner a disposición del público sus conocimientos, la verdad es que es sumamente difícil determinar cuándo estamos frente a un “proceso de ingeniería inversa” o al desarrollo de información por los propios medios. Aún cuando pudiéramos determinar cuándo estamos frente a uno u otro caso, no podríamos punir la práctica del “proceso de ingeniería inversa”, puesto que incluye una gama muy amplia de actividades lícitas, como la repartición de las máquinas o la utilización de elementos componentes que se encuentren en el dominio público[13].







CAPITULO V

TECNOLOGÍA Y DERECHO


Corresponde estudiar ahora las peligrosas y no pocas veces tensas relaciones entre tecnología y el Derecho. Si bien en teoría, el Derecho debe nutrirse de los avances tecnológicos y estar condicionado al desarrollo de la tecnología, muchas veces el espíritu conservador de algunos juristas y la típica reacción de los mismos de querer encontrar un espacio para los conceptos nuevos dentro de las instituciones ya desarrolladas, lleva a los investigadores a no querer profundizar en el estudio de las instituciones jurídicas contemporáneas o hacerlo de forma tal que puedan encajar las mismas dentro de los conceptos jurídicos ya tipificados. Encontramos la justificación de esta conducta en los términos, no exentos de cierto dramatismo, del español Diez-Picazo: “Si se me permite, yo lo llamaría “la historia de un desencanto”[14]. El desencanto viene del barrido que ante nosotros sufre esa obra magnífica que era el Derecho codificado. Era un Derecho racional, con profesión de racionalidad. Y para nosotros, lo era todo porque lo estudiamos y lo amamos (studere = amar, desear). Algo nos dice que la vida se llevó por delante el Derecho Tradicional. Entretanto, esperamos el doloroso parto del Derecho nuevo, tratando de reaccionar adecuadamente con alguna interpretación de reajuste y con el secreto pesimismo de que a los que vamos para viejos ya no nos gustará”.[15]

Diez-Picazo tienen razón; el Derecho en la Sociedad del Conocimiento tendrá que replantearse, teniendo como marco el esquema de mercado y libre competencia, con la mirada atenta a las relaciones entre los particulares contrayentes y sus intimas motivaciones; no otro debe ser el camino del legislador, si quiere evitar atrocidades, como la restricción de la importación de tecnología extranjera en la década de los 70’ y 80’, cuando un funcionario público, ajeno al mundo de los negocios y a sus mecanismos, tenía la prerrogativa de observar la elaboración y registro de los contratos de transferencia y licencia de tecnología en sus más diversas modalidades, evitando, con ello, un mayor flujo tecnológico al país.

La tendencia de la nueva racionalidad en la sociedad: adaptabilidad, eficacia y eficiencia son metas alcanzables para el Derecho y sus devotos, que deben ser apreciados como antaño nuestros colegas se fijaban en el siempre inalcanzable y esquivo concepto de justicia. Esto, por supuesto, en el entendido que no hay mayor injusticia que la ineficiencia, es decir, en el desperdicio de los recursos en un país donde los mismos son escasos.

Las cuestiones que el derecho debe superar no sólo abarcan el campo de la tecnología; pero, sí se debe reconocer que es ésta la que imprime su huella en la gran mayoría de cambios de la Sociedad del Conocimiento.

Desarrollar una teoría jurídico-patrimonial sobre la información es una tarea, por lo demás, difícil, que no pretendemos abarcar en su totalidad. Permítanos sí, atento lector, esbozar ciertos aspectos relevantes sobre el tema.

La legislación de Propiedad Intelectual vigente en la mayoría de países, otorga reconocimiento y protección a las creaciones intelectuales fijas en algún soporte, es decir, materializadas. Protegiendo, en realidad, al conjunto de signos, señales o caracteres susceptibles de obtener un registro. Lo que se conoce como significante[16].

No obstante, lo relevante en la información empresarial relevante y confidencial no es el significante, sino el significado. Sólo el conocimiento del significado confiere a la información valor; pero, éste es abstracto, carece de un soporte material. ¿Es inviable, entonces, desarrollar una teoría jurídica que permita la protección efectiva de la información?[17]. Pretendemos esbozar una respuesta a esta importante cuestión.

5.1 TECNOLOGÍA

En sus inicios, la tecnología estuvo impregnada de misterio y secreto. Menospreciada, además,
por los nobles y aristócratas, por ser parte del bagaje intelectual de los artesanos y de aquellos que exhibían un oficio, puesto que no se podía explicar con palabras, ni habladas ni escritas y sólo se podía tener acceso a ella por el aprendizaje y la experiencia, lo que demandaba mucho tiempo[18].

En el siglo XVIII, el término tecnología (combinación de los términos téchne, que vislumbra el misterio de la habilidad artesanal, con logía, esto es, conocimiento organizado, sistemático, deliberado) se impone en la escena europea. “las patentes que hasta entonces habían sido monopolio para enriquecer a los favoritos del rey, empezaron a concederse para fomentar la aplicación de conocimientos a herramientas, productos y procesos y para recompensar a los inventores, siempre que publicaran sus inventos”.[19]

La tecnología o ciencia aplicada consiste en “información que puede tener una aplicación en todas las etapas de la planificación, organización y operación de una empresa industrial o comercial, o en cualquiera de sus actividades”[20]

Slame refiere: “Es el conjunto ordenado, organizado y sistematizado de conocimientos, empleados en la producción y comercialización de bienes y servicios, y que está integrado no sólo por conocimientos científicos, sino también por conocimientos empíricos”.[21]

La aplicación de la tecnología en la organización es global, es decir, se aplica durante todo el proceso de una organización, y no es necesariamente onerosa (en el sentido industrial de la automatización, por ejemplo). No olvidemos que, por antonomasia, la tecnología busca la definición y satisfacción de necesidades.

Se sabe también que ésta abarca no sólo el conocimiento técnico/industrial (ampliamente demostrado por la robótica, la ingeniería genética, la automatización, el manejo de la energía nuclear, el desarrollo de las telecomunicaciones y otros aderezos que no dejan de sorprender a propios y ajenos) de apariencia compleja, sino también el práctico, llamado también organizacional, cuya importancia suele descuidarse con mucha frecuencia; se olvida que esta tecnología produce una gestión eficaz en el seño de la empresa, ayuda a los administradores –quienes son los responsables por el rendimiento del conocimiento- a realizar diversas tareas de gestión relacionadas con la empresa, como la planificación financiera, control y reducción de costos, estrategias de mercadotecnia, promociones de venta, etc.

La tecnología puede presentarse de dos formas: incorporada o no en otro objeto. Si la tecnología se encuentra en algún bien físico, estamos frente a la primera. Tenemos dos formas en las que la tecnología está incorporada: los bienes de capital y los bienes intermedios, ejemplo de los elementos mencionados, son las plantas, máquinas y equipos componentes.

Si no estuviera incorporada hablaríamos del know-how[22] - término anglosajón que goza de amplia aceptación pese a su ambigüedad-, que implica, entre otros elementos, los documentos como planos, métodos, diseños y los profesionales del conocimiento y técnicos especialistas, con la información necesaria para operar el equipo y con el criterio suficiente para resolver los problemas en la aplicación de los procedimientos o en el desarrollo de un plan. La tecnología no incorporada consiste, pues, en información detallada en forma manifiesta.

Es de aclarar que esta división no implica que ambas transiten por caminos distintos; por el contrario, “se necesita y complementan, es decir, a cada proceso le corresponde una mezcla de hardware (tecnología incorporada o embodied) y Software (tecnología desincorporada o desembodied).”[23]

La tecnología puede ser adquirida por dos vías bien definidas:
1) Inversión propia en investigación (científica o comercial), sin duda, la mejor opción y la más costosa.
2) Adquisición de tecnología desarrollada por terceros, con la cual los riesgos se minimizan y es sumamente expedita, puesto que se elimina el tiempo que se invertiría en el caso de desarrollar la propia tecnología:

En este caso, tenemos la investigación realizada por terceros para la empresa (contratos de
investigación) o la búsqueda de tecnología existente (contratos de licencia de tecnología).

Estos acuerdos de licencia de tecnología implican una relación entre el licenciante y el licenciatario, precedida por factores que condicionan la concesión de ella. Así tenemos:

a) El nivel de desarrollo tecnológico del concesionario o receptor de la tecnología; de forma tal que, a menor desarrollo tecnológico más substancial y complejo será el acuerdo.
b) La naturaleza de la relación entre las partes, esto es, la elección del acuerdo dependerá de si se prevé o no que la relación sea continua.

Es preciso, además, que el licenciatario o adquiriente de la tecnología realice una prueba completa, antes de establecer un acuerdo definitivo para la adquisición de tecnología. Ello incluirá, entre otras cosas, la evaluación de la propia capacidad del concesionario de absorber y adaptar la tecnología; saber si necesitará o no introducir nuevo personal y equipo para la explotación de la tecnología, evaluar las posibles utilidades que devengará la tecnología, examen de los mercados potenciales, etc.

Es pertinente esclarecer el tema de la terminología utilizada, si bien es cierto que el término transferencia de tecnología se ha usado como sinónimo de licencia de tecnología[24] y cesión de tecnología. El primero es el género. Es un término que engloba a los conceptos de licencia y cesión. Los segundos son especies. La licencia de tecnología implica la autorización de uso otorgada por parte del licenciante al licenciatario, el licenciatario adquiere el derecho real de uso de la tecnología, más no de disposición. Si bien es cierto, que el titular de la tecnología, mas no de disposición. Si bien es cierto, que el titular de la tecnología, en el caso de la información empresarial relevante y confidencialidad tiene un derecho exclusivo relativo, cabe perfectamente el uso del término “licencia de información empresarial relevante y confidencial”. Los acuerdos de cesión, de otro lado, implican la “venta” de la tecnología –para dirigirme de la manera más ruda a las facultades de disposición que el titular otorga al nuevo adquirente de los bienes inmateriales que constituyen la tecnología-. En el caso de la información empresarial relevante y confidencial, es difícil determinar y fiscalizar la efectividad de la cesión, es decir, verificar si el titular originario mantiene el uso de la tecnología aún cuando haya sido cedida con anterioridad. Ello, en la medida que toda transferencia de tecnología, a diferencia de la venta de bienes materiales, enriquecer tanto al “comprador” como al “vendedor”, sin que afecte la economía de bienes inmateriales.




5.2 DERECHOS EN RELACIÓN CON LA TECNOLOGÍA

1. Derechos de Propiedad Industrial:
Aquellos que le confieren a su titular, persona natural o jurídica, un derecho exclusivo y excluyente contra tercero, por un plazo determinado. Así tenemos:

a. Patentes
b. Modelos de utilidad.
c. Dibujos y modelos industriales.
d. Derechos de Obtenciones vegetales.
e. Marcas de producto y de servicio.
f. Nombres y lemas comerciales.
g. Denominaciones de origen.
h. Esquemas de trazados de circuitos integrados.
El estudio de los elementos de propiedad industrial no corresponde al campo de investigación del presente libro.
i. Información empresarial relevante y confidencial (know how).
Que detallaremos en el apartado siguiente.


CAPITULO VI

INFORMACIÓN EMPRESARIAL RELEVANTE Y CONFIDENCIAL (KNOW – HOW)

6.1 Antecedentes Históricos[25].

Podemos rastrear los orígenes de la información empresarial relevante y confidencial hasta el Decreto Romano, sin que ello implique que dicha figura sea acaso levemente similar con el concepto actual, lo cual se explica por la distancia histórica y conceptual de la información empresarial relevante y confidencial. En aquella época, la estructura económica era distinta, las características del empresario son distintas y, claro, los interese comerciales eran distintos. Así, por ejemplo, si un tercero obtenía de un esclavo información secreta concerniente a su amo, éste podía iniciar una acción judicial y obtener una reparación civil equivalente al doble de su pérdida, mas no podía exigir que el tercero que obtuvo la información dejara de utilizarla.

Como hemos expuesto líneas arriba, la Edad Media fue terreno fértil para la protección de la información, la estructura económica-social se encontró dominada por los gremios, y éstos se respaldaban en el carácter secreto de la información relacionada con la fabricación de los bienes y de mecanismos de “eliminación de competencia” muy efectivo, en el supuesto que el secreto se filtrara a terceros[26].

Muy pronto, los gobernantes buscaron la divulgación de los secretos como medio de fomentar el progreso, ofreciendo para ello, la concesión de privilegios –al igual que en el caso de las patentes- para los artesanos. Esta tendencia, con más o menos variantes en la regulación de la concesión de privilegios, se mantuvo hasta el siglo XVII. Ya en el siglo XVIII, en Francia, y dada la importancia de la industria de la seda y de la tapicería, se promulgaron diversos reglamentos en las que se prohibía a los empleados del taller y a los fabricantes la divulgación de los modelos entregados como prototipo; siendo la más antigua de todas ellas una Ordenanza del Consulado Lyon del 25 de octubre 1711. la regulación de la época, sin embargo, recaía sobre determinados industrias, no tenía un carácter general. Asimismo, la protección del secreto no tenía como finalidad salvaguardar los intereses del titular, sino los intereses del país donde este se divulgaba. Al respecto Gómez Segade indica: “.... siguiendo las orientaciones del Mercantilismo, fundamentalmente se trataba de normas que pretendían defender al país frente a exterior. Esta finalidad proteccionista se percibe con claridad en las disposiciones en la cuales la pena por revelación de secretos es a todas luces excesiva –citando a Cohn, Gómez precisa a pie de página que un Reglamento de Nassau de 29 de febrero de 1698 castigaba con la muerte la revelación a extranjeros de secretos de las artes de la herrería y la fundición”.[27]

En el siglo XIX, la tendencia del siglo XVIII se revierte, la influencia de la Revolución Francesa llega a la regulación, si todos son iguales todos deben merecer la misma protección, máxime si la actividad gremial ya no otorgaba la protección suficiente de los secretos artesanales y retrocedía frente al imperio de la Revolución Industrial. El primer texto legal, influenciado por esta tendencia, es el Código Penal francés de 1810 en su artículo 418°. En el Perú, el Código Penal de 1924 recoge la doctrina europea en su artículo 363°.[28]

6.2 Concepto

La doctrina no es pacífica en cuanto a encontrar un concepto del anglosajón término “know-how”; las definiciones son tan diversas como autores existen en el tema. Citamos algunas de las propuestas más valiosas.

Para Stumpf: “Por know-how han de entenderse, conocimientos y experiencias de orden técnico, comercial y de economía de empresa, cuya utilización le permite o , llegado el caso, hace posible al beneficiario no sólo la producción y venta de objetos, sino también otras actividades empresariales tales como organización y administración”.[29]

En el seminario de orientación sobre los aspectos generales de la Propiedad Industrial, se definió a los conocimientos técnicos como “... aquellos de importancia industrial o comercial que han sido acumulados por una persona o dentro de una empresa, y que no son del dominio público. En este sentido, el término se relaciona con la aplicación de la tecnología en una situación industrial o comercial, más que a la creatividad”.[30]

La Asociación Internacional de Protección Jurídica Industrial explica: “el know-how consiste en conocimientos y experiencias de naturaleza técnica, comercial, administrativa, financiera o de otra naturaleza, aplicables en la práctica en la explotación de una empresa o en el ejercicio de una profesión”.[31]

Para Cabanellas, que prefiere no utilizar el término know-how por su ambigüedad, describe a los conocimientos técnicos[32] como las operaciones definidas mediante las cuales se obtiene la transformación deseable de las cosas que nos rodean”.[33] Definición que consideramos genérica y susceptible de crítica; en principio, porque el concepto que pretendemos delimitar no es aplicable solamente a las cosas u objetos corporales, el conocimiento también se aplica a otros bienes inmateriales –no olvidemos la sentencia de Drucker “el conocimiento se aplica al conocimiento”-. Segundo, porque el concepto vertido también es apto para el de tecnología, por lo que lejos de aportar límites abunda en excesos.

Van Noten lo define como “procedimientos prácticos industriales y comerciales, que no pueden ser descritos con precisión, los que derivan su valor como consecuencia de un determinado grado de novedad y secreto”.[34]

Una resolución jurisdiccional norteamericana explica: “...consiste en un conjunto de conocimientos empíricos, no susceptibles de descripción precisa y separada, pero que al ser utilizados en forma acumulada, después de haber sido adquiridos como resultado de ensayos y errores, dan a quienes lo adquieren habilidad para producir algo que en caso contrario no hubiera sabido producir con la exactitud y precisión necesaria para tener éxito comercial”.[35]

La legislación norteamericana define, sin encorsetar el concepto de secreto comercial, como el que “puede consistir en cualquier fórmula, modelo, dispositivo o compilación de la información que se utiliza en su negocio, y que le da la oportunidad de obtener ventaja con relación a los competidores que no la saben ni utilizan. Puede ser una fórmula para un compuesto químico, un proceso de fabricación, tratando o preservando el material, un modelo para la máquina u otro dispositivo, o una lista de clientes.”. “Información, incluyendo una fórmula, un modelo, una compilación, un programa, un dispositivo, un método, una técnica o un proceso; eso(1) deriva valor económico independiente, real o potencial, generalmente de no ser conocido y no ser fácilmente averiguable por medios apropiados, por otras personas que puedan obtener valor económico de su acceso o uso, y (2) es el tema de los esfuerzos que son razonables bajo circunstancias mantener su secreto.
El Estado de Illinois señala que es “información, que incluye pero no se limita a. Datos técnicos o no técnicos, una fórmula, un modelo, una compilación, un programa, un dispositivo, un método, una técnica, un gráfico, un proceso, datos financieros, o lista de clientes o de surtidores reales o potenciales; eso (a) es suficientemente confidencial para derivar de ello valor económico, real o potencial, generalmente de no ser sabido a otras personas que puedan obtener provecho con ella”[36].

El know-how no se encuentra constituido por objetos materiales, es esencialmente un bien inmaterial. Ello sin perjuicio de que los conocimientos pueden ser materializados en diversos soportes. Magnin, citado por Cabanellas, comparte nuestra posición: “(los) elementos abstractos se presentan exteriormente bajo diversas formas (...), la habilidad y la experiencia técnica se encarnan en los técnicos hábiles y experimentados de los cuales ellas son indisociables (...). Los conocimientos técnicos y los procedimientos se concretan igualmente en soportes constituidos por los documentos técnicos que son su expresión”.[37]

La información empresarial relevante y confidencial es un concepto dinámico en esencial, cuyas propiedades están íntimamente vinculadas al concepto postmoderno del conocimiento.

Si bien hay que reconocer que el know-how, en sus orígenes, actúa como personaje secundario frente al protagonismo que la patente ostentaba, logrando una mejor explotación de ésta, es necesario observar que ha evolucionado e intervenido en todos los procesos y organización de la empresa.
La información empresarial relevante y confidencial permite su titular– persona natural o jurídica- la fabricación de un bien, la prestación de un servicio y la aplicación de un procedimiento que ha demostrado utilidad en todas las etapas del desarrollo empresarial; vale decir, desde la planificación, la organización de la empresa y en la operación diaria, generando ventaja competitiva para su titular por lo que es preservada en su esfera de confidencialidad. El know-how no puede seguir siendo visto como complemento de las invenciones patentadas o como creación intelectual de segundo orden.

A continuación, un listado que no pretende más que orientar a los lectores sobre lo que podemos entender como información empresarial relevante y confidencial, de ninguna manera es exhaustiva:

INFORMACIÓN REFERENTE A KA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO
Fórmulas.
Compuestos.
Prototipos.
Procesos.
Cuadernos del laboratorio.
Experimentos y datos experimentales.
Datos analíticos.
Cálculos.
Gráficos – Todos los Tipos
Diagramas – Todos los Tipos
Manuales de los datos de diseño y del diseño.

ESPECIFICACIONES PARA LOS PROCESOS Y LA MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN
Conocimientos técnicos de la producción y conocimientos técnicos negativos.
Técnicos negativos.
Información del control de calidad.
Información referente a control de calidad.
Procedimientos del control de calidad.
Manuales del control de calidad.
Expedientes del Control de calidad.
Conocimientos técnicos del Mantenimiento y Conocimientos técnicos negativos.
Ventas e información de la comercialización.

INFORMACIÓN REFERENTE VENTAS Y A LA COMERCIALIZACIÓN
Pronósticos de la ventas.
Planes de la promoción de la comercialización y de ventas.
Informes de llamada de ventas.
Información competitiva de la inteligencia.
Información referente a clientes.
Listas de Clientes.
Necesidades del Cliente y hábitos de consumo.
Grado de confianza del cliente.
Ventas e informes sobre la comercialización.

INFORMACIÓN REFERENTE VENTAS Y A LA COMERCIALIZACIÓN
Pronósticos de las ventas.
Planes de la promoción de la comercialización y de ventas.
Informes de llamada de ventas.
Información competitiva de la inteligencia.
Información referente a clientes.
Listas de Clientes.
Necesidades del Cliente y hábitos de consumo.
Grado de confianza del cliente.
Ventas e informes sobre la comercialización.

INFORMACIÓN FINANCIERA INTERNA
Información financiera de la empresa.
Documentos financieros internos.
Presupuestos.
Pronósticos.
Márgenes del Producto.
Costos del Producto.
Informes de Funcionamiento.
Balances y Estados de ganancias y pérdidas.
Información administrativa interna.

6.3 La Lucha de Clases.

Ya hemos postulado el término información empresarial relevante y confidencial, –cosa que no debe extrañar, puesto que cada autor dedica a su buen gusto y estado de ánimo una nueva expresión sobre el know-how-, es menester explicar las razones en que nos sustentamos. Al hablar de información o conocimiento empresarial relevante y confidencial, hacemos mención a ese cúmulo de conocimientos que con un propósito determinado en la empresa son útiles tanto en la fabricación de un bien, la prestación de un servicio o la aplicación de un procedimiento, como en lo relativo a la organización y gestión de la misma, manteniéndose en la esfera confidencial del titular gracias a los obstáculos que voluntariamente ha colocado para evitar que terceros accedan a la información.
De esta definición que adolece de los problemas de toda definición, podemos recoger nítidamente dos clases de información empresarial relevante y confidencial:

1) Conocimientos técnicos: Es el conjunto de conocimientos indispensable para la producción de un bien, por ejemplo, procedimientos de fabricación, reparación, montaje, etc. Es la importancia de esta información la que motivó el interés, primero de los empresarios y después de los juristas, por su valor económico y la consiguiente preocupación por su protección, aunque vinculado íntimamente, y, en muchos casos, subordinada a las invenciones. Es ésta la que motivo el establecimiento de la figura del secreto industrial, en los países con clara influencia europea.
2) Conocimientos organizacionales: Son un conjunto de conocimientos o información comprometida con la planificación, organización y administración de la empresa.

2.1.) Información Comercial: Es una vinculada con el área comercial de la empresa, que incluye, sin restringir, el sector ventas, publicidad y marketing, relaciones con los consumidores y/o usuarios, listas de proveedores, etc.

Gómez Segade reseña: “La lista de clientes es el secreto comercial por excelencia. (...) Daso que el esfuerzo de los empresarios se concreta en realizar el mayor número posible de transacciones, el conseguir una clientela supone en buena medida la culminación de su actividad empresarial: cuanto mayor y más estable sea la clientela de una empresa, mayor será la superioridad de la misma sobre sus competidores”.[38]

2.2.) Información sobre la organización interna: Es la información que constituye el espíritu de la empresa, estoes, el resultado de la experiencia en el manejo de las relaciones empresariales. Cierto es que carecen de valor de transferencia o cesión intrínseca[39], posición que si ostenta la información técnica y comercial, ya que no influye en la capacidad productiva del concesionario; pero, ya que es parte integrante organizacional tienen un gran valor frente a otras empresas. Las franquicias con formato de negocio (business format franchise) son un claro ejemplo del valor de la información sobre la organización interna, puesto que forman parte del valor de oferta del negocio a fanquiciar.

La experiencia demuestra que el conocimiento organizacional adquiere mayor importancia en la escena empresaria contemporánea; el explosivo crecimiento de las franquicias en el Hemisferio evidencia su poder y el gran valor económico que ostenta en el mercado. Es más, muchas de las franquicias que han llegado al Perú han logrado el éxito gracias al conocimiento comercial, jurídico y político del franquiciado, y estos elementos son vitales para el desarrollo del sistema, muchas veces, no valen menos –y quién lo afirma, a veces valen más- que el know-how suministrado por el franquiciante extranjero.

Enfocado desde otro punto de vista, el conocimiento organizacional es importante cuando lo que el licenciatario pretende es constituir una empresa sobre la cual carece de información y experiencia; en estos supuestos, el licenciante deberá no sólo suministrar la información relevante sobre el ejercicio de la empresa, también deberá asistirlo y lograr que internalize la información licenciada.

En el comercio internacional, la información empresarial relevante y confidencial demuestra su trascendencia. Un informe de la Comisión Internacional de los Estados Unidos[40] de febrero de 1 988, señala que una cantidad considerable de empresas norteamericanas juzga a los trade secrets[41] de gran importancia, o de muy importancia. Para cerca del 70% de sus ventas sensitivas, y de importancia moderada para otro 24%. Esto sobrepasa, en mucho, la importancia asignada a las otras formas de protección, a excepción de la marca.
Esta clasificación, que concuerda en esencia con la doctrina predominante, nos lleva a considerar añosos aquellos criterios que señalan que el know-how está vinculado tan sólo a los conocimientos técnicos y protegidos por la figura del secreto industrial[42].
Con su acostumbrada claridad, Cabanellas señala al respecto: “¿Qué razón moral, económica o filosófica podría aportarse para tutelar un conocimiento secreto con aplicación industrial, y no, por ejemplo, la información sobre una estructura geológica, necesaria para explotar un yacimiento petrolífero?. ¿Qué motivo habría para negar el tratamiento jurídico de conocimientos técnicos a los que son usados en el agro, los que presentan, en general, las mismas cuestiones y dificultades de las restantes tecnológicas económicamente relevantes?”.[43] En este sentido, Le Pera: “En realidad la expresión no lleva, en si mismo, ninguna connotación que sugiera la restricción de su empleo a un saber puramente tecnológico (en oposición al comercial), sino que, por el contrario, parece aludir de manera genérica a aquel conjunto de conocimientos que permite – respecto del que no los posee- obtener un mejor resultado o realizar una más eficiente o lucrativa gestión empresarial”[44]
Mark Halligan, especialista en Trade Secrets Law, señala: “El alcance de la protección del secreto comercial es enorme. La información técnica o no técnica, los procesos y los métodos se pueden proteger como secreto comercial, aún cuando no sean novedoso o únicos en el sentido que les otorga la Ley de Patentes. Las compilaciones de la información se pueden también proteger como secretos comerciales. Por ejemplo, los nombres de todos sus proveedores pueden estar en la Yellow Pages. Sin embargo, la identidad de los proveedores con quienes usted está haciendo realmente negocio puede constituir un secreto comercial, si tal información no está disponible en fuentes públicas. Además, un secreto comercial puede existir en una combinación de las características y de los componentes, cada uno de los cuales, por sí mismo, esta en el dominio público, pero de donde el proceso, el diseño y la operación unificados de tales características o componentes produce una ventaja competitiva en el mercado”[45]
La denominación genérica propuesta nos lleva a considerar el estudio unificado de ambos tipos de información empresarial relevante y confidencial, pese a que reconocemos las diferencias existentes entre ambas. Esta unificación obedece a razones, primero, de orden metodológico, y, segundo, porque consideramos que ambas clases ocupan el mismo sitial y su vulneración produce el mismo daño.

6.4 ¿Es el know-how parte de la familia de los Derechos de Propiedad Industrial?

Una tendencia demasiado extendida en la doctrina es la de considerar al know-how como parte de la familia de los Derechos de Propiedad Industrial, digamos que un hijastro o un hijo natural que no quiere ser reconocido por la familia. Evidentemente, no podemos negar que el know-how nace para mejorar la performance de las patentes de invención, de aquí la relación y las ganas de los estudiosos de colocarlo en el área de la Propiedad Industrial.[46] Esta cita no pretende negar la interacción entre las patentes y el know-how, puesta de manifiesto en la práctica jurídica, sobre todo, al momento de la presentación de las solicitudes de patente o cuando se continua con el trabajo de investigación. Empero, es importante considerar el devenir de los conocimientos empresariales que adquieren una extensión más amplia que comprende la información relevante de una empresa, no cualquier información, sino aquella que otorga a la misma mayor ventaja competitiva.

Formado por un órgano generalizado de información, más que por un elemento específico de tecnología, como sí lo son los elementos de propiedad industrial, el know-how busca hacer operativa a la información; así, se presenta vía datos técnicos en forma de dibujos, especificaciones y resultados de producción, cantidades substanciales de información comercial relacionada con los costos, precios y ubicación de materias primas, la gestión de la tecnología en la práctica, a segmentación de mercados, etc.

A diferencia de los elementos de propiedad industrial que son constitutivos, es decir, que requieren para su existencia legal del cumplimiento de un procedimiento de registro o inscripción[47], el know-how, sobre todo el comercial, se encuentra en situación de desventaja legal, dado que no existe procedimiento de registro o depósito relativo a ello. Sin embargo, la exclusividad se presenta como una cuestión de orden práctica; puesto que los conocimientos empresariales relevantes y confidenciales no son de dominio público, se mantienen e la esfera confidencial de la empresa que los ha desarrollado, sin que terceros puedan acceder a ellos, a través de uso, adquisición o revelación no autorizados.

Stumpf reconoce que “es un saber no protegido por derechos de tutela industriales” en la medida que carece de los rasgos distintivos de éstos. Le Pera sostiene, igualmente, que el know-how no puede ser considerado como un objeto de propiedad industrial; sin embargo, carece de mayores argumentaciones para ubicarlo en otra área: “Por la “naturaleza misma” de la figura se excluye que pueda otorgarse a su respecto un “monopolio”, al que corresponde un deber universal de abstención, al estilo de los que confiere el régimen tradicional de patentes respecto del que con posterioridad al registro llegare al mismo descubrimiento o creación”. Es más, considera que el Derecho sólo puede otorgarle know-how cierta protección, tan vaga , como la definición misma del objeto de nuestro estudio: “En realidad, cuanto parece posible hacer legislativamente en materia de “secretos” es punir los actos de “apropiación indebida” y de “divulgación abusiva”[48].

Sherwood asevera: “El secreto comercial es una suerte de huérfano entre las formas de protección de los productos de la mente. Por su naturaleza, no requiere un organismo público o burocracia, y, por consiguiente, no genera un cuadro de profesionales especializados como lo hacen las otras formas de protección. Porque es la patente, el derecho de autor o la marca”.[49]

La investigación tiene como fin obtener resultados que trasciendan el simple cruce de brazo o el levantamiento de hombros. Intentemos. Es cierto que el know-how no perteneció y no pertenecerá a la muy ilustre familia de la Propiedad Industrial[50]; sin embargo, se escuchan voces en la doctrina que buscan una mejor ubicación del conocimiento en el derecho. Se habla de un Derecho de la información[51], aun cuando se reconoce que el conocimiento, como categoría jurídica, tiene que hallar límites más precisos.

La ubicación del presunto Derecho de la información es también un problema por resolver. Podemos ubicarlo como un sub conjunto de la Propiedad Intelectual, siguiendo a la mayoría de autores -¡mayoría no significa razón!-, dada sus innegables relaciones con la propiedad industrial y por ser un bien inmaterial. O insertarlo en la esfera del Derecho de los negocios, que está reclamando soberanía en el campo de la transferencia de tecnología.

6.5 Bien inmaterial:

Hoy en día nadie duda que el know-how es un bien jurídico inmaterial, con aptitud para satisfacer necesidades, es decir, con valor patrimonial e identidad suficiente para ser objeto de negocios jurídicos. Así lo han entendido los hombres de empresa que compran y venden conocimientos empresariales, sin preocuparse por los razonamientos jurídicos, en no pocas ocasiones contradictorias o diametralmente opuestos a las situaciones que de hecho se realizaban.[52]

Gómez Segade sostiene también esta posición: “Tradicionalmente la mayoría de la doctrina ha venido negando al secreto industrial el carácter de bien inmaterial con el argumento de que el titular del secreto no dispone de un derecho absoluto: un derecho de exclusiva. Esta afirmación es el resultado de un silogismo en el que la premisa mayor es “todos los bienes inmateriales están amparados por un derechos de exclusiva”; y la premisa menor: “el secreto industrial no está protegido por un derecho de exclusiva”. La premisa menor nos parece exacta. Pero a mi juicio, la premisa mayor es inválida. Hasta el presente se afirmó que los derechos sobre bienes inmateriales eran derechos de exclusiva, porque únicamente se tenía a la vista aquellos (ciertamente los más importantes) en los que concurría esta nota: la patente, el derecho de autor, los modelos industriales, etc. Pero, en la actualidad, hay una serie de bienes inmateriales que no están protegidos por un derecho de exclusiva: Un ejemplo típico es el secreto industrial”[53]

Higueras, en el citado estudio, señala que el problema principal es la elaboración de una teoría jurídica patrimonial de la información es el de su apropiabilidad (sic). “... si se trata de un bien (la información), debe ser susceptible e apropiación. Sin embargo, no es así. La información no es susceptible ni aun de posesión, puesto que, por la naturaleza del bien, no es posible el corpus, uno de los elementos que conforman el concepto de posesión”. Y agrega con respecto al tema : “En lugar de apropiación exclusiva, sí cabe hablar de un control de la información por su titular o usuario. Es este poder de control de la información lo único que puede servir de vínculo a una teoría jurídica patrimonial de la información en abstracto y de las diversas creaciones del ingenio protegidas por el Derecho que expresan y fijan información”.

Higueras sostiene el mismo razonamiento desbaratado por Gómez Segade, donde la premisa mayor no es ya la exclusividad de los bienes inmateriales, sino su apropiabilidad. Aquí, sin embargo, se puede hacer una crítica de otra naturaleza, que es la de hacer extensible los requisitos de apropiabilidad de un concepto aplicable en escrito a los objetos corporales a los bienes inmateriales. La posesión es un hecho protegido por Derecho, que requiere además del elemento (corpus), el factor intelectual (animus), es decir, la voluntad de una persona de comportarse como propietario frente a una cosa corporal, lo que evidencia la dependencia de la posesión a la publicidad que le demos.

Si partimos que la Nueva Economía es la Economía de los Símbolos, de lo intangible, comprenderemos mejor como es que los conceptos jurídicos decimonónicos no son suficientes para entender a la información empresarial relevante y confidencial ni a las nuevas figuras jurídicas que nacen del nuevo orden económico.

Evidentemente, no podemos aplicar este concepto a los bienes inmateriales, pero no podemos negar que el know-how también se sirve de situaciones fácticas: la reserva de la información.

6.6 Confidencial: [54]

Reconocemos que el conocimiento técnico y comercial requiere para efectos legales y prácticos del áurea confidencial, no sólo para proteger el “monopolio de hecho”, que es indudable, sino en cuanto preserva el valor económico de la información.

El carácter confidencial del conocimiento empresarial no implica que éste sólo sea conocido por su titular, lo cual atentaría contra el rendimiento económico de la información; exige sí que sea conocido por círculo limitado de personas, una esfera reducida de confianza; pero ¿quien determina las dimensiones de éste círculo?, ¿Cuántas personas pueden tener acceso a este conocimiento sin que pierda su valor?. Las respuestas a estas interrogantes no las podemos encontrar en consideraciones meramente cuantitativas[55]. La información comercial perderá valor cuando deje de representar una ventaja competitiva para las empresas que la han obtenido, sea mediante un acto ilícito o de competencia desleal, que divulgue en forma generalizada dicha información, o por la investigación de otras empresas.

Existen autores que señalan que el know-how no requiere, como excepción a la regla, del carácter confidencial. Stumpf explica: “formulada de esa manera general, no es correcta la afirmación de que el know-how pierde su valor cuando cobra publicidad. Si una empresa de un país altamente industrializado transfiere un know-how concerniente a determinado procedimiento fabril hacia un país en desarrollo, el saber especializado puede seguir teniendo, en esa relación, un valor considerable, aún cuando en el mismo país industrializado transfiere ya haya pasado desde hace tiempo a engrosar el patrimonio común de la industria. Una de ellas –el empresario del país industrializado- posee un saber especializado del cual la otra no tiene acceso. El contratante del país en desarrollo está por eso dispuesto a pagar por obtener ese saber , a fin de ahorrarse gastos en trabajos de desarrollo”[56] Coloquemos las ideas en banco y negro, el supuesto narrado por Stumpf implica un contrato de prestación de servicios; dado que el contratante del país en desarrollo, siguiendo su ejemplo, no podrá ser impedido de seguir usando la información técnica y comercial suministrada –una vez que el acuerdo haya finiquitado- lo que sucede en la hipótesis del contrato de know-how, en el que entran en vigor las obligaciones postcontractuales de confidencialidad y no-competencia. Segundo. Si bien es cierto, el objeto de ambos contratos es la información empresarial, no menos cierto es que la información objeto de un contrato de prestación de servicios no cumple con el requisito de generar ventaja competitiva para el titular, dado que la información, objeto del contrato de prestación de servicios, se encuentra en el dominio público[57].

Las limitaciones en el acceso a la información empresarial no confidencial, por parte de uno de los contratantes no determinan su existencia. Lo que, a nuestro criterio, nos permite estar frente a la información empresarial relevante es la ventaja competitiva que ofrece al titular de la misma y sólo a éste, excluido, por tanto, la información común de las empresas que operen en la misma actividad y que sean de difícil acceso o que sólo tengan como único camino la capacitación por una de ellas.

La legislación norteamericana pone de relieve el carácter confidencial del trade secret, en el artículo 757, comentario b. Del Restatement of Torts, de 1939: “Un conocimiento comercial puede consistir en cualquier fórmula, diseño, mecanismo o compilación de información que sea usado en una empresa y que de la oportunidad de obtener una ventaja sobre los competidores que no lo conocen o utilizan. (...) Difiere de otras informaciones secretas de una empresa en que no es simplemente información sobre hecho individuales o efímeros en la conducta de una empresa.(...) Un secreto comercial es un proceso o mecanismo para ser usado continuamente en la operación de una empresa. Generalmente, se relaciona con la producción de bienes, como por ejemplo, una máquina o una fórmula para la producción de un artículo. Puede relacionarse, sin embargo, con la venta de bienes o con otras operaciones de la empresa, como ser un código para determinar descuentos, reintegros u otras concesiones relativas a los precios de lista o de catálogos, o una lista de clientes especializados, o un método de contabilidad o de administración de oficinas”.[58]

6.6.1 Fundamentos del carácter confidencial:

1) Aspectos objetivos: Limitación de la divulgación:
a) El uso permitido o autorizado del conocimiento empresarial: Se debe a que sólo un número muy restringido de personas puede tener acceso a la información empresaria, que, por lo demás, se les ha otorgado con el único fin de hacer más eficiente la explotación de la empresa. Esto implica que la información empresarial sí es susceptible de divulgación, pero limita en todos los casos por la voluntad del titular y las necesidades de la empresa.

Es importante delimitar los intereses, tanto del titular sobre la información como de quienes han tenido acceso a ella sin gozar de un derecho de uso –ajeno a los fines de la empresa- o de disposición. Cabanellas reseña: “El orden jurídico debe precisar cuáles son las restricciones que pesan sobre las personas que reciben los conocimientos sujetos a condiciones expresas, implícitas o ex lege, teniendo en cuenta que, debido a la naturaleza de la tecnología, su aprehensión suele ser, en los hechos, irreversibles”.[59]

Lo anterior es sumamente importante, puesto que, dada la característica generalizada del know-how, no es posible la inscripción fe registro alguno que determine los derechos de exclusiva del titular, como sucede en el caso de los elementos de propiedad industrial. Sin embargo, existen mecanismos que posibilitan la exclusividad relativa:

b) La reserva del conocimiento empresarial: El titular debe aplicar las precauciones indispensables para que el know-how no se encuentre al alcance de los competidores o de terceros no autorizados[60]. Esto sucede cuando el titular suscribe con los empleados que tienen acceso a la información empresarial contratos de confidencialidad, que determinan la obligación de los empleados –o de quienes por razón de su profesión tienen acceso a los conocimientos- a mantener reserva de la información, a no explotarla en provecho propio o a divulgarla a terceros sin la autorización del titular.

Sin embargo, las medidas destinadas a preservar la reserva no se agotan en la adopción de cláusulas de confidencialidad –sin duda una de las más importantes-, requiere además de otras herramientas de orden fáctico y jurídico.

En lo que se refiere a las precauciones de hecho, no existe una posición uniforme que determine las pautas a aplicar. No obstante ello, podemos inferir que se tratan de medidas indispensables para mantener la información en la esfera autorizada por el titular. Cabanellas nos dice: “En Estados Unidos, por ejemplo, distintos fallos a la adopción de medidas razonables, de las precauciones que sean posibles, o de las que sean requeridas en atención a las circunstancias”.[61]

El grado de complejidad de las “medidas indispensables”, y, en consecuencia, su costo, se encuentra en función de la dimensión de la empresa titular y del valor que le otorga a la información empresarial a fin de resguardarla. Cabanellas brinda un ejemplo interesante al respecto: “Desde el punto de vista de la justificación económica individual de las medidas de reserva aquí analizadas, el elemento a ser tenido en cuenta es el valor absoluto de la tecnología, y no su importancia relativa. Es ese valor absoluto el que deberá compararse con los costos, también en términos absolutos, de las medidas de protección. Las precauciones a adoptar apara evitar la comunicación de un proyecto de desarrollo de un nuevo modelo de automóvil, en el cual pueden haberse invertido decenas de millones de dólares, no pueden ni deben ser las mismas que respecto de una técnica para enlatar sardina , aún cuando la empresa automovilística en cuestión tenga una docena de proyectos similares y la envasadora no sea sino una firma familiar sin actividades ajenas a las que requieran la nueva técnica de enlatar. Exigir a la firma envasadora las mismas precauciones que a la automovilística sería, en la práctica, negarle la posibilidad de proteger jurídicamente su tecnología mediante las normas aplicables a los secretos industriales o comerciales, o bien obligarla a realizar gastos de seguridad y control en un todo desproporcionados con la importancia económica de las técnicas involucradas”[62].

Estas “medidas razonablemente indispensables” se traducen, en los hechos, de muy distintas formas, para terceros ajenos a la empresa, desde los letreros en las puertas que detallan la prohibición de ingresar con cámaras fotográficas o filmadoras o restricciones a los visitantes dentro de la empresa. Para las personas que laboran en la empresa, la conservación del know-how encriptado o codificado, o el más tradicional “bajo llave”, mediante la división del proceso de elaboración en distintos pasos, separándose los departamentos en que se efectúan estas diversas etapas, etc.

Hemos señalado, en el apartado precedente, que la información empresarial es susceptible de divulgación en la esfera autorizada del titular, por lo demás para hacer efectiva su explotación económica. Sin embargo, ello no debe significar que el empresario no adopte las providencias necesarias, a efecto de evitar se diluya la reserva de la información. El análisis que sigue se realiza sin perjuicio de una mayor exposición de los temas jurídicos relativos a los mismos.

I) Trabajadores: Es necesario incluir en los contratos de trabajo individuales la obligación del trabajador, cuyo concurso es necesario, de preservar la confidencialidad de la información empresarial que le sea entregada.[63]

Empero, si no se ha adoptado esta cláusula en el contrato, el empleador deberá comunicar al trabajador la necesidad de mantener la confidencialidad del know-how, con lo que se cumple los requisitos para la protección del mismo.

Milgrim nos dice: “El hecho de que el titular de los secretos no adopte medidas tendientes a impedir que éstos lleguen a conocimientos de empleados, que no tienen una relación directa con su uso, puede llevar a la pérdida del carácter confidencial de la tecnología, si tal circunstancia hace suponer razonablemente a esos empleados, y a los dependientes del titular de los conocimientos en general, que éstos no tienen carácter confidencial”.[64]

Un reciente caso en los Estados Unidos, echa luces sobre la preocupación jurisdiccional de preservar la información empresarial relevante y confidencial. Un empleado clave de Microsoft. El caso se resolvió cuando el tribunal designó a un experto independiente para controlar, a lo largo de nueve meses, el trabajo del especialista transferido mediante visitas semanales, durante las cuales el especialista transferido mediante visitas semanales, durante las cuales el especialista y sus compañeros de trabajo eran entrevistados por el experto y este podía inspeccionar ampliamente todos los materiales de trabajo y las operaciones informáticas realizadas[65]. Por supuesto, muchos podemos considerar que existen mecanismos más efectivos de control que el detallado en la Corte Norteamericana, y que, en muchos aspectos, la misma sólo dio soluciones más o menos aparentes, sin involucrarse en el fondo del asunto que es el de la posibilidad de restringir a los trabajadores el acceso a otra empresa de la competencia por un lapso determinado.

II) Directores, gerentes y otros órganos societarios que no se encuentran en relación de dependencia: También le son aplicables a estos órganos societarios las obligaciones de reserva y confidencialidad.
III) Socios: Una vez realizado los aportes a la sociedad constituida, ningún socio puede disponer de los bienes de la empresa. Éstos adquieren el conocimiento como parte de los órganos encargados de la Dirección de la persona jurídica, quedando sometidos a las restricciones que pesan sobre ellos.
IV) Medidas relativa a personas naturales o jurídicas ajenas a la empresa titular: Se asegura la ausencia de perjuicios en la divulgación con la suscripción de cláusulas de confidencialidad que preserven la reserva de la información. Estas restricciones jurídicas, unidas a las de hechos establecidas, dan forma a la voluntad de mantener el carácter confidencial del know-how.

A modo de ejemplo y repaso, indicamos algunas de las medidas de seguridad a adoptar tomadas de la conducta empresarial peruana y norteamericana:

a) Notificación al receptor de la información empresarial relevante y confidencial, sea licenciatario o tercero autorizado con un fin específico, indicando que dicha información es de propiedad del licenciante y que no debe ser divulgada o utilizada por él o terceros, sin el previo consentimiento del licenciante.
b) Incorporar en los acuerdos de know-how cláusulas de no acceso, confidencialidad y de no competencia, con los empleados y terceros.
c) Establecer y mantener políticas estrictas con respecto al manejo de la información empresarial relevante y confidencial, que deben distribuirse a todos los empleados.
d) Instituir precauciones físicas de seguridad en el local de la empresa, tales como cercar el perímetro de la misma, limitar el número de entradas, puertas con alarmas, personal de seguridad, etc.
e) Instalar los sistemas de control del visitante.
f) Mantener la información empresarial relevante y confidencial de manera criptográfica, cifrada o en clave.
g) Los componentes de la información empresarial relevante y confidencial deben mantenerse separados entre distintos departamentos y oficinas, de tal suerte que cada cual tenga solamente “un pedazo del rompecabezas”.
h) Estampar en los documentos y gráficos el sello de “CONFIDENCIAL” o “RESERVADOS”.
i) Instalar en las puertas de acceso a las áreas sensibles de la empresa “PERSONAL AUTORIZADO SOLAMENTE”.
j) Regular la circulación de empleados en áreas sensibles después de una hora prudente, establecida por el propietario de la información.
k) Uso de Fotocheck del personal.
l) Requerir a los empleados el uso de códigos o password autorizados de acceso a las fotocopiadoras y a las computadoras. Utilice datos cifrados en la computadora para evitar el hurto electrónico de la información almacenada en la memoria. Asimismo, evite mantener la información en red.
m) Establecer y mantener procedimientos para la destrucción de los documentos.

2) Aspecto Subjetivo:

a. La voluntad del titular de los conocimientos empresariales de mantener el perfil confidencial: Es éste un fundamento subjetivo que complementa los aspectos objetivos tratados en los párrafos precedentes, la adopción de las medidas necesarias para evitar el acceso de la competencia a esta información de forma al elemento subjetivo. Así, por ejemplo, si una persona coloca indicaciones en los materiales elaborados, sobre la base de la información empresarial que se pretende mantener en reserva, este hecho, pese a la manifestación de voluntad de esta persona de mantener el carácter confidencial, sumado a la evidente falta de medidas indispensables y razonables para ello, no basta para la configuración de información empresarial relevante.

Los elementos subjetivos y objetivos, que delimitan el carácter confidencial, deben estar íntimamente vinculados entre sí. Estos elementos permiten, además, que la información empresarial pueda ser divulgada en la esfera autorizada del titular sin que pierda las ventajas competitivas.

6.7. Ventaja Competitiva:

La ventaja competitiva se obtiene, por lo general, de las técnicas innovadoras y de los conocimientos técnicos y comerciales aplicados –sea que fueren útiles o no-; pero éstos no se logran, sino después de haber invertido gran cantidad de tiempo y esfuerzo, por no citar tan sólo al dinero. Y es esa inversión la que empuja a los empresarios a mantener en reserva los conocimientos desarrollados que le brindan fuerza competitiva y valor de licencia.

Con ello, no queremos señalar que la tecnología se cubra de oscurantismo, como en su primera etapa, lo que pretendemos es justificar el carácter reservado que la información debe tener, puesto que el “poseedor legítimo” o “titular” no lo es en toda la extensión del término o, por lo menos no lo es en la dimensión acostumbrada a los objetos corporales.

Gómez Segade explica al respecto: “el elemento subjetivo (la voluntad del titular) por sí solo no es suficiente para crear un bien jurídico. Debe concurrir alguna circunstancia que haga aparecer merecedora de protección la voluntad del titular. Esta circunstancia no es otra que el interés (...). habrá un interés objetivo en el mantenimiento del secreto cuando su revelación pueda facilitar y por tanto, aumentar la competencia de los rivales, o bien disminuir la propia capacidad competitiva de la empresa afectada. Por tanto, el elemento objetivo del secreto –Gómez Segade al hablar de que lo distingue- está constituido por el interés de la empresa en mantener su situación en el mercado”.[66]

6.8. Factores utilizados por la doctrina norteamericana a fin de verificar si la información es susceptible de protección como Trade Secret:

Un estudio realizado en 1993 a 246 empresas estadounidenses revela, que por la apropiación ilícita de trade secrets se denuncian 589 incidentes, dando como resultado un estimado de $1,8 mil millones en pérdida apenas para 32 grandes compañías que respondieron al estudio. No obstante, el problema no se detiene en conflicto entre empresas, las tendencias globales competitivas “obligan” a algunos Estados a patrocinar con “espías” a empresas de tecnología punta. Un ejemplo de ello fue apreciable en 1 994 cuando una investigación del FBI norteamericano, al menor estilo de las películas del 007, puso en evidencia el espionaje realizado por la inteligencia francesa que tenía como objetivo el mercado de tecnología de punta en abrasivos.

Como hemos venido señalando, par ala doctrina estadounidense no toda información es susceptible de ser acogida como secreto comercial; existen seis niveles de seguridad indispensables que deben cumplirse:

1. Si la información es conocida fuera de la empresa. Si la información se conoce extensivamente fuera de la empresa es menos probable que la información sea protegible.
2. Si la información es conocida por los empleados y otras personas vinculadas con la compañía. Cuanto mayor es el número de empleados que saben de dicha información es menos factible que esa información sea resguardada.
3. Las medidas adoptadas para salvaguardar el secreto (lo que nosotros consideramos la confidencialidad) de la información. Cuanto mayores sean las medidas de seguridad, más probable que la información sea un secreto comercial.
4. Los gastos de la compañía. A mayor tiempo, esfuerzo y dinero invertido en el desarrollo de la información, más probable es que configure “trade secret”.
5. El valor de la información para la compañía y para los competidores. Cuanto mayor es el valor que la empresa y los competidores atribuyen a dicha información, existe mayores posibilidades que sea un secreto comercial.
6. La facilidad o dificultad con la cual la información se podría adquirir o duplicar correctamente por otras. Cuanto más fácil es adquirir o duplicar la información, menos probable es que tenemos frente a un secreto comercial.




CAPÍTULO VII

¿SON LOS CONOCIMIENTOS EMPRESARIALES RELEVANTES Y CONFIDENCIALES OBJETO DE UN DERECHO DE PROPIEDAD?


Hemos adelantado ya algunos elementos de juicio a esta interrogante, pese a que la doctrina jurídica no es nada pacífica. En este extremo, trataremos de ordenar algunas ideas que nos puedan orientar sobre este asunto de suma importancia en el régimen jurídico de la información empresarial relevante y confidencial. Es de tener en cuenta que toda conclusión o aproximación a la que se llegue ha de transitar necesariamente por abrir nuestra mente –adoctrinada en el Derecho decimonónico y material encerrado en nuestros códigos- a los nuevos conceptos que ofrece el “Derecho vivo” y el creciente tráfico jurídico-económico.

El principal problema a solucionar es el que se refiere al concepto de exclusividad relativa, como hemos dicho, si consideramos que la información empresarial relevante y confidencial puede ser desarrollada por un tercero y explotada en mérito a su investigación y esfuerzo, sin que el que la ha desarrollado primero pueda oponerse. ¿Cómo podemos hablar de propiedad, si entre las características de ésta se encuentra presente el derecho de oposición frente a terceros y a la exclusividad de la que se habla en la doctrina de los derechos reales no acepta la propiedad independiente de dos personas frente a un bien[67]?

En principio, para tratar de dar solución a esta cuestión, es necesario entender que las características de la propiedad aplicable a los bienes materiales son distintas al emplead a los bienes inmateriales. Obsérvese que las normas del derecho de dominio no toleran el goce simultáneo por una persona de un bien material o cosa. Los bienes inmateriales pueden ser disfrutados por un número ilimitado de personas y su uso no afecta al que otros le den, sin que ello no consideremos que a mayor acceso a la información menor es el valor de la misma. Existe incompatibilidad, por ejemplo, respecto de algunas acciones reales y las acciones posesorias dado que simplemente carecen de efectividad. No obstante ello, el legislador del código civil ha preferido dar cabida a las manifestaciones de la propiedad intelectual, considerándolas como bienes muebles (Art. 886°)[68], en clara recepción de la corriente mundial que Lafaille reseña: “El concepto de propiedad es más amplio que la idea de dominio, toda vez que el primero se extiende como género no sólo a todas las cosas incluidas en el segundo, sino también a todo género de derechos susceptibles de apreciación pecuniaria, es decir, a los bienes. No se falta a la precisión cuando se habla de la propiedad de un crédito, de la herencia, de cierta marca de fábrica o patente de invención”[69].

Es claro que, siguiendo la posición de nuestro Código Civil, el titular de la información empresarial relevante y confidencial tiene facultades de uso y disfrute, en la medida que explote sus conocimientos en la propia empresa o suscriba acuerdos de licencia de know-how con terceros; de disposición, puesto que puede transferirlas a terceros vía acuerdos que mantengan la confidencialidad de la información; y, finalmente, puede ejercitar acciones tendientes a evitar que terceros, vía medios ilegítimos, tenga acceso a la información empresarial resguardada, aún cuando dichas acciones son minusválidas a la luz de la legislación vigente.

Sin embargo, las facultades que dan forma a la propiedad aplicable a los bienes inmateriales, en general, y a la información empresarial relevante y confidencial, en especial, sufren transformaciones, lo cual es lógico y explicable; el legislador no diseñó el Código Civil teniendo en consideración el vertiginoso desarrollo de la propiedad intelectual. La legislación civil, por ejemplo, al referirse a la prenda con entrega jurídica exige que los bienes muebles sean inscritos, haciendo imposible su aplicación al caso de los conocimientos empresariales confidenciales.

Estas diferencias no deben desalentarnos, por el contrario, sabemos que el Derecho evoluciona de la mano con la necesidad, y así como se relativizó el carácter absoluto del derecho de la propiedad –corriente que alcanzó su apogeo en el Derecho Agrario a inicios de la década del 60’ para decaer, cierto es, en la presente década-, el carácter exclusivo del Derecho de la Propiedad debe ser más flexible en lo referente al tratamiento jurídico de la información empresarial relevante y confidencial. El titular inaugural no pueden evitar que un tercero investigue, desarrolle y aplique información empresarial que satisfaga necesidades similares o equivalentes a las que él realiza; de lograrlo estaríamos frente a una nueva etapa de oscurantismo en el desarrollo científico y tecnológico. Sin embargo, todo lo dicho no enerva que el empresario deba tener los títulos y las herramientas jurídicas suficientes para evitar que terceros se apropien, de manera ilícita, de la información empresarial relevante y confidencial que ha desarrollado.

El concepto clásico de la propiedad se ve amenazado nuevamente, pero no es esencia, la formalización de un despojo; es, más bien, una flexibilización del concepto, que lejos de suponer un peligro implica un alto grado de optimización. A ningún empresario le convendría un derecho de propiedad absoluto sobre la información empresarial relevante y confidencial; ello sería tan dañino para la investigación y la innovación como eliminar todo tipo de protección.

La idea de la exclusividad absoluta, en el régimen jurídico de los conocimientos empresariales relevantes y confidenciales, no sólo tendría por fin la protección de nuestra información frente a terceros, sino también la información de terceros frente a nosotros; no es difícil imaginar que ello representaría el encajonamiento del desarrollo científico y tecnológico en desmedro de la sociedad.

Imaginemos que la fórmula de Coca-Cola es descubierta de forma lícita, tras una serie de análisis e investigaciones independientes; más todavía, imaginemos que la nueva fórmula es más barata y tan sugerente como la existente. ¿Podría The Coca Cola Company evitar que saquemos al mercado nuestro nuevo producto, de similar calidad y menor precio?. Bajo una concepción absoluta del derecho de exclusividad de l propiedad, la empresa norteamericana nos condenaría a no probar ninguna bebida con características similares, aun cuando fuere por un plazo determinado como en el caso de las patentes; pero, al estar bajo un régimen jurídico con exclusividad relativa, cualquier tercero puede investigar y comercializar una bebida con características similares a la estadounidense. Sin que con ello perjudique el derecho de la empresa relevante y confidencial.

Esta exclusividad relativa permite a la empresa norteamericana investigar el uso de nuevos tipos de insumo que están siendo investigados o ya están en uso por otros competidores. La exclusividad relativa, en consecuencia, fomenta la competencia de las empresas en el desarrollo de información empresarial.

No le falta razón a Cabanellas cuando señala que el Derecho de los Estados Unidos de Norteamérica –Common Law- es distinto a nuestro Derecho de origen romano-germánico –Civil Law-; sin embargo, no creemos que sea la imprecisión lo que caracterice el concepto de propiedad en el Derecho Norteamericano sino el afán de dejar abierta las puertas a nuevos criterios que, sin socavar los fundamentos de su sistema jurídico, promocionen la competencia y otorguen a los agentes económicos herramientas y no obstáculos.

Refiriéndose al Derecho anglonorteamericano, dessemontet, citado por Cabanellas, explica: “el concepto de propiedad en el Derecho anglonorteamericano debe ser claramente distinguido de su similar bajo los Derechos de tipo continental europeo. Por una parte los jueces que actúan en el Common Law tienen libertad para reconocer nuevos tipos de propiedad en el sistema de equidad (equity), no existe numerus clausus que limite sus discreción, sea respecto del elemento sujeto al derecho como del contenido de éste, o sea, de los poderes y privilegios que se otorgan al dueño. Por otra parte, el término propiedad aparece como muco más impreciso que bajo el Derecho Continental. En un sentido amplio, puede designar cualquier activo que tenga algún valor, o sea, tanto un derecho in rem como cualquier tipo de pretensión o interés jurídicamente efectizable. Así, en ciertos casos, la expresión de propiedad puede extenderse a derechos in personam. La acepción más estrecha del término permanece limitada, sin embargo, a derechos jurídicamente oponibles a un número indefinido de terceros, tales como los derechos o intereses que un hombre tiene sobre su tierra y bienes muebles (chanttels) con exclusión de otros. No obstante, dado que los derechos del propietario con relación a terceros se encuentran en el centro de las controversias que rodean a la protección de los conocimientos técnicos (know-how), la existencia de un sentido amplio y e otro estrecho para la palabra propiedad, claramente conduce a cierto grado de confusión, evidente en los estudios comparativos”.[70]

El Derecho norteamericano reconoce la propiedad de la información empresarial relevante y confidencial, sustentada en si jurisprudencia[71]. Desde el punto de vista del derecho a obligar a los terceros a abstenerse de afectar la propiedad de la información empresaria relevante y confidencial, no hay duda que el Derecho estadounidense pena toda interferencia que no tenga origen en la voluntad del titular. Admitiendo únicamente su logro mediante la investigación independiente y la autorización expresa o implícita del propietario. Sanciona, también, toda interferencia con el uso y disfrute de la información empresarial, promoviendo, por el contrario, que dicha información sea mantenida en reserva. El tercer elemento de la propiedad –que es aplicable al régimen jurídico de la información empresarial a la luz del Derecho norteamericano-, el ius abutendi o derecho de disposición, es también puesto de relieve mediante la trasferencia a terceros, en virtud de acuerdos de cesión de tecnología.

Queda claro que el problema podemos enfocarlo en la determinación de los derechos que el tercero adquiere una vez desarrollada información que ya había alcanzado y sobre la cual se ejerce un derecho inaugural. La cuestión surge, en consecuencia, una vez que el conocimiento ha sido desarrollado y aplicado, pero en ningún caso es un problema que afecte el uso y disfrute de la información empresarial, cuyo privilegio ya no será del único titular, sino de quien invierta dinero y esfuerzo en lograrla y cumpla con los requisitos puntuales que la ley exige para mantener en el estado la confidencialidad a la información empresarial.

Uno de los grandes retos del Derecho en la Sociedad del Conocimiento es, precisamente, señalar los linderos de la propiedad sobre la información[72]. No podemos imaginarnos una sociedad futura sin que previamente las reglas del juego comiencen a manifestarse.

Un mundo sin propiedad nos llevaría inevitablemente a realizar actividades sin que los resultados generados (beneficios o costos) nos afecten, es decir, sin que las externalidades[73] sean debidamente internalizadas por el agente. “la internalización lleva a los individuos a tener en consideración los efectos que generan sus actos, lo que va a deriva en un resultado finalmente eficiente si los individuos se comportan racionalmente”[74].

Más, si no existe incentivos para preservar la información desarrollada, si el beneficio de nuestras acciones no recae sobre nosotros, si éste se traslada a terceros, no existe motivo alguno por el que seguir desarrollando más información.

7.1. La Adquisición originaria de la información empresarial relevante y confidencial:

El establecimiento de criterios para determinar la adquisición de derechos y las características de los mismos que recaen sobre la información empresarial relevante y confidencial no ha merecido atención legislativa, sino en forma vaga y restringida a la figura decimonónica del secreto industrial.[75]

De hecho, las normas que sancionan la ilegítima adquisición de información empresarial relevante y confidencial, por ejemplo, las que reprimen la competencia desleal o el delito de violación de secreto, sólo pueden ser aplicadas una vez determinados los derechos y obligaciones de los titulares y el momento y el grado en que esos derecho han sido adquiridos.

Sin embargo, esta omisión legislativa –entorpecedora y desincentivadora de a acción empresarial- no ha detenido las transacciones que recaen sobre el conocimiento empresarial relevante y confidencial, aplicándose los estatutos cuyas normas pueden ser parcialmente adaptable a dicha información.

En este apartado, hemos seguido la didáctica clasificación de Cabanellas: “La adquisición de conocimientos técnicos puede ser originaria o derivada. En el primer caso, el poseedor de los conocimientos no recibe derechos sobre éstos de persona alguna, sino que tiene acceso a tales conocimientos por sus propios medios, o a través de personas que actúan en su representación o como órganos de titular de la nueva tecnología. Tal es el caso cuando se trata de tecnología desarrollada por empleados, la cual pertenece ipso jure al empleador. (...) La segunda hipótesis se configura cuando se tiene acceso a conocimientos en virtud de una transmisión efectuada por su anterior poseedor, que puede o no continuar en poder de la misma tecnología y con los mismos derechos sobre ella.”[76].

A esta clasificación habría que agregar que en los casos de adquisición originaria no existe necesariamente un solo titular, por el contrario, pueden existir una pluralidad de titulares sobre conocimientos que satisfagan necesidades equiparables, similares o equivalentes. Esta es una aparente imperfección del régimen jurídico de la información empresarial relevante y confidencial que, como hemos explicado, ataca el concepto de exclusividad absoluta, permitiendo que terceros pueden tener acceso originario a la información ya desarrollada.

Si fruto de nuestra experiencia o investigación hemos logrado satisfacer ciertas necesidades en la fabricación de un bien, la prestación de un servicio o la aplicación de un procedimiento; o en aspectos relativos a la organización de la empresa, es porque el conocimiento utilizado ha sido exteriorizado o expresado[77]. El empleo de dicha información supone el nacimiento de determinados efectos jurídicos. Por un lado, nacen derechos –con sus consiguientes obligaciones- para el titular, y responsabilidades para los terceros.

La adquisición originaria puede tener lugar en circunstancias complejas, en las que el concurso de diversas personas crea problemas en la delimitación de los derechos que les corresponde sobre la información, conste aquí que no se trata de desarrollos paralelos sino en el esfuerzo unidireccional de varias personas por desarrollar tecnología.

a) La adquisición personal y el apoyo sobre conocimiento ya existente:
Si estamos ante la evidencia que un individuo, sin que pese sobre él condición distinta, mediante sus esfuerzos en investigación o por su larga trayectoria ha desarrollado información empresarial relevante y confidencial, no cabe duda que le corresponden los derechos y obligaciones como titular.

No obstante lo dicho, existe ciertas posiciones que es mejor detallar a fin de evitar que el titular de la tecnología pueda ser atacado. En principio, quien realiza actividades de investigación parte de la información que ya existe disponible en el mercado. ¿Esta información podría hacernos suponer que la persona que ha desarrollado la información-base puede ostentar algún derecho los frutos de la información-resultado?. No. Los conocimientos que se encuentren libre y lícitamente disponibles en el mercado son de dominio público y, por tanto, son de libre acceso, sin que la persona que las halla desarrollado pueda interponer acción alguna. Más todavía, cuando quien ha dado origen a la tecnología, que sirve de sustento a desarrollos posteriores, pero carece de acceso a ésta, es decir, no tiene control de la nueva tecnología, supone la ausencia de un presupuesto indispensable para que el Derecho pueda otorgarle tutela. Cabanellas explica sobre el asunto: “El carácter incalificado de los derechos sobre conocimientos técnicos derivados de otras tecnologías no patentadas, entendido tal carácter como la independencia de tales derechos frente a los de los titulares de las tecnologías de las que se han derivado nuevos conocimientos, se ve confirmado por otras modalidades de régimen jurídico de la información no patentada. Esta no otorga derecho alguno a oponerse a que un tercero utilice o desarrolle tecnología que ha adquirido lícitamente, ni concede derechos exclusivos sobre los conocimientos tutelados. Se limita a evitar las utilizaciones, apropiaciones y comunicaciones, cuando éstas no son autorizadas por quien los posee”[78].

Caso distinto es cuando el investigador parte de información que se le ha suministrado para un fin determinado, incluso cuando éste desarrolla mejoras respecto de la información-base. Un ejemplo muy ilustrativo lo compone la franquicia (franchising), en el franquiciado (licenciatario de la franquicia) no adquiere la propiedad de las mejoras desarrolladas, ni siquiera el derecho al uso sin autorización del titular; una mejora en el sistema de franquicias requiere, primero, ser comunicada inmediatamente al franquiciante y luego ser estudiada y aplicada, si fuera el caso, en el lugar y momento que éste considere pertinente, sin que el franquiciado obtenga más beneficios que el que contractualmente le pueda otorgar el franquiciante (derecho a uso sin pago adicional, reducción del porcentaje de regalías, mayor territorio, etc.

Con respecto al problema de las mejoras, cuestión que tiene que ver con la delimitación de los derechos que le corresponden al propietario y a quien ha tenido acceso por razones distintas al desarrollo de tecnología, las soluciones se encuentran en el campo contractual, campo que como hemos apreciado en el caso de las franquicias se encuentra muy bien delineado por los criterios del franquiciante. Cabe aquí dos razonamientos: El adquiriente (proveedor, licenciatario, franquiciado, etc.) no hubiera logrado información-resultado sin el sustento informativo del transmisor, por lo que cualquier desarrollo posterior pertenece inequívocamente a éste último. Este razonamiento es, sin duda atractivo, para el titular de la tecnología, pero lo consideramos un tanto ineficiente e inequitativo. Si los beneficios de la mejora, por más fortuita que fuere, no son en parte internalizados por el adquirente, éste tendrá mayores incentivos para no dar comunicación de la misma al titular.

De otro lado, reza la otra posición, sin la participación del adquirente –vía investigación, experiencia o simple hecho fortuito- no se hubiera logrado obtener ningún resultado, por lo que la mejora, aún cuando fuere dependiente de la información-base, debe permanecer bajo la potestad del adquirente. Esta postura es diametralmente opuesta a la anterior, por lo que es válida también la explicación dad en el párrafo precedente.

La solución a ese problema debe encontrarse, creemos, en el eficiente equilibrio expresado en las normas del acuerdo que implique transferencia o licencia de tecnología.

Cabanellas encuentra una solución no muy satisfactoria para el que ha invertido en desarrollo tecnológico: “...debe distinguirse entre la utilización de conocimientos secretos y la derivación de conocimientos a partir de ellos. La primera puede restringirse por aplicación de las reglas generales que protegen a tales secretos. La segunda puede ser ilícita en virtud de causar un daño no justificado al titular de los secretos o por violar ciertas condiciones contractuales. Las normas que contemplan y sancionan tal ilicitud, por ejemplo, las relativas a competencias desleales y hechos ilícitos permiten incluir a los daños derivados de los perfeccionamientos entre los que deben ser reparados, pero no autorizan a privar a su autor de tales mejoras, y menos a transferirlas al titular de los conocimientos que han servido de base, lo que crearía un enriquecimiento sin causa económica o jurídica suficiente, a favor de éste”. Y agrega siguiendo la posición de la mayoría de estudiosos en Latinoamérica: “No es posible eliminar de la memoria del creador de los perfeccionamientos el contenido de éstos, pero sí puede prohibírsele su uso. Ello implicaría, sin embargo, retrotraer la frontera técnica de la comunidad, lo que a su vez configuraría un abuso de derecho, por ir en contra de los propósitos del régimen jurídico de la tecnología. Debe por lo tanto optarse por la indemnización en dinero”[79].

No nos parece satisfactoria esta explicación, puesto que no sólo se refiere a quien ha desarrollado mejoras con acceso a información-base otorgada para fines distintos. El verdadero peligro se encuentra en quien ha obtenido acceso por vía ilegítima, sea por espionaje o por otro hecho ilícito, a éste se le daría todas las ventajas para poder usar esta información, sin mayores restricciones que la indemnización, perdiendo el titular de la información-base toda la inversión que supone la creación e innovación[80]. Esta posición encierra múltiples defectos y atenta contra el sistema de protección de la propiedad intelectual. Nosotros sí creemos en el “desdoblamiento” como requerimiento necesario para preservar la investigación y la innovación tecnológica pese a lo difícil que esto pueda ser en la práctica. De hecho, un bien redactado contrato – sujeto a un Tribunal Arbitral y a impedimentos apropiados- puede evitar que terceros con acceso a información confidencial, la utilicen en provecho propio o de tercero.

La jurisprudencia norteamericana ha dado un primer paso en reconocer que la “memorización”, por parte de las personas que tengan acceso a la información sea en forma lícita, sujeta a confidencialidad, o ilícita, constituye un “método de malversación”. La sentencia de la Corte de Apelación de Illinois en el caso Stampede Tool Warehouse, Inc. Vs mayo, considera con claridad que: “Usar la memorización para reconstruir un secreto comercial no trasforma a la información confidencial en información no confidencial”[81]

b) Desarrollo paralelo de los conocimientos empresariales relevantes y confidenciales:

No es raro apreciar, por ejemplo, en la industria farmacéutica y biotecnológica desarrollos tecnológicos similares que satisfagan necesidades particulares, en las que cada empresa ejerce su propio derecho de propiedad sobre esta información.

Algunos autores han querido ver en esta figura una de copropiedad de información tecnológica; nosotros entendemos que la copropiedad[82] tal cual se puede apreciar y definir en el derecho escrito –o derecho muerto como nos gusta llamarlo- no puede ser extendida para los bienes intangibles, en principio porque en los bienes intangibles el derecho de A no se encuentra sujeto al derecho del B, ambos son independientes para ejercer sus derechos de uso, transmisión e incluso disponer la información que ha desarrollado. El copropietario de un bien físico o tangible lo es en relación con la cuota ideal que le corresponde.

Por lo general, los esquemas publicitarios, el prestigio y la penetración de una empresa, funcionan como elementos diversificadores de productos o servicios que contienen información similar con los de la competencia; los riesgos de dilución del valor de la información se ven, de esta manera, reducidos.

c) Adquisición de información empresarial relevante y confidencial por persona jurídicamente vinculadas:

En el caso expuesto precedentemente, ninguna de las personas tenía conocimiento de la existencia de desarrollos tecnológicos similares a los suyos , e incluso teniendo conciencia de ello, no tenían ningún vínculo jurídico que regulará sus conductas.
Si los empresarios, consciente del peligro de dilución del valor de la información, deciden regular sus conductas vía un contrato, las restricciones se derivan exclusivamente del acuerdo a que ambos –o la pluralidad de propietarios existentes- arriben, por no existir un sistema legal que regule dichas conductas en relación con la información. Hemos mencionado ya que la copropiedad, aplicada a estos conceptos, no es una herramienta útil.[83]

¿Qué sucede con la información que pueda desarrollar uno de los herederos sobre la base de los conocimientos recibidos en herencia?. En principio, la información constituye uno más de los bienes de la masa hereditaria a la que van a acceder todos los herederos sujetos a las restricciones del causante –no es copropiedad strictu sensu en el sentido de los bienes materiales como hemos explicado- y que cualquier mejora de la misma, corresponde, en consecuencia, a todos los que son propietarios de la masa hereditaria. Salvo que ese desarrollo fuere lo suficientemente independiente para que el que la obtuvo pueda ejercer derechos de propiedad con exclusividad relativa.

d) Adquisición de conocimientos empresariales relevantes y confidenciales, vía investigación, por personas jurídicas[84]:

Le debemos a las constantes necesidades –a los miles de fracasos y a los pocos éxitos- del sector empresarial mundial el desarrollo tecnológico de este siglo.

Las sociedades constituyen el ropaje jurídico de la empresa[85], y la adquisición de conocimientos empresariales relevantes y confidenciales por ellas revisten ciertas particularidades frente a la creación de información por personas físicas.

La adquisición de información por la senda de la investigación supone, necesariamente, el concurso de personas físicas; sin embargo, la legislación –y una sana lógica de eficiencia –reconoce el esfuerzo de la sociedad al organizar y administrar los recursos –capital, personal y la propia información que se haya aportado- que favorecen dicha actividad, reconociéndoles la titularidad sobre los conocimientos empresariales relevantes y confidenciales.

Las sociedades –personas jurídicas- sólo pueden adquirir derechos sobre la información empresarial relevante y confidencial vía los órganos de la misma, incluso los socios no pueden ostentar derechos sobre ésta, salvo que se haya establecido la transferencia vía otro título en el contrato social[86]. Esto significa que no podrán usar o disponer de la información, una vez realizada el aporte, en provecho propio o de tercero, sin la autorización de los órganos societarios.

El socio que tenga acceso a la información por la posición que ostente en la sociedad debe abstenerse de uso o disposición fuera de los límites establecidos en el contrato social, de la misma forma que un empleado o cualquiera que tenga acceso a ella.

El problema a analizar en la generación de información empresarial relevante y confidencial por personas que no se encuentran en relación de dependencia con la sociedad, verbigracia, los directores, gerentes, administradores o socios, es el que se refiere a la determinación de los derechos de propiedad.

Una primera aproximación a la solución de este conflicto, pasa por observar lo establecido en el objeto del contrato social[87]. No obstante, ser el primer indicador , no es un factor determinante . observemos un claro ejemplo de Cabanellas: “.... el director de una Sociedad Anónima puede emprender actividades de investigación, por su propia cuenta, en el mismo campo en que se desarrollan las actividades de la sociedad que representa o en el que corresponde al objeto de ésta, tales investigaciones pueden no constituir actividades de competencia con la sociedad , en tanto no conduzcan a participar en los mismos mercados”. La afirmación de Cabanellas, con respecto a la competencia de los miembros de los órganos con las actividades establecidas en el objeto de la sociedad, es correcta y aplicable en la legislación nacional[88].

Una vez constituida la sociedad, las actividades tienden a especializarse, de tal suerte que el abanico de posibilidades establecidas en el objeto social sólo nos permita tener las puertas abiertas a otras operaciones. Cuando las investigaciones de los órganos societarios se orienten a las actividades reales - en contraposición a las formales establecidas en el objeto social – de la sociedad, los elementos que acrediten la titularidad de la empresa son mayores.

La investigación del órgano societario puede constituirse en una actividad paralela no competitiva en los mismos mercados en los que actúa la sociedad y sin hacer uso de los recursos de la empresa; el lector entenderá que las investigaciones realizadas por el órgano societario y las efectuadas por la empresa pueden coincidir, pero de ninguna manera pueden tener una fuente común, el órgano societario deberá partir de información que no sea imputable a la empresa.[89]

En el caso de los directores, nuestra Ley General de Sociedades reconoce (Art. 180°), la necesidad de restringir los actos que compitan con la sociedad, considerando no únicamente a las actividades comprendidas en el objeto social, sino a las efectivamente realizadas. No obstante ello, los gerentes, en la sociedad comercial de responsabilidad limitada (Art. 287°), tienen como única restricción de competencia las referidas al mismo género de operaciones del objeto social, y no a las actividades concretamente desarrolladas por la empresa.

Al respecto, en la doctrina especializada refiere: “Esta interpretación desvirtúa, a nuestro entender, el concepto de competencia, pues ésta requiere el concurso de varias empresas a un mercado, e incluir las actividades propias de éste en el objeto societario carece de efecto alguno sobre la oferta y la demanda. Se desconoce, asimismo, la amplitud que generalmente presentan los objetos societarios en nuestro país (fenómeno que observamos en el Perú), totalmente ajenos, en gran parte, al verdadero propósito de la sociedad. El control a la obstaculización, por los directores, de la expansión societaria, debe encontrarse en otras normas, particularmente las que hacen a las facultades de gobierno y control de los accionistas. Ningún efecto tiene en la práctica, a tal fin, ni los límites del objeto ni las restricciones de las actividades de los directores”[90]

De otro lado, mucha de la tecnología generada en las últimas décadas por algunas empresas no es más que manifestación de coincidencias felices; puede ser el caso que una sociedad investigue sobre un elemento “A” y obtenga uno “B”, verdaderamente importante, pero absolutamente incompatible con las actividades establecidas en el objeto social. ¿Acaso la empresa deja de ser titular de esta información por ser este resultado distinto al buscado y no constituir parte de su objeto social? Es obvio que no, puesto que al existir inversión de recursos de la empresa adquiere titularidad sobre ella.

Al referirnos a “recursos de la empresa”, no sólo hacemos mención a los meramente financieros, es recurso también –y de vital importancia- la información previa disponible o información-fuente.

¿Qué sucede en el supuesto que los conocimientos empresariales relevantes y confidenciales sean resultado de la mixtura de “recursos de la empresa” y del órgano societario en forma paralela, sin que constituya un acto competitivo con las labores de la sociedad?.

Parece razonable considerar que la respuesta depende del grado y la intensidad del uso de los recursos sean éstos de la empresa o del órgano societario que actúan en forma individual. Por supuesto, el análisis deberá efectuarse teniendo en consideración el concurso de los elementos subrayados, es decir, que conforman las actividades que se encuentren determinadas en el objeto social o que sean efectivamente realizadas por la sociedad.

7.2. Adquisición de conocimientos empresariales relevantes y confidenciales vía contrato con el propietario: El problema del acceso y la aprehensión:

La transferencia (y el licenciamiento) de información empresarial relevante y confidencial, reviste ciertas particularidades que le otorgan distintividad frente a los derechos reales clásicos, creditorios y al de sus parientes más cercanos los elementos de propiedad industrial.

La principal diferencia se evidencia, gracias a la inmaterialidad del conocimiento, con la transferencia de los derechos sobre la información empresarial relevante y confidencial; una vez efectuada, el transmisor mantiene incólume sus potestades sobre los conocimientos tan igual que el adquirente. Regla de carácter general en los acuerdos de licencia y transferencia de tecnología, salvo que en el propio acuerdo se determine lo contrario. Como explicamos, en un simple contrato de compraventa (ejemplo típico de transferencia de bienes materiales) el propietario otorga el bien, pierde en consecuencia todos los derechos y obligaciones que pesan sobre éste, a favor del adquirente. En la transferencia de tecnología, el transmisor, al “otorgar” el bien conocimiento, no pierde los derechos y obligaciones que pesan sobre éste, por el contrario; además, de seguir haciendo uso del mismo, tiene la obligación de preservar la confidencialidad de la información empresarial relevante y confidenciales a favor del adquirente.

Con respecto a la segunda característica, no queda en claro si la obligación del transmisor termina con permitir el acceso del adquirente a manejar y utilizar la información empresarial relevante y confidencial –con las reservas en cuanto a la facultad de disposición del adquirente-, o si, por el contrario, es necesario que el adquirente, además de tener acceso a la información, tenga que internalizar o aprehender el contenido de la misma.

Este es un tema delicado, de ello depende el cumplimiento de la principal obligación por parte del transmisor y la configuración de lo que conocemos como contrato de know-how.

De hecho, la solución hallada en la práctica jurídica es sin duda mucho menos complicada y más eficiente que la que con mucho ánimo pretendemos esbozar. Como mencionábamos, en la praxis, se diferencia al contrato de know-how del de asistencia técnica, aun cuando por lo general suelen ser suscritos en un mismo acuerdo. La asistencia técnica supone la existencia de información a la que ya se tiene acceso pero cuyo manejo requiere de la capacitación debida para ser internalizados por el adquirente. La internalización de dicha información se materializa en la capacitación al personal del adquirente y/o en el suministro de documentos, planos o cualquier instrumento idóneo para la capacitación.

En consecuencia, y pese a la complejidad de la información empresarial relevante y confidencial no se ha de confundir el acceso –que se logra mediante el contrato de know-how – con la aprehensión de esta clase de información, vía acuerdos de asistencia técnica. “Ni es lo mismo, ni es igual” como diría un gran amigo, pero es obvio el carácter subsidiario que la “asistencia técnica” mantiene con respecto al contrato de know-how.

La “entrega”, por decirlo de una forma, que no rompa con los esquemas que venimos manejando desde hace un siglo, en el caso de la información empresarial relevante y confidencial, se materializa con la posibilidad de acceso autorizado que tiene el licenciante o adquirente de la tecnología.

Lo dicho se refuerza con lo señalado en los dispositivos legales relacionados con la información empresarial relevante y confidencial, tenemos así lo dispuesto en el artículo 162° del Código Penal, que sanciona la revelación de la información sujeta a confidencialidad; es decir, basta con el simple acto de poner la información en poder de un tercero con capacidad para diseminarla o utilizarla en provecho propio, para que se configure el ilícito penal. Asimismo, la Ley de Represión de la Competencia Desleal, Decreto Ley N° 26122, en su artículo 15° determina sanciones para quien divulgue sin autorización dicha información empresarial relvante y confidencial.

No obstante, basta la divulgación de la información para que el infractor sea sancionado. La mayoría de veces el afectado sólo puede actuar una vez que la información ha sido aplicada en la explotación de una empresa. Se entiende que es porque antes no tenía noticia de la violación.


CAPÍTULO VIII

PRINCIPALES OBLIGACIONES DEL LICENCIANTE DE LA TECNOLOGÍA

Sin duda, la principal y más trascendental obligación del licenciante es el suministro de la información empresarial relevante y confidencial, los medios que permiten el acceso a la información han sido ya abordados y, en principio, su elección queda a disposición del licenciante, salvo que las partes decidan los medios de común acuerdo. Quede claro que las obligaciones del licenciante determinan las características del contrato de licencia de información empresarial relevante y confidencial.


8.1 Licencia exclusiva, única y no exclusiva:

El suministro de la información empresarial relevante y confidencial tiene diversas modalidades, que limitan en mayor o menos grado la conducta del licenciante y que influye en la misma medida en la determinación del monto de las regalías; así, el licenciante puede otorgarlo en forma exclusiva, es decir, señala al licenciatario un territorio determinado para la explotación exclusiva del know-how, obligándose a no licenciar dicha información a terceros en ese mismo territorio, ni producir bienes o prestar servicios sobre la base de dicha información él mismo.

Puede también que no pretenda señalar un territorio determinado para la explotación de la información empresarial relevante y confidencial, en consecuencia, se decida a otorgar una licencia no exclusiva, en cuyo caso podrá, sin restricción alguna, licenciar dichas información a terceros y utilizarla él mismo para el logro de sus objetivos.

Entre estos dos extremos existe un equilibrio, que es la licencia única; bajo este supuesto, el titular de la información no podrá licenciarlos a terceros, más si podrá hacer uso de la información en el territorio específico.

Asimismo, nada impide que las partes puedan pactar libremente ciertas mixturas, como por ejemplo, señalar que determinada información sea suministrada con carácter exclusivo –determinada fórmula o procedimiento- para la fabricación de un bien, en tanto que el resto de la información sea tratada como licencia no exclusiva o única.

El licenciante puede permitir que el licenciante sub-licencie, a su vez, la información empresarial relevante y confidencial, bajo la supervisión de aquél. Ello permitirá un programa de expansión más ágil que favorecería el consumo de bienes y servicios en determinados territorios; no obstante, coloca en mala posición el carácter confidencial de la información que, finalmente, podría caer en el dominio público. Nuestra experiencia recomiendo que expresamente se prohíba la sub-licencia de información empresarial, salvo excepciones que es menester analizar caso por caso.

Por supuesto, estos conceptos se ven íntimamente vinculados con el esquema de una licencia de cualquier elemento de propiedad industrial. Muchos autores niegan la posibilidad que el licenciante pueda hacer valer derechos exclusivos frente a los licenciatarios. Sin embargo, como hemos observado, dado un marco normativo eficiente, es posible que el licenciante ejerza derechos exclusivos relativos sobre dicha información, mientras no sea desarrollada por terceros.

No es poco común que el licenciante se reserve el derecho de suministrar la información que considere razonable para la aplicación de la información empresarial relevante y confidencial, en el mercado en el que opere el licenciante. Así, en el contrato, el licenciante ha de cuidarse en detallar con precisión la información que ha de suministrar al licenciante, por ejemplo, cuántos manuales ha de entregar, modelos y demás elementos indispensables sean éstos de carácter técnicos o administrativos. Con frecuencia, aún cuando como hemos visto no es parte intrínseca del contrato de know-how, estos elementos van de la mano con asesoría técnicas para que la información suministrada sea debidamente internalizada.

8.2 Asistencia Técnica:

Por lo general, la adquisición de información empresarial relevante y confidencial se acompaña de la asistencia técnica[91], la misma que permite el ejercicio eficiente y efectivo de la información suministrada por el licenciatario. No obstante, es menester precisar que se trata de obligaciones accesorias; de manera alguna, el licenciante adquiere una obligación de resultados[92], que permita el licenciatario obtener certeza de los rendimientos o efectos que logrará, como consecuencia de la aplicación del suministro de la información. Únicamente, permite el acceso y el uso del licenciatario sobre la información que él ha desarrollado, de acuerdo a la capacidad de absorción de la información y de las necesidades del licenciatario, es decir, el licenciante asume una típica obligación de medios. Stumpf analiza este caso: “Para formarse sobre estas obligaciones –la asistencia técnica en el presente caso- un juicio desde el punto de vista jurídico, habrá que indagar en el caso concreto si se trata de obligaciones accesorias no per se stantes, esto es, que sirvan a la realización del fin principal del contrato, o sin son per se stantes o autónomas”.[93] En el caso de la asistencia técnica, consideramos que se trata de una obligación accesoria sujeta, en consecuencia, a las normas pertinentes. Verbigracia, en los contratos de prestación de servicios no personales, el asesor técnico o el especialista que asesore a la empresa licenciataria lo hará a cuenta del licenciatario, salvo que en el contrato se detalle un número determinado de asesorías a cumplir por el licenciante sin costo alguno. Por lo común, se pacta un número determinado de visitas e inspecciones de los asesores del licenciante al local de licenciatario, el resto de visitas se realizará a solicitud y cuenta del licenciatario.

En la asistencia técnica, se aprecian los siguientes elementos:

1) Suministro de servicios tecnológicos: Tiene como fin otorgar al personal autorizado del licenciatario la información con la que cuenta personal capacitado y especializado del licenciante y que no se encuentra en forma tangible. En el Seminario de Orientación sobre los aspectos generales de la Propiedad industrial, celebrado en Ginebra y organizado por la OMPI, se precisa: “Los servicios son prestados, en conformidad con un acuerdo con un acuerdo, por una gama de p0ersonas con diversos niveles y tipos de habilidades incluyendo investigadores, ingenieros, técnicos y especialistas en producción y métodos. Los servicios están suministrados por estos expertos en conformidad con los acuerdos e incluyen normalmente:

a) La formación del personal del receptor de la tecnología en cuanto a la operación y gestión de la tecnología. (Es claro que a menor preparación y experiencia de la empresa licenciataria en el rubro tecnológico que motiva el acuerdo, mayores serán los esfuerzos del licenciante en dicha capacitación y mayores de egresos del licenciatario)
b) El suministro de servicios de diseño e ingeniería para asegurar que la tecnología se instale debidamente a las condiciones locales del receptor de la misma.
c) El suministro de servicios de comercialización y servicios comerciales, como estudios y asesoramiento sobre nombres de fábrica, etiquetado y embalaje, publicidad y otras técnicas de promoción de ventas, canales de distribución y servicio posterior a la venta.
d) El suministro de servicios relativos a la planificación, la investigación y el desarrollo”[94].

Los puntos señalados no deben crear conciencia en el licenciatario que la gestión y el manejo de la empresa se realiza con el concurso absoluto del licenciante. Por supuesto, la participación del licenciante es importante, pero no importa la gestión de la empresa licenciataria; es absolutamente indispensable que se exprese en el contrato que el control y el manejo de la empresa corresponde al licenciatario; el suministro de estos servicios no deben apreciarse como gobierno de hecho sobre la empresa licenciataria. Debe prestarse mucha atención a la división de responsabilidades entre el proveedor de los servicios y el receptor de la información, tanto en los aspectos como en los prácticos.[95]

El licenciante, al ofertar la información, nunca debe brindar la idea que la información empresarial, relevante y confidencial suministrada es la panacea, o que su uso asegura un determinado nivel de rentabilidad. Es obvio que el licenciatario, antes de invertir en la adquisición del know-how, realizará las evaluaciones correspondientes. En una oportunidad, participé en una conferencia sobre las bondades de un sistema de créditos para las micro empresas –un programas de bancos comunales-, que ha tenido éxito en el Perú. Muchos de los que pensaban adquirir la franquicia querían oír de nosotros que la adquisición les garantiza similar éxito. Lo cierto es que el éxito no viene en cápsulas, y su uso no garantiza más que seguir fórmulas o procesos que, por ser probados previamente y limitados sus defectos, únicamente garantizan que los errores sean los menos posibles.

8.3 ¿Qué sucede cuando el Licenciante no es el Titular de la información empresarial relevante y confidencial?

Parece obvio considerar que la única persona con facultades para la suscripción de un contrato y el suministro de información empresarial relevante y confidencial es el titular de la misma.

No es raro que se pretenda licenciar información empresarial relevante y confidencial, que no es propiedad de la empresa licenciante. Ello sucede, a menudo, en las empresas que han recibido la información como licenciatarias y que una vez fenecido el plazo contractual con el verdadero titular incumplen la cláusula de confidencialidad y de no competencia. Eso es aplicable, también, en las empresas que obtuvieron la información por medios no legítimos -como el espionaje y la contratación de empleados del titular de la información- el caso es que el licenciante de la información empresarial relevante y confidencial debe garantizar al licenciatario que es el titular de la información o que está autorizado por este para sub-licenciarla. Este problema se origina en que, como hemos mencionado, la información empresarial, relevante y confidencial no es susceptible de inscripción, más aún, la única forma de protegerla, por ahora a lo menos, es mediante el secreto industrial, una institución que, como analizaremos más adelante es una verdadera camisa de fuerza para el empresario que pretende resguardar la información de la empresa. En un contrato de licencia de marcas o de cualquier otro elemento de propiedad industrial, sabemos que el titular debe acreditarlo en el registro correspondiente. En este caso, el titular carece de cualquier protección que no sea la fábrica –por los menos en la medida que la legislación no se adecue a las necesidades de los empresarios de este campo-, es decir, en mantener la confidencialidad de la misma a fin de preservar la ventaja competitiva. La exclusividad relativa, que ostenta el titular de la información. Puede ser oponible a los terceros adquirentes de mala fe. Pero ¿cabe la aplicación de ella a quien ha accedido a la información de buena fe, es decir, creyendo que lo hacía del verdadero titular?. Veamos.
La ausencia de legitimación del licenciante puede ser total o parcialmente saneada, en lo que concierne al licenciatario, dependiendo se su conducta:

1. Si el licenciatario ha actuado de buena fe, es decir, en la creencia de que quien licenció la información empresarial relevante y confidencial era su verdadero titular, cumpliendo con las contrapres-taciones oportunamente, el verdadero titular no podrá accionar contra él en materia de indemnización por los daños y perjuicios causados. No obstante tiene el camino libre para accionar contra el licenciante fraudulento, y obtener, cuando menos, las regalías pagadas por el licenciatario de buena fe.

¿Cómo reconocemos la buena fe en el licenciatario? Parece claro que un licenciatario de buena fe ha realizado una inversión considerable en obtener la información que ha de otorgarle ventaja competitiva, posibilitando el uso de la misma en l producción de los bienes y cumplido con las disposiciones del acuerdo suscrito –principalmente las pecuniarias- con el licenciante fraudulento, debiendo estar en posición de acreditar ello. Para nosotros, no basta que el licenciatario indique que, como tal información no es por lo general pública, no exista razón para suponer que es información obtenida ilícitamente. Dicho razonamiento deja muy abierta la puerta a las posibilidades de fraude.

¿Qué sucede con el licenciatario de buena fe una vez que conoce el origen fraudulento de la información que obtuvo?. La respuesta no camina por una sola vía y depende tanto del uso de la información por el licenciatario de buena fe como de la posición del titular de la información. Si el licenciatario ha actuado de buena fe, al recibir la información, pero tiene conocimiento de la fuente ilícita antes de adquirir un derecho definitivo sobre la misma, éste no puede invocar la buena fe para protegerse de las acciones de terceros licenciatarios y del propio titular. Asimismo, el licenciatario burlado podría accionar contra el licenciante fraudulento por incumplimiento de contrato, exigiendo en su caso el resarcimiento económico correspondiente. Otra posibilidad, que no excluye las acciones a tomar por el licenciatario burlado, es que el titular original podría asumir la posición del licenciante fraudulento, continuando con la explotación de la información empresarial relevante y confidencial. Al parecer, el camino más problemático implica solicitar al licenciatario de buena fe que detenga el uso de la información que constituya secreto industrial. Para Cabanellas, la solución transita necesariamente por dejar que el licenciatario continúe con el uso de la información si éste ha realizado inversiones importante: “.... una vez cumplida tal situación (el descubrimiento del origen espúreo de la información), existe un interés público en que no se desaprovechen las inversiones realizadas, conjuntamente con el legítimo interés privado del receptor que no se desarticule el aparato productivo en que de buena fe ha realizado inversiones”[96].

De otro lado, si el licenciatario, pese a tener acceso a la información, aún no ha empezado la gestión de la información, debe abstenerse del uso de la misma o ser requerida por las vías legalmente establecidas a ello. Al respecto, la jurisprudencia norteamericana nos indica que la situación más conveniente puede consistir en el reembolso al licenciatario de las inversiones realizadas, quedando, de allí en adelante, privado del derecho de uso de la información. [97]

El Restatement of Torts, al regular este aspecto indica: “El que adquiere conocimiento de un secreto industrial ajeno, a través de una tercera persona, sin conocimientos de que es un secreto y de que la divulgación realizada por el tercero es una violación de su obligación ante el titular original, o quien adquiere conocimiento de un secreto a través de un error, sin conocimiento del carácter secreto de un error, sin conocimiento del carácter secreto de la información y del error: a) no será responsable ante el titular original por la divulgación o uso del secreto previo al conocimiento mencionado, y b) será responsable ante el titular original por la divulgación o uso del secreto después de tal conocimiento, salvo que con anterioridad al mismo haya realizado pagos de buena fe por el secreto o haya alterado su posición, de tal forma que sería injusto someterlo a responsabilidad”.

La doctrina norteamericana se funda en el hecho de que, aún cuando la protección de la información reposa en la esfera confidencial del titular, quien finalmente debe preservarla dentro de los límites razonables, el Derecho no puede soportar a quien con dolo ejecuta una conducta que genera daño en el titular de la información.

2. Si el licenciatario conoce a la fecha de suscripción del acuerdo del origen espurio de la información, el licenciatario no puede invocar desconocimiento o ignorancia como medio de defensa en un proceso por indemnización por los daños y perjuicios generados.

8.4 Obligación de Confidencialidad del Licenciante:

Como veremos más adelante, al analizar las obligaciones del licenciatario, existe la obligación del licenciante de mantener el carácter reservado de la información, lo cual no quiere decir que la información no sea licenciada a terceros, sino que la divulgación autorizada del licenciante debe realizarse adoptando todas las medidas prácticas y jurídicas pertinentes, a fin de preservar el valor de la información. Ello implica la obligación del licenciante (un deber / derecho) de suscribir acuerdos de confidencialidad con los nuevos licenciatarios. Así, por ejemplo, dado el caso que un tercero con acceso a la información, el licenciatario podrá ejercer su derecho de acción contra el titular de la misma por negligencia en dicha gestión, sin perjuicio de los daños y perjuicios por la destrucción del valor de la información licenciada.




CAPÍTULO IX

PRINCIPALES OBLIGACIONES DEL LICENCIATARIO DE LA INFORMACIÓN EMPRESARIAL RELEVANTE Y CONFIDENCIAL


9.1. Contraprestación entre la Regalía y el Canon


Determinadas ya las obligaciones del licenciante, que, en realidad son la esencia del contrato de información empresarial relevante y confidencial, es preciso estudiar ciertas obligaciones del licenciatario que, desde el punto de vista jurídico, son accidentales o concomitantes. Más, como veremos, desde el punto de vista estrictamente económico, son sumamente trascendentes.

El modo y cálculo de la contraprestación a cargo del licenciatario, por el uso de la información empresarial relevante y confidencial, es un tema sumamente importante en las relaciones entre licenciante y licenciatario. Suele adoptarse diversos medios para la determinación de la contraprestación[98]; los más importantes son el canon y la regalía.

El canon es una cuota fija periódica estipulada en el acuerdo, cuyo pago suele ser trimestral o semestral, no requiere de mayores costos de supervisión en la determinación y es absolutamente independiente de los resultados obtenidos por el licenciatario con el uso de la información. Así, por ejemplo, supongamos que la empresa “A” licencia su información empresarial relevante y confidencial a la empresa “b”, la contraprestación fijada en el acuerdo es S/. 100.00trimestral. “B” deberá pagar S/. 100.00 trimestralmente, independientemente que obtenga utilidades netas mayores o menores que esa cantidad. No obstante, es preciso advertir que la imposición del canon no es ciega o antojadiza, obedece a cálculos previamente realizados por el licenciante, sobre la base de las utilidades obtenidas por este en el ejercicio empresarial y los costos de instalación y de producción. Esta información debe ser previamente obtenida y estudiada por el potencial licenciatario.

Mayor precisión exige el cálculo del monto de las regalías. Las regalías o royalty, en términos generales, es el porcentaje que obtiene e licenciante sobre la base de las ventas realizadas por el licenciatario. Existen factores de determinación del porcentaje de las regalías y muchas obedecen:

I. La modalidad de la licencia de tecnología influye en el porcentaje de regalías a cobrar, parece claro que si la licencia de know-how reviste carácter de exclusividad el costo de tener acceso a ella será mayor. Asimismo, de existir una pluralidad de licenciatarios, el monto de regalías tenderá a decrecer.

En la obra de Stumpf[99], se detallan una serie de factores a considerar en la determinación del monto de las regalías, no obstante es preciso aclarar que la mayoría de estos elementos se identifican con la vertiente industrial de la información empresarial relevante y confidencia, que, con mayor precisión, llamamos conocimientos técnicos, cuya cita es de importancia:

II. Objeto de la venta:
1) Especie de producto (fabricación única o repetida, tipo):
2) Precio de venta;
3) Cálculo;
4) Número planeado de unidades del producto y de sus piezas.

III. Fabricación:
1) Madurez de fabricación;
2) Costos de desarrollo y de ensayo;
3) Modo posible de fabricación (de piezas sueltas; en serie);
4) Requisitos de fabricación (equipamiento con maquinaria, herramientas, modelos, montajes, mano de obra, procuración de materiales).
5) Clasificación dentro del programa de fabricación.
6) Costos de fabricación;
7) Necesidades financieras adicionales y posibilidades de cubrirlas;
8) Riesgos de fabricación;
9) Explotación mediante subconcesión del know-how.

IV. Situación del mercado:
1) Participación en el mercado. (Sobre todo en el supuesto que la información empresarial relevante y confidencial se exporte).
2) Estado de la competencia;
a) Posición que ocupa en el mercado el dador del know-how;
b) Co-postulantes
b.1. Con referencia al producto.
b.2. Con referencia al know-how
c) Productos de la competencia.
3) Capacidad de entrega (propia y ajena)
4) Capacidad de absorción del mercado; expectativas (prudentemente estimadas) de volumen de operaciones;
5) Importación y exportación en el país del receptor del know-how;
6) Competencias que surgen en terceros mercados (inminente merma de los volúmenes de operación, disminución en las ganancias);
7) Influencia en la evolución del resultado (¿ganancias o pérdidas?).
8) ¿A cuánto asciende el riesgo?;
9) Peligro de obsolescencia técnica.

V. Estado de la técnica:
1) Continuación del desarrollo en la empresa propia (concentración de la labor de desarrollo por razones de racionalización y seguridad);
2) Transmisión de resultados de la labor de investigación y desarrollo;
3) Continuación del desarrollo en empresas ajenas;
4) Previsible envejecimiento del tipo correspondiente (progreso técnico);
5) Estado de las patentes;
6) Experiencias especiales;
7) Grado de madurez técnica, grado de automatización;
8) Condiciones de producción en la planta del receptor del know-how;
9) Capacidad que posiblemente se libere.

VI. Condiciones de venta:
1) Servicio a la clientela;
2) Publicidad;
3) Uso del nombre del dador del know-how
4) Organización de las ventas;
5) Obligaciones del receptor del know-how en cuanto al suministro de determinados mercados.
6) Receptor del know-how:
1. Utilidades para el receptor:
a) Ahorro de costos; disminución de los costos directos (v.g. costos de desarrollo, ausencia de desarrollos fallidos, costos de asesoramiento y gastos para la adquisición de medios de producción).
b) Mayor volumen de operaciones.
2. Estado de desarrollo del receptor del know-how;
a) Nivel de capacitación del receptor y en general, condiciones económicas, educativas y formación del país del receptor.
b) Empresa ya existente;
b.1. Que fabrica productos similares.
b.2. Que no fabrica productos similares.
c) Empresa nueva.
3. Potencia financiera del co-contratante.
4. Experiencias que revelen la decencia del beneficiario del know-how”.

Por supuesto estos factores no pretenden ser los únicos que se tengan en consideración al momento de considerar el porcentaje de las regalías, ni deben ser apreciados de forma aislada. La determinación del porcentaje de las regalías debe obedecer a un criterio que involucre a la mayor parte de los factores enumerados.

En el Registro de los Contratos de Transferencia de Tecnología Extranjera de Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), con frecuencia se determinan porcentajes que oscilan entre 5% y 7% en los contratos de licencia de información empresarial relevante y confidencial.

¿Qué entenderemos por “venta”? Aún cuando parezca sumamente clara la definición que nuestro sentido común atribuye al concepto “venta”, por lo común, en los contratos de licencia de información empresarial relevante y confidencial, se entiende como sinónimo de facturación, abarcando todas las formas onerosas de transmisión de la propiedad u otros derechos sobre los productos sujetos a la licencia.[100]

Así, por ejemplo, si se calcula sobre las ventas de precio al menudeo, por mayor, por lista, o por el precio según factura neta. Si bien, desde el punto de vista tributario, el licenciatario deberá retener el 30% por constituir renta de segunda categoría. No es poco común que en los casos de contratos de licencia de información empresarial relevante y confidencial, en el que el proveedor es una empresa extranjera, se determine expresamente que el licenciatario deberá pagar los tributos, sin que ello afecte el monto total de las regalías que ha de percibir.

9.2. Obligación del Ejercicio:

Parece absolutamente lógico que la información empresarial relevante y confidencial, adquirida por el licenciatario tenga como fin la explotación de la misma en el territorio otorgado. No obstante, en el Derecho, no podemos contar con la realización de conductas estrictamente lógicas y en circunstancias absolutamente “normales”. El genuino interés del licenciante en la explotación de la información empresarial relevante y confidencial debe quedar plenamente establecido en el contrato.

Tratándose de la licencia exclusiva de la información empresarial relevante y confidencial, el interés por la explotación de la información se acrecienta, en la medida que el licenciante pretende mantener la imagen de los bienes y servicios en el territorio otorgado al licenciatario, en el mismo que, como sabemos, el licenciante no puede operar u otorgar otras licencias.

La obligación de ejercicio garantiza, asimismo, al licenciante el flujo de regalías pactadas.

En el caso del contrato de franquicias es común que el franquiciado –con fines únicamente didácticos utilicemos la expresión “licenciatario de la franquicia” como simil- pagué por tener acceso al sistema de franquicia un derecho inicial, que no depende del ejercicio u operación del sistema de franquicia. Mutatis mutandi ello es aplicable al contrato de licencia de información empresarial relevante y confidencial. El acceso a la información, con todos los riesgos que ello supone para el licenciante, los obliga, en algunos casos, a determinar una cuota inicial que es absolutamente independiente del uso de la información en el mercado. No obstante ello, no es muy común la determinación de este tipo de obligaciones para el licenciatario en los contratos de know-how internacionales registrados en el INDECOPI.

Es pertinente indicar que entre la operación del negocio con la información suministrada y la suscripción del contrato puede pasar un lapso, cuya duración puede variar dependiendo del grado de preparación del licenciatario y su capacidad para internalizar la información. De ninguna manera, hay que entender la obligación de ejercicio del licenciatario como un correlato de la obligación de resultados, que cierto sector de la doctrina atribuye al licenciante.

Tratándose de información empresarial relevante y confidencial, que se encuentra apta para su explotación por el licenciatario, el licenciatario debe comenzar la explotación de la misma con prontitud, no puede alegar problemas de orden financiero u otros relativos a la instalación y aplicación de la información que sean de su estricta responsabilidad. De producirse estos hechos, el licenciante debe fijar un plazo para el inicio de las operaciones, una vez vencido el mismo sin que se hayan iniciado, podrá manifestar su voluntad de no aceptar el posterior ejercicio. Es pertinente que en el contrato se determine con claridad las consecuencias por la demora en la explotación de a información, los mismos que pueden abarcar la indemnización por los daños y perjuicios causados por la ausencia o el inoportuno comienzo de la operación y la resolución del acuerdo.

9.3. Obligación de dar Noticias de la Existencias de la Mejora:

El tema de mejoras, y en general de los aportes realizados por el licenciatario en la explotación de la información, enciende debates de todo tipo y calibre, en principio, el licenciatario no tiene la obligación de realizar mejoras; no obstante, el ejercicio de la misma puede desencadenar el desarrollo de aplicaciones nuevas. Ante tal suceso, es bastante común que en el contrato se determine la obligación del licenciatario de dar aviso al licenciante sobre la mejora obtenida. El motivo de la inclusión de estas cláusulas es que el licenciante ha suministrado la información que ha servido de base para el desarrollo de la innovación por parte del licenciatario, de otra forma no hubiera podido desarrollar mejora alguna.

Asimismo, en la medidas que con el contrato de información empresarial relevante y confidencial se celebre otro relativo a marcas. Es indispensable que el licenciante prohíba el uso de la mejora en la fabricación del bien o en la prestación del servicio, dado que puede alterarla imagen de la empresa licenciante. Sin embargo, a fin de no perjudicar el derecho del licenciatario es recomendable que se consigne explícitamente el daño a la imagen del licenciante, como motivación para la restricción de tal suerte que los usos que no afecten dicha imagen no sean obstáculos para el licenciatario y la aplicación de la mejora.

Es pertinente que los incentivos –como por ejemplo, reducción del porcentaje de regalías o uso compartido únicamente con el licenciante-, por el desarrollo de la mejora sean plasmados en el contrato, no sólo como un estímulo a la innovación, sino a fin de evitar futuros problemas con el licenciatario. La experiencia indica que las negociaciones una vez que la mejora ha sido realizada son muy dificultosas.

9.4. Obligación de Confidencialidad del Licenciatario: Una aproximación a la Teoría de las Obligaciones Post Contractuales.

La exigencia de la inclusión de la cláusula de confidencialidad del licenciatario, es la correlación natural de la obligación del licenciante de preservar la confidencialidad de la información.

Esta cláusula se encuentra vigente desde el momento en que se celebra el contrato, y se mantiene, incluso, con el fin del mismo por un tiempo ilimitado. Es en este último estadio en el que estamos frente a las obligaciones post contractuales.

La doctrina no es pacífica en el tema de las obligaciones post contractuales, su estudio aún es muy exiguo. Para algunos, una vez concluido el contrato –por sus causes normales o no- las obligaciones post contractuales que nacían de tal rescisión o resolución perdían su condición contractual, porque el contrato como tal ya no existía. Keidermacher reseña: “Lo que haría el contrato sería fijar qué conductas u omisiones de cualquiera de las partes debiera ser calificada como dañosa en caso de producirse; siguiendo esta tesitura, no podría demandarse el cumplimiento de conductas pretendidas, sino que, producida la omisión de la conducta pretendida, tal acto debería ser considerado como la omisión de un ilícito civil dañoso, y sólo cabría la demanda por la reparación de daños y perjuicios eventualmente irrogado”. (el subrayado es nuestro).

Bajo esta tesis, estaríamos frente al régimen de la responsabilidad extracontractual como única salida legítima para salvaguardar al licenciante de la información.

Otra corriente nos dice: “La determinación del régimen de responsabilidad aplicable se define por la fuente de la que nacen as obligaciones incumplidas. Carece absolutamente de importancia a estos efectos si el contrato ha concluido o no. Si estamos a la evidencia de que las obligaciones post contractuales han sido convenidas por las partes contractuales, ninguna duda puede caber con respecto a que la naturaleza jurídica de tales obligaciones es contractual y, por ello, ese será el régimen de responsabilidad aplicable”.[101]

Esta tesis se orienta al reclamo del cumplimiento de la conductas obligadas en el futuro, v.g., no competir o divulgar a terceros la información suministras, entre otras, una vez que el contrato ha fenecido, y no sólo pretender una indemnización por daños y perjuicios.

Una tercera posición la encontramos en lo expuesto por Alberto Spota, quien considera que “se trata obligaciones que pueden surgir con posterioridad a la extinción del contrato, y que la doctrina se siente inclinada cada vez con mayor asiduidad a considerar como existentes”.[102]

Para Spota existiría, por tanto, una responsabilidad post contractual: “En estos casos, tal responsabilidad post contractual se funda en e abuso del derecho en que incurrió quien ocasionó el daño al proceder invocando una prerrogativa jurídica[103], pero desviando los fines sociales y económicos.

Sea cual fuere la solución doctrinal que encauce el concepto de obligaciones post contractuales, debe preservarse el derecho del licenciante a mantener la ventaja competitiva que importa haber invertido en el desarrollo de información empresarialmente valiosa; en esta línea, el Derecho debe otorgar las herramientas pertinentes para asegurar el cumplimiento del acuerdo, y no únicamente permitir al resarcimiento por un daño que, por lo general, no se puede valuar con exactitud.

Con respecto a la regularización de las obligaciones post contractuales o restricciones posteriores al finiquito del contrato, el Código Civil Italiano tampoco lo hace; sin embargo, ello si bien no favorece. Tampoco dificulta la configuración de estas cláusulas en el contrato. Más aún, si la Ley de Propiedad Industrial, Decreto Legislativo N° 823, contempla la configuración de las cláusulas de confidencialidad:

“El usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto industrial por ningún medio, salvo pacto en contrario con quien le autorizó el uso de dicho secreto. En los convenios en que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica o provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales allí contenidos. Dichas cláusulas deberán precisar los aspectos que se consideren confidenciales”.

La Ley admite expresamente la necesidad de incluir en los contratos de transferencia de tecnología en general las cláusulas de confidencialidad, sin perjuicio de las acciones civiles o penales a las que hubiere lugar por el uso no autorizado de los conocimientos técnicos.

La Ley también nos otorga la facultad de establecer cláusulas de confidencialidad que transciendan la vigencia del acuerdo, así observemos: “Toda persona que haya elaborado o adquirido legítimamente –tal es el caso del ex licenciatario- secretos industriales, podrá emplearlos, divulgarlos o comunicarlos libremente, aun cuando el transfiriente los haya mantenido secretos. Ninguna de las partes podrá hacer valer sus derechos contra la otra, a menos que hubiese (SIC) pactado en contrario entre ellos”.

9.5. Obligación de la No Competencia

Una de las obligaciones, cuya importancia es indiscutible en la elaboración de los contratos de licencia de tecnología en general, es la obligación de la no competencia. La cláusula de no competencia tiene una doble dimensión, dado que es aplicable tanto durante la vigencia del acuerdo como una vez concluido el mismo durante un lapso determinado, el ex licenciatario no debe establecer un negocio en un espacio territorial específico y en la misma actividad comercial.

En la obra sobre el contrato de franquicia[104], otorgamos algunos alcances sobre la trascendencia de esta cláusula que consideramos pertinentes reproducir, dada las evidentes relaciones entre la información empresarial relevante y confidencial y el franchising: “la primera (hace mención a la no competencia durante la vigencia del acuerdo) deviene de la exclusividad en el aprovisionamiento de los bienes, el franquiciado se obliga, a fin de mantener los estándares de calidad, ha adquirir los bienes del franquiciante o del proveedor que éste designe; por tanto, no podrá adquirir o vender otros bienes que compitan o desnaturalicen el negocio franquiciado.

La obligación post contractual de no competencia nace de la necesidad de evitar que la persona, a la cual ha capacitado, compita con ella en igualdad de condiciones, lo cual significaría pérdida de ventaja competitiva.

Kleidermacher señala al respecto: “... su origen se centre en evitar que el franquiciado durante un lapso dado usufructúe gratuitamente los beneficios residuales que surgen de la clientela de su zona”.[105]

Sin embargo, debemos considerar que, dadas las características de la franquicia –los contratos tienen una duración muy extensa-, puede que el franquiciado no esté dispuesto ha dejar de realizar una actividad empresarial con la cual ha obtenido éxito, aún cuando deje de utilizar los conocimientos técnicos secretos o los signos distintivos del franquiciante.

La legislación extranjera reconoce la necesidad de impedir que el ex franquiciado compita con el franquiciante por un plazo determinado; el Reglamento de la Comunidad Europea 4087/88 señala un plazo máximo de un año, en Bélgica se limita a dos años.

La guía de la OMPI nos dice: “El licenciante de la franquicia debe tener la oportunidad de formar a un nuevo licenciatario de franquicia y darle un plazo razonable para que se establezca comercialmente”.[106]
Consideramos saludable para la franquicia el establecimiento de la cláusula, puesto que fomenta la investigación y el desarrollo de nuevos procedimientos; por el contrario, de no aceptarse, el franquiciante no tendría ningún incentivo para desarrollar nuevas tecnologías y conceptos, por cuanto el franquiciado se beneficiaría de ellos al término del contrato.

Esta práctica, que, por su lógico y buen criterio, es aplicable -con las restricciones legales pertinentes en cuanto al plazo de duración- en los países anglosajones y europeos, colisiona violentamente en los países latinoamericanos ricos en normas, pobres en la asignación eficiente de los recursos escasos.

Al crecer la franquicia en nuestra patria, es seguro que en el contrato se establecerán estas cláusulas de no competencia una vez concluido el contrato; sin embargo, el franquiciado que pretenda burlar ese compromiso contractual no tendría más que sujetarse a lo señalado en la Constitución vigente en su artículo 2° numeral 2) “Toda persona tiene derecho... 15) A trabajar libremente, con sujeción a la Ley”, es decir, a realizar cualquier actividad económica siempre que está fuera lícita; de tal suerte que, a ojos de un Juez, esta cláusula de no competencia podría restringir este derecho constitucionalmente reconocido al es franquiciado, quien establecería su negocio con rasgos similares con el consiguiente desmedro para el franquiciante y su red, en principio, y en general, para el desarrollo de la franquicia.

El establecimiento de cláusulas penales, por el incumplimiento de la obligación, no constituye una solución muy saludable, puesto que si el Juez señala que la obligación es ineficaz, el demandar una indemnización para el resarcimiento de los daños y perjuicios causados no tendría mayor repercusión.

Consideramos recomendable, en tanto la legislación nacional no se pronuncie sobre un hecho de vital importancia en el desarrollo de la franquicia, incorporar en el contrato una cláusula arbitral, en virtud de la cual cualquier controversia que se desate será vista y resuelta por el Tribunal Arbitral”.

En efecto, lo frondoso de nuestras normas contrasta con la medianía de nuestra economía de sobrevivencia. Sin embargo, ello no es privativo de nuestros países. La doctrina francesa considera que las restricciones al licenciatario, con motivo del establecimiento de ésta cláusula, debe ser limitadas en el tiempo y en el espacio. Se considera que el licenciatario no puede ser restringido de forma tal que no pueda ejercer actividades económicas concurrentes con el licenciante, una vez concluido el cuerdo o en un territorio ilimitado.[107]

9.6. Vigencia del Acuerdo:

De acuerdo al principio de libertad contractual constitucionalmente reconocido, las partes pueden pactar libremente el plazo de vigencia del acuerdo.[108] Incluso, cabe que las partes no señalen un plazo determinado, sin que ello afecte la capacidad resolutoria de las partes ante eventuales incumplimientos y que ello implique que el contrato de licencia es uno de cesión de tecnología.

Un aspecto importante que debe tenerse en consideración, al momento de la elaboración del acuerdo, es la obsolescencia de la información suministrada, es decir, la pérdida del valor de la tecnología como consecuencia de su conocimiento generalizado o de haber sido reemplazada por tecnología más eficiente. En el primer caso, el incumplimiento de las obligaciones post contractuales de confidencialidad y no competencia deviene en inútiles, en la medida que la información empresarial es de conocimiento público y cualquiera con cierta capacidad podría internalizarlos. Caso distinto es el de la obsolescencia por la aparición de una tecnología más eficiente, las cláusulas de confidencialidad y de no competencia son plenamente exigibles al licenciatario; éste no tendría derecho alguno para continuar con el uso de la información licenciada, al no estar sujeta al conocimiento público.

Aún cuando las partes hayan suscrito el acuerdo a plazo determinado, cabe la resolución del mismo por el incumplimiento de las obligaciones o por voluntad unilateral de las partes. En este último caso, se hace indispensable fijar un plazo razonable, a fin de reducir los perjuicios de las partes. Cabanellas reseña claramente este aspecto: “... cuando dicha resolución sea requerida por el licenciante, deberá tenerse en cuenta la necesidad del licenciatario de disponer de sus stocks acumulados y, cuando la resolución sea solicitada por el licenciatario, deberá considerar el interés del licenciante en tomar contacto con posibles nuevos licenciatarios”.

Como hemos reseñado, al referirnos a las obligaciones post contractuales, a término del acuerdo, el receptor deberá cesar en el uso de la información licenciada; dicha medida no lo pone en situación de desventaja frete a terceros competidores, dado que el ex licenciatario tuvo prerrogativas durante la vigencia del acuerdo que de otro modo no hubiera tenido. La restricción del licenciatario al finiquito del acuerdo cesa una vez que la información empresarial cae en el dominio público.

9.7. Territorio:

La determinación del territorio está sujeta a las cláusulas del contrato. En caso no se hubiere determinado el espacio territorial, el licenciatario está plenamente autorizado a utilizar la información sin restricción espacial alguna. La delimitación territorial, sin embargo, se encuentra bajo la lupa de entes reguladores promotores de la libre competencia y sancionadores de la competencia desleal. En la legislación norteamericana, las cláusulas de determinación del territorio son aceptadas a) en tanto la tecnología suministrada constituya trade secrets, b) las restricciones tengan un carácter accesorio respecto del propósito principal del contrato y c) los contratantes no sean competidores con anterioridad al contrato considerado. Dichos literales obedecen a que la delimitación territorial puede dar lugar a una repartición de mercados encubierta, práctica que atenta contra la legislación antitrust.

A fin de determinar la legitimidad de las cláusulas de determinación territorial, debe tenerse en cuenta sus efectos procompetitivos y anticompetitivos. El licenciante al proveer la información empresarial relevante y confidencial está contribuyendo a la concurrencia en los mercados correspondientes a los productos en que dichos secretos fueren aplicables. Pero, los efectos anticompetitivos de las restricciones territoriales serían inaceptables en los siguientes casos:

1) Cuando la tecnología sea de escasa importancia, en relación con los productos respecto de los cuales se apliquen las restricciones territoriales.
2) Cuando las restricciones afecten productos no relacionados con la información trasmitida.
3) Cuando las restricciones afecten la posición de una empresa que ya esté produciendo con otra tecnología los productos a ser manufacturados con los conocimientos transmitidos o que tenga la posibilidad de producirlos con otras tecnologías, sin que tales alternativas tengan efectos anticompetitivos similares a los dispuestos en el contrato considerado.


9.8. Exclusividad:


Corresponde a las partes restringir el número de empresas autorizadas a operar con la información empresarial licenciada. El interés del licenciatario en el establecimiento de la cláusula de exclusividad parte de obtener participación preponderante en el territorio. La exclusividad también es provechosa para el licenciante, puesto que garantiza la imposición de una mejor contraprestación.

Tal y como hemos hecho mención, el otorgamiento de exclusividad limita el derecho del licenciante de otorgar otra licencia en el territorio otorgado al licenciatario y, más aún, su propia capacidad de operación en dicho mercado[109]. Sin embargo, pese a ostentar exclusividad, el licenciatario exclusivo no puede accionar contra terceros que apliquen la información , como consecuencia de una conducta dolosa. El licenciatario debe dar noticia de dichos actos al licenciante, a fin que este adopte las medidas pertinentes. Cabe sí el otorgamiento de poderes suficientes al licenciatario para iniciar las acciones administrativos o judiciales por violación de secretos.

El licenciatario debe obtener del licenciante información a cerca de otras licencias que se hayan suministrado a terceros en el territorio, y, en todo caso, exigir garantías por parte del licenciante de la inexistencia de otros licenciatarios.

9.9. Cláusula del Licenciatario más favorecido:

En caso no se otorgue exclusividad en determinado territorio, el licenciatario estará interesado en incluir una cláusula en la que de determinen la igualdad de condiciones entre él y los licenciatarios futuros, o, lo que es lo mismo, evitar se otorgue a terceros condiciones más ventajosas que atenten contra su capacidad de competencia, y, dado el caso, obtener las mismas prerrogativas en la suscripción del acuerdo posterior.

Como bien indica Costner, las cláusulas del licenciatario más favorecido pueden abarcar únicamente determinados aspectos de los contratos comprendidos dentro de sus términos ¾ como es el caso de los montos de las regalías pactadas ¾ o bien la totalidad de las disposiciones de tales contratos.
[1] El proceso de desmaterialización de la economía mundial conduce al empeoramiento de las capacidades de negociación de los países del Tercer Mundo suministradores únicamente de materia prima, para ellos el proceso de la Marginación Histórica está en marcha y es inexorable. (Cfr. BROCK, Lothar ¿Marginación histórica?: El tercer mundo y la economía mundial. D+C. N° 05/1995. septiembre /octubre). Menzel, además considera una división tripartita del mundo: 1) Sociedades posmodernas suministradoras de servicios 2) Los nuevos países industriales del este y sudoeste asiática (sin incluir a Japón) proveedores de bienes manufacturados, las materia primas para la fabricación de estos bienes son, a decir del autor que seguimos, provenientes: “paradójicamente en forma mayoritaria de los antiguos países industriales como Estados Unidos, Canadá, Australia o Rusia. 3) El “resto”, vale decir, Africa subsahariana, vastos sectores del sur y centro de Asia y América latina ya no son necesarios, carecen de pronto de interés como mercados o suministradores de la economía mundial.
[2] Estadística de expansión laboral. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Lima. Enero. 1998. Lothar Brock, catedrático de Relaciones Internacionales en la Universidad de Francfort de Meno, sostiene que para el año 2020 sólo el dos por ciento de la población laboral mundial estará ocupada en el sector industrial.
[3] Drucker. OP. Cit. p. 198.
[4] Ello sin perjuicio de que los economistas ya hayan posado sus inquisidores ojos en la participación de la propiedad intelectual en el desarrollo económico industrial, en este sentido se muestra la obra de Joseph Schumpeter que sostiene que la innovación y la difusión de tecnología son fuerzas conductoras en el avance industrial. Son particularmente interesantes sus apreciaciones en relación con los países emergentes, indica que si están retrasados en la apropiación de nueva tecnología , es posible no obstante que aprovechen el cúmulo de conocimientos científicos y técnicos disponibles en los países desarrollados. Esta conclusión es necesario concordarla con los estudios de Burstein (Cfr. Difusión of knowledge-based products; Applications to developing countries. Economic Inquirí, Western Economic Association Internacional, volumen XXII, N°04, Octubre de 1 984, p. 612), en el que señala la conveniencia de los países subdesarrollados de tener sistemas de protección de la propiedad intelectual fuertes a efecto de favorecer la difusión de know-how.


[5] Drucker. Op. Cit. p. 203.
[6] El caso japonés (y también el coreano) es en muchas ocasiones sostenido como ejemplo de los beneficios de la piratería y, en general, de las ventajas de una protección débil de la propiedad intelectual. En Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, la política estatal se fundamentó en el licenciamiento de tecnología extranjera y el know-how de Occidente, prestando atención a la realización de mejoras, es decir, a los elementos innovadores que agreguen un “toque” distintivo con relación a los productos sujetos a la protección de la propiedad intelectual. Estas mejoras distan demasiado de ser consideradas como meras copias. Desde aproximadamente 1 950, los japoneses promovieron la capacidad técnica y la innovación en la producción utilizando medidas domésticas tales como una ley de estandarización industrial, un ambicioso sistema de subcontratación de conceptos de control de calidad estadounidense y el apoyo a las pestañas y medianas empresas. Cada una de estas medidas se benefició con la protección de la propiedad intelectual. Para mostrar el interés japonés en la información empresarial relevante y confidencial es menester citar el trabajo de Jorda: “La palabra inglesa know-how es parte integrante del vocabulario japonés. Las compañías japonesas están ocupadas creando, usando, comprando y vendiendo a diario secretos comerciales; el gobierno japonés cobra impuestos por los beneficios derivados de su licenciamiento y los contadores japoneses los insertan en el activo de las hojas de balance cuando se compran o reciben” (Cfr. JIRDA, Karl Impact of technological change on industrial propspects for the LCD’s, artículo preparado para el Seminario del Banco Mundial sobre technology and Long Terms economic growth prospects, noviembre de 1 988, p. 14-16. Citado por SHERWOOD, Robert. Op.Cit. p. 171) Esta afirmación nos lleva a reconsiderar el éxito japonés, es muy posible que existiera piratería, pero es obvio que esa no fue la causa del suceso insular. Por lo que es falaz considerar a la piratería – free riding – como un nivel anterior e indispensable a la innovación.

[7] SHERWOOD, Robert PROPIEDAD INTELECTUAL Y DESARROLLO ECONÓMICO Pág. 18.
[8] Sobre calidad, efectividad y ámbito de la regulación PAREDES, Ricardo, SÁNCHEZ C. José Miguel y FERNÁNDEZ, Arturo PRIVATIZACIÓN Y REGULACIÓN EN LATINOAMÉRICA. Revista de Análisis Económico. Vol 10. N° 2. Pp. 3-19. Noviembre 1995.
[9] Esta Posición bien puede encuadrarse en la teoría del “incentivo”, ésta señala que es beneficioso e indispensable atraer esfuerzos y recursos al trabajo y desarrollo de la creatividad, el descubrimiento y la invención. Para revisar otras teorías y criterios justificantes de la protección de la propiedad intelectual ver SHERWOOD, Robert Op.Cit. p 47 y ss.
[10] CABANELLAS Op. Cit. P. 99.
[11] La exclusividad relativa obedece a que el titular de la información puede evitar que terceros, con o sin acceso a ella, puedan usufructuar dicha información, a menos que haya sido desarrollada por ellos con sus propios medios e investigaciones. Al referirnos a la expresión exclusividad relativa hacemos mención al carácter imperfecto de la protección del know-how, puesto que otra personas pueden desarrollar por sus propios medios e inversiones información que pueda equiparse o superar a la ya existente. No obstante su imperfección, la protección funciona para los fines que detallamos. La Ley 24766, no otorga derechos exclusivos sobre la información empresarial relevante y confidencial, más del texto de la norma se infiere una protección en los términos expuestos.
[12] CABANELLAS Op. Cit. P. 100
[13] El derecho de los Secretos Comerciales (Trade Secrets Law), de gran desarrollo en la legislación norteamericana, precisa que los competidores están en libertad para duplicar la información mediante el descubrimiento independiente o incluso mediante ingeniería inversa del producto de quien posee el secreto comercial. Mas de ninguna forma cabe la apropiación indebida de la información empresarial relevante y confidencial sea por mala fe o incumplimiento del contrato. Sobre el tema ver POSNER, Richard EL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO Pág. 45 y siguientes.
[14] Díez – Picazo en la obra que citamos desarrolla la relación entre los diversos niveles de avances tecnológicos y el Derecho.
[15] DIEZ – PICASO, Luis DERECHO Y MASIFICACIÓN SOCIAL. TECNOLOGÍA Y DERECHO PRIVADO (Dos esbozos) Pág. 135-136.
[16] En el derecho de Autor por más brillante que sea una idea no se protege. Se protege las creaciones intelectuales en tanto están plasmadas en determinadas obras.
[17] En realidad esta es una preocupación que trasciende lo teórico, busca la regulación efectiva del conocimiento relevante en la empresa, sin caer en las tentaciones que llevaron a ubicar, sin mayor razonamiento jurídico, al software como obra literaria: “Con ello se fue produciendo un falseamiento del Derecho de los bienes inmateriales, puesto que lo único que se pretendió fue, no resolver un problema de acuerdo con la naturaleza de la creación intelectual, en cuestión, sino del modo más conveniente para los intereses de los proveedores”. (Cfr. HIGUERAS. Op.Cit. p. 249.)
[18] La persona que tenía un oficio juraba secreto de sus habilidades, por tanto, era inaccesible para todo aquel que no hubiera sido aprendiz con un maestro que le hubiera enseñado por medio del ejemplo.
[19] Drucker. Op. Cit. p. 31.
[20] OMPI SEMINARIO DE ORIENTACIÓN SOBRE LOS ASPECTOS GENERALES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Pág. 4.
[21] SLAME, María TRANSPARENCIA DE TECNOLOGÍA Pág. 6.

[22] Elipsis de Know how to do it. En Francia se le conoce como connaissances spéciales y también como savoir faire; en Alemania betriebliche Erfabrungen. En Latinoamérica también se le conoce como conocimientos técnicos.
[23] SLAME, María. Op. Cit. p. 8.

[24] La Oficina encargada del registro de los contratos de licencia de tecnología suscrito entre nacionales y extranjeros licenciantes de tecnología en el Perú se llama Área de Transferencia de Tecnología Extranjera del INDECOPI, en dicho órgano administrativo se registran los contratos de licencia de tecnología, mas no los acuerdos de cesión de tecnología.
[25] Es plenamente válido lo dicho en el apartado UN POCO DE HISTORIA.... y como el lector entenderá nuestra voluntad ha sido preparar un poco el terreno para un cabal entendimiento de la figura económica – jurídica.
[26] Los gremios eran tan poderosos que, además de tener controlada y reglamentada la venta y distribución de materias primas, la venta de productos acabados, el acceso a los cargos superiores, podían quemar los productos elaborados sobre la base de dicha información en las públicas.
[27] GÓMEZ SEGADE, José Antonio EL SECRETO INDUSTRIAL Pág. 259
[28] Art. 363. El que teniendo noticia, por razón de su estado, oficio, empleo, profesión, o arte, de secretos cuya publicación pudiere causar daño, los relevare sin consentimiento del interesado o sin que la revelación fuere necesaria para salvaguardar un interés superior, será reprimido, por acción del perjudicado, con prisión no mayor de dos años o multa de renta de tres a noventa días e inhabilitación conforme a los incisos 1° y 3° del artículo 27°, por no más de tres de años.
Están especialmente comprendidos en esta disposición los eclesiásticos, abogado, apoderados, notarios, médicos, farmacéuticos, los auxiliares de estas personas y las parteras.
También están especialmente comprendidos los estudiantes de medicina que conocieran algún secreto con ocasión de sus estudios.

[29] STUMPF, Herbert EL CONTRATO DE KNOW HOW Pág. 10.
[30] OMPI SEMINARIO DE ORIENTACIÓN SOBRE LOS ASPECTOS GENERALES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Pág. 5.
[31] Citado por FARINA, Juan TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA. En revista de Derechos Intelectuales. Tomo V. Pág. 253.
[32] Cabanellas en el excelente trabajo citado considera que el término conocimientos técnicos engloba tanto a la información técnico-industrial como a la organizacional. “... la definición de conocimientos técnicos (...) que se pretende incluir en el concepto aquí analizado todo tipo de saber económicamente significativo, sea que su aplicación, actual o potencial, corresponda a la industria, al comercio o a otros tipos de actividades” (Cfr. CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Op. Cit. Pág. 34.)
[33] CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS Pág. 32
[34] VAN NOTEN, M. KNOW HOW LICENSING IN THE COMMOM MARKET Tomado de la Revista de la Universidad de Nueva York. Pág. 17 y 18.
[35] Mycalex Corp. Of America vs. Pemco Corp. 68. U.S.P.Q. 317. (D.C. Maryland, 1946).
[36] Estos tres conceptos de la legislación norteamericana han sido tomados de Mark Halligan, experto estadounidense en trade secret law, su página web es, sin duda, la más interesante en relación con el tema.
[37] MAGNIN, F. KNOW-HOW ET PROPRIETE INDUSTRIELLE, citado pos CABANELLAS, g. Op. Cit. p. 33
[38] GOMEZ SEGADE, José SECRETO INDUSTRIAL (KNOW-HOW) Pág. 57.
[39] Salvo que, como bien señala Gómez Segade, se venda como parte de un Complot contra la empresa que la ha desarrollado. “Pero parece claro que no se vende información sobre la situación financiera de una empresa, sus proyectos, etc. Si se habla de venta será para referirse a un negocio ilícito, consistente en sobornar al personal con el objeto de obtener dicha información y poder perjudicar a la empresa”.
[40] United States International Trade Commission, Foreign Protection of Intellectual Property Rights and the effect on US Industry and Trade publicación USITC 2065, febrero de 1988.
[41] La expresión anglosajona trade secret que se traduce al español como secreto comercial no debe entenderse en forma restrictiva como aplicable tan sólo a la información comercial, es un término que con el uso ha ganado la posición de costumbre y que ha terminado por eliminar la posibilidad de establecer vocablos más exactos con respecto a la información empresarial relevante y confidencial.
[42] En este sentido Mc. Donald en su obra KNOW HOW LICENSING AND THE ANTI-TRUST LAWS “… El término know how está, por tanto, limitado a información técnica que a) es secreta y, b) permite a su titular una oportunidad de obtener una ventaja competitiva sobre quienes no la poseen”. Según Böhme el know how abarca todos los terrenos del saber industrial especializado, descartando las invenciones patentadas. Guillermo Cabanellas (H), nos lo define como conocimientos técnicos no patentados, pero patentables, en sus términos “operaciones definidas mediante las cuales se obtiene la transformación deseable de las cosas que nos rodean” (Cfr. CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo CONTRATOS DE LICENCIAS Y TRANSFERENCIA DE LA TECNOLOGÍA Pág. 29 y 30. Gómez Segade excluye del concepto bajo estudio los conocimientos que no tengan carácter industrial “la inclusión de conocimientos comerciales dentro del concepto de know how diluiría la protección del único know-how de auténtico valor, que es el que tiene por objeto datos técnicos industriales. En tercer lugar, cabe subrayar que los contratos de cesión o licencia de know how stricto sensu tienen por objeto tan sólo conocimientos técnicos; éstos son los únicos que interesan a los adquirientes, porque son válidos en todas partes debido a que la técnica es universal”. (Cfr. GOMEZ SEGADE EL SECRETO INDUSTRIAL (KNOW HOW) Pág. 159.
[43] CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G. OP. Cit. Pág. 39-40.
[44] LE PERA, Sergio CUESTIONES DE DERECHO COMERCIAL MODERNO Pág. 297.
[45] HALLIGAN. Mark THE TRADE SECRET HOME PAGE ON LINE: PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS COMERCIALES.
[46] La Cámara Internacional de Comercio en 1 957 señaló: “Este concepto puede designar no solamente fórmulas y procedimientos secretos, sino también una técnica que guarde conexión con procedimientos de fabricación patentados y que sea necesario para hacer uso de la patente”. Asimismo, es conocido el mayor compromiso del know how, en su génesis, con las técnicas industriales; en este sentido Böhme: “.... el know how constituye un bien inmaterial (“saber”) que se limita exclusivamente al campo industrial”.
[47] El derecho de exclusiva en los elementos de propiedad industrial nace a partir de la inscripción en el registro correspondiente, en nuestro caso en las oficinas de Invenciones y Nuevas Tecnologías y de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).
[48] Op. Cit. P. 302.
[49] SHERWOOD, Robert. Op. Cit. Pág. 68.
[50] A excepción de la figura del secreto industrial que nuestra legislación todavía reconoce en el campo de la propiedad industrial; concepto que protege a los conocimientos técnicos mas no a los comerciales. Los primeros intentos en considerar al know-how como un emancipado del Derecho Industrial, pero con prerrogativas similares, provienen del caduco sector comunista “dejando de lado la circunstancia de que frecuentemente no se otorga por estas innovaciones o proyectos de racionalización un derecho de monopolio o exclusividad, al modo como lo hace el régimen tradicional de las patentes, sino simplemente el derecho a percibir una remuneración o compensación por quien los utilice, debe señalarse que en los autores de los países socialistas aparece cierta tendencia a descartar la identificación del know-how con estas figuras o, en todo caso, a sospechar que el know-how en sentido amplio comprende alguna otra forma aún no determinada que no es ni invención, ni modelo de utilidad, ni descubrimiento, ni innovación técnica, ni programa de racionalización” Cfr. LE PERA, Sergio. Op. Cit. Pág. 308. recurre a los siguientes autores para dar esta apreciación: EMINESCU, Yolanda THE PROTECCIÓN OF KNOW-HOW IN RUMANIA Pág. 97.; KUNZ, Otto LEGAL TREATMENT OF KNOW-HOW IN CZECHOLOVAQUIA Pág. 15.
[51] BING, Jon A BACKGROUND ANALYSIS FOR INFORMAION LAW Vol. I. N°12. Setiembre 1987 citado por HEREDERO HIGUERAS, Manuel DERECHOS INMATERIALES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Ponencia desarrollada en el II Congreso Internacional de Informática y Derecho. Actas Vol.II. Pág. 245.
[52] La Autista arrogancia del Derecho es puesta de relieve por Ascarelli “.... en lo que se refiere a las cosas materiales o corporales el ordenamiento jurídico se limita a recoger y dar curso a una realidad que es prejurídica, en lo que concierne a los bienes inmateriales, las cosas ocurren de modo diferente. Se disciplina normativamente el supuesto mismo de hecho constitutivo del bien. El bien mismo en cuanto tal es una creación del Derecho y sólo pueden ser consideradas en puridad como bienes inmateriales aquellos que el Derecho define como tales en atención a razones que son de política jurídica”. La realidad nos da un sopapo en el rostro.
[53] GOMEZ SEGADE, Op. Cit. P. 83.
[54] Hemos adoptado el vocablo confidencial, dado que consideramos que el término secreto utilizado por la literatura mayoritaria, más que costumbre que con ánimo de claridad, es equívoco por las razones expuestas en este apartado. No sin antes advertir que algunos autores como Cabanellas o Troller encuentran diferencias entre ambos términos, para ellos los conocimientos secretos están constituidos por “información a la que no tiene acceso el público interesado y que no se encuentran difundida en forma generalizada en la rama industrial o profesional pertinente. Los conocimientos mantenidos en confidencialidad, por el contrario, suponen simplemente que su poseedor ha tomado las medidas de caso para prevenir que terceros tengan acceso a ellos” (Cfr. CABANELLAS (H), Guillermo. Op. Cit. 165)

[55] Las franquicias más exitosas, como KFC o McDonald’s, tienen una red mundial que sobrepasa los límites cuantitativos más modernos, sin embargo, la información contenida en los manuales de operación tiene que preservarse en forma confidencial, bajo sanción de resolución de contrato, indemnización por los daños y perjuicios ocasionado s y nacimiento de las obligaciones postcontractuales de rigor.
[56] STUMPF, Herbert. Op. Cit. p.10.
[57] Esta expresión implica que los conocimientos técnicos no confidenciales no generan ventaja competitiva en el titular frente a los demás competidores, dado que se encuentran al alcance de todos.
[58] CABANELLAS. Op. Cit. P. 63.
[59] CABANELLAS. Op. Cit. P. 458.
[60] Estas “precauciones indispensables deben entenderse en todos los casos como perfectibles no perfectas.
[61] CABANELLAS. Op. Cit. P. 475.
[62] Idem. P. 476-477
[63] Según el artículo 25° inc) d. Del Decreto Supremo N° 003-97-TR (Texto Único ordenado del Decreto Legislativo N° 728) Ley de Productividad y Competitividad laboral, constituye falta grave, y en consecuencia causal de despido, la filtración de dicha información por obra del trabajador. Esto sin perjuicio del derecho que tiene el empleador de demandar al trabajador la reparación de los daños y perjuicios causados por dicho acto. (Art. 4° inc) j. de la Ley Procesal de Trabajo (Ley N° 26636).
[64] MILGRIM, R.M. SEARS TO LEAR TO PAINTON. OF WHALES AND OTHER MATTERS p. 2-32.
[65] Convenio de partes en Microsoft Corporation vs Robert H. Dickerson, Causa N° C87-1658, Tribunal Norteamericano para el distrito occidental de Washington, Borlabnd International, Inc.and Robert H. Dickerson vs Microsoft Corporation, N° C87-20791-WAI, Tribunal Norteamericano para el distrito septentrional de California, fechado el 18 de diciembre de 1987.
[66] GOMEZ SEGADE, J.A. EL SECRETO INDUSTRIAL (KNOW-HOW). Concepto y Protección. Pág. 238 y ss.
[67] El régimen de copropiedad es una figura especial y no hacemos mención a ella. Los copropietarios lo son en relación con un bien tangible y en cuotas ideales.
[68] Son muebles: inc 6) Los derechos patrimoniales de autor, de inventor, de patentes, nombres, marcas y otros similares. Podemos entender que la redacción de este artículo deja abierta la posibilidad de considerar a la información empresarial confidencial y relevante como parte de los bienes muebles, sin que por ello dejemos de opinar sobre la obsolescencia de la clasificación de los bienes en el Código Civil.
[69] LAFAILLE H. TRATADO DE DERECHOS REALES TOMO I. Pág. 365
[70] CABANELLAS. Op.Cit. p. 271.
[71] 1) National Starch Products, Inc., v. Polymer Industries, Inc., 273. App.Div. 732.79.N.Y.S. 2d. 357. (1st Dept.). 2)Kewanee Oil Co. v. Corp.
[72] En general, el derecho se ve acosado por el vertiginoso desarrollo de la tecnología, pero es en el campo de la propiedad intelectual donde observaremos los giros más radicales y la capacidad de los juristas de comienzos del milenio para afrontar problemas como el de la infraestructura global de la información y su regulación. Los conflictos jurídicos entre empresas que operan en la sociedad virtual que auspicia INTERNET terminan por motivar las primeras expresiones del Derecho al respecto. Un artículo publicado en The Wall Street Jorunal que comenta las controversias legales en internet precisa al respecto: “Aunque estos ejemplos -se refiere a los conflictos jurídicos entre empresas proveedoras de servicios en internet- pueden sonar como batallas legales sobre tecnicismos, en realidad van al corazón de cualquier economía, vieja o nueva. “el funcionamiento de una nueva economía depende la definición de los derechos de la propiedad y de su cumplimiento”, dice Ronald Coase, economista de la Universidad de Chicago, ganador del Premio Novel gracias a la formulación del teorema que lleva su nombre. El comercio electrónico está sembrando confusión sobre temas que se habían resuelto hace mucho tiempo, como la manera en que se posee y comparte la información disponible. Napster –cuyo software permite intercambiar archivos de música digital en línea de manera gratuita- agiganta el fantasma de que las protecciones se derrumbarán a medida que la tecnología facilite operar copias de buena calidad de canciones, fotos y películas, así como distribuirlas ampliamente, evadiendo los derechos de reproducción.
Los detractores de Napster sostienen que, sin estos derechos, los autores y artistas perderán su incentivo financiero para crear y su producción disminuirá. “El modelo Napster amenaza el sustento de quienes crean música y la viabilidad del legítimo negocio de la música por internet”, dijo en junio de Edward Murphy, presidente de la National Music Publisher Association de Estados Unidos, al pedir una intervención judicial.
Pero también hay peligros para el libre mercado si los derechos de propiedad se vuelven muy restrictivos. Y la respuesta favorita de muchas compañías, imponer nuevos límites a la difusión de información electrónica, puede tener costos económicos. “El gran riesgo es que estemos creando reglas que dificultan el acceso legítimo a la información”, opina Mark Lemley, director del Centro de Ley y Tecnología de la Universidad de California en Berkeley.(...) Las discusiones se refieren a si la Nueva Economía está creando nuevas formas de propiedad dignas de protección legal. Un caso que está levantando polvareda entre los economistas es la demanda de eBay en contra de Bidder Edge Inc., un servicio de subastas que entrega información de precios y cantidades recogida de varios sitios de remates en la Web. Ebay alega que esa información es de su propiedad, y en mayo pasado ganó una audiencia preliminar en la corte federal al defender su derecho de impedir que Bidders Edge distribuya esos datos sin pagar. Estos debates se volverán cada vez más comunes a medida que los productos de información y de investigación obtengan una porción mayor de economía. Siempre ha sido más complicado establecer los derechos de propiedad intelectual que los de propiedad física. Los economistas llaman a los bienes físicos “bienes rivales”: hay un límite claro acerca de cuantas personas pueden compartir un helado. La información, en cambio, no enfrenta esas restricciones, especialmente en la era de internet. Los derechos de propiedad intelectual son otorgados para el beneficio del vendedor, con el fin de darle un incentivo económico para que innove . algunos economistas destacan que las protecciones a la propiedad intelectual no siempres estimulan la innovación. Un reciente estudio del Instituto de tecnología de Massachussets (MIT) concluyó que la investigación y el desarrollo en la industria del software se estabilizaron después de que se implementarán nuevas protecciones en la década del 80. Los autores argumentan que ciertas industrias de información se beneficiaron más del compartir abiertamente y de la competencia. “Si uno mira la explosión de Internet, es irrisorio decir que no hay suficientes incentivos y que hay que crear más con derechos de propiedad intelectual”, dice Lawrence Lessig, profesor de Leyes de la Universidad de Stanford. Pero Lessig reconoce que está librando una dura batalla en contra de creencias arraigadas. Después de que diera un discurso contra los derechos de propiedad intelectual, un hombre del público se levantó y le dijo: “Yo pensaba que el comunismo había muerto”. (SHCLESINGER, Jacob ¿ES LA RED UNA ALIDAD O UNA ENEMIGA DEL CAPITALISMO? Publicado con fecha 26 de julio de 2000).

[73] Concepto Económico que el Dr. Alfredo Bullard en un análisis sobre el sistema de transferencia de la propiedad inmueble define como: “.... costos y beneficios no asumidos por el agente, o que no le son compensados, son los que llamamos externalidades”. Tomado de la Revista Jurídica de la Universalidad Católica DERECHO N°. 45. Pág. 132.
[74] Idem. Op. Cit. p. 133.
[75] Artículo 166° del Derecho Legislativo N° 823. Ley de Propiedad Industrial.
[76] CABANELLAS. Op.Cit. Pág. 380.
[77] El conocimiento empresarial relevante y confidencial para crear efectos jurídicos requiere que trascienda la esfera mental. Una relación jurídica necesita de una pluralidad de personas y los procesos meramente mentales no implican sino una.
[78] CABANELLAS. Op.Cit. p. 382-383.
[79] CABANELLAS. Op.Cit. p. 385-386.
[80] De hecho, bajo el supuesto configurado por Cabanellas el ex trabajador que haya tenido acceso a la información empresarial relevante y confidencial podría usarla por ser imposible en la práctica prohibir el uso de la información una vez ingresada al cerebro del ex trabajador, considerándola como parte de su patrimonio, por tanto de libre uso y disposición. El desdoblamiento, en consecuencia, supone la prohibición de usar los conocimientos adquiridos una vez terminada la relación laboral o la circunstancia que dio acceso a la información reservada.
[81] Stampede Tool Warehouse vs mayo, 651.N.E.2d 209 (1995). En este caso la defensa del demandado consistía en exigir a la parte demandante acredite la existencia de evidencia tangible del copiado, para el abogado asesor de la demandada la “memorización” de la información no constituye un acto ilícito, sino parte de “conocimiento general, habilidades y experiencia”. No obstante ello es preciso reconocer que a una década de esta sentencia, en el zaso Fleming Sales Company Vs Bailey, 611F. Supp. 507, 514 (1985-Illinois) la Corte reconocía que era imposible realizar una “lobotomía prefrontal” en los empleados que hayan memorizado la información y, que en consecuencia, dicha información empresarial relevante y confidencial formaba parte ya de su “conocimiento general, habilidad y experiencia”.
[82] Artículo 969° del Código Civil: “Hay copropiedad cuando un bien pertenece por cuotas ideales a dos o más personas”.
[83] Por el contrario, si el causante no ha señalado restricción alguna el uso y disposición de los conocimientos empresariales relevantes y confidenciales, los herederos de la información pueden ejercer plenamente sus derechos de propiedad, tal cual fue explicado en el punto b) del presente capítulo.
[84] El análisis de este apartado se refiere única y exclusivamente a la creación de información empresarial relevante y confidencial por intermedio de la investigación. Es obvio que si la información se adquiere por terceros –por contrato de licencia de tecnología o contratos de investigación por terceros- el adquirente se encuentra sujeta a las restricciones contractuales que se establezcan como cualquier licenciatario.
[85] Artículo 1° de la Ley General de Sociedades. Ley 26687.
[86] Artículo 22° de la Ley General de Sociedades. Segundo párrafo: “El aporte transfiere en propiedad a la sociedad el bien aportado, salvo que se estipule que se hace a otro título, en cuyo caso la sociedad adquiere sólo el derecho transferido a su favor por el socio aportante.”.
[87] Artículo 11° de la Ley General de Sociedades. Primera parte. “La sociedad circunscribe sus actividades a aquellos negocios u operaciones lícitas cuya descripción detallada constituye su objeto social. Se entienden incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo que coadyuven a la realización de sus fines , aunque no estén expresamente indicados en el pacto social o en el estatuto.”

[88] Con relación a los miembros del directorio, artículo 180° “Los directores no pueden adoptar acuerdos que no cautelen el interés social sino sus propios intereses o los de terceros relacionados, ni usar en beneficio propio o de terceros relacionados las oportunidades comerciales o de negocios que tuvieren conocimiento en razón de su cargo. No pueden participar por cuenta propia o de terceros en actividades que compitan con la sociedad, sin el consentimiento expreso de ésta”. Al respecto de la gerencia dice: Artículo 189° “Son aplicables al gerente, en cuanto hubiere lugar, las disposiciones sobre impedimentos y acciones de responsabilidad de los directores”, en lo relativo a la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, agrega, artículo 287° “La administración de la Sociedad se encarga a uno o más gerentes, socios o no, quienes la representan en todos los asuntos relativos a su objeto. Los gerentes no pueden dedicarse por cuenta propia o ajena, al mismo género de negocios que constituye el objeto de la sociedad”.
[89] Esta posición se ve reforzada con lo dispuesto por el artículo 165° del Código Penal que sanciona a quien divulga información confidencial que ha obtenido por razón de su estado, no a quien la ha desarrollado por medio de la investigación.
[90] CABANELLAS. Op. Cit. P. 397.
[91] Esta tendencia se acentúa en nuestros países, al carecer de los niveles tecnológicos del primer mundo. Sin embargo, ello no implica que sea una práctica desconocida entre las empresas de los países desarrollados.
[92] Massimo Franzoni nos indica la diferencia entre las obligaciones de medios y las de resultado. “Es ya conocido que la distinción entre las obligaciones de medios y las obligaciones de resultado se funda en el hecho de que solamente en las segundas hay un resultado efectivamente comprometido (in obligatione), de modo que en el tal supuesto el deudor queda liberado únicamente mediante la obtención del resultado en mención, por el contrario, el resultado no figura como comprometido aun cuando la conducta del deudor estuviera vinculada a la realización de un resultado determinado” (Cf. La Responsabilidad en las obligaciones de medios y en las obligaciones de resultado. Revista de derecho THEMIS de la Pontificia Universidad Católica del Perú n° 38/1998). A fin de ilustrar una obligación de resultados proponemos este ejemplo: en el contrato de llave en mano, el contratista asume la responsabilidad de la planificación, construcción y comisión de la fábrica o planta industrial. Representa el suministro de todo “un paquete tecnológico”, que presentaría: 1) la adquisición o licencia de elementos de propiedad industrial, 2)el suministro de información y servicios tecnológicos, 3) la construcción , prueba y comisionado de plantas, 4) la compra, inspección, suministro y entrega de todo el equipo necesario, 5) la prestación de servicios de gestión y supervisión, al menos hasta que la planta puede producir los productos con las especificaciones y calidad contractuales establecidas. Se aprecia con claridad que la obligación de resultados que asume el contratista en el contrato de llave en mano, no es similar a las obligaciones contraída por el licenciante en el contrato de información empresarial relevante y confidencial que concluye principalmente el permiso de acceso y el uso de la información.
[93] STUMPF, Herbet. Op. Cit. Pág. 122.
[94] OMPI. Op. Cit. Pág. 12-13.
[95] De hecho cuando el ámbito y la naturaleza de los servicios tecnológicos van más allá del suministro de asistencia a un receptor de tecnología, e implica una dirección real de las operaciones de fabricación y administración asociadas con la información, con frecuencia se conoce como un acuerdo de gestión.
[96] CABANELLAS, Guillermo CONTRATOS DE LICENCIA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Pág. 251.
[97] Conmar Prods. Corp. v/ Universal Slide Fastener Co. En 172 F”d 150,80 U.S.P.Q. 108.1949.
[98] Es indispensable que no tome con rigidez los medios para la determinación de la contraprestación, los mismos que pueden obtener a un abanico de posibilidades que no se agotan en el canon y en la regalía.
[99] STUMPF HERBERT. EL CONTRATO DE KNOW-HOW Pág. 76 y ss.
[100] Cabanellas cita jurisprudencia norteamericana al respecto: “.... cuando los artículos fabricados por el licenciatario han sido destruidos por el fuego, el pago del seguro sobre los mismos se considera como una venta de los productos a la compañía de seguros, a los fines del cálculo de las regalías debidas por el licenciatario (Cfr. “Reizenstein v/ Koopman”). En realidad es llevar el concepto de “ventas” demasiado lejos. A nuestro criterio en el presente caso no hay en el pago de la compañía de seguros una contraprestación por el producto transferido, sino por la suscripción de un acuerdo previo por el riesgo del producto.
[101] KLEIDERMACHER. Op.cit. p. 181.
[102] SPOTA, Alberto INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL: CONTRATOS Pág. 309.
[103] Spota da un ejemplo de obligación postcontractual: “Si a que tiene dos propiedades, una junto a la otra, vende a B una de ellas, y luego en la restante –una vez que se ha extinguido e contrato de compra-venta –realiza una construcción que obstruye el paso de luz hacia el fundo adquirido, y se acredita que con esa conducta se desconoció la voluntad común de las partes”.
[104] CACERES BARRAZA, Cesar Augusto EL CONTRATO DE FRANQUICIA Pág. 105-108.
[105] KLEIDERMACHER. Op.cit. p.184.
[106] OMPI. GUÍA DE FRANQUICIAS. Op.cit. p.48.

[107] Fallo de la Corte de París del 01 de marzo de 1963, tomado de “Annales de la Propieté Industrielle, Artistique et Littéraire” 1963, pág. 28. cita de la obra de Cabanellas, CONTRATOS DE LICENCIA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, Pág. 326.
[108] Hay que tener en consideración que los contratos de transferencia de tecnología –aquellos en los que hay cesión de la información son de ejecución inmediata.
[109] El contrato debe determinar la extensión que se va otorgar, es decir, si ésta se extiende a la fabricación del bien o a la venta del mismo.