KNOW HOW - PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA INFORMACIÓN EMPRESARIAL CONFIDENCIAL Y RELEVANTE
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INTRODUCCIÓN
CONOCIMIENTOS EMPRESARIALES RELEVANTES Y CONFIDENCIALES:
ASPECTOS JURÍDICOS Y ECONÓMICOS
Departir en el pasillo con algunos profesores es siempre una experiencia enriquecedora para cualquier universitario, recuerdo con claridad en especial una conversación con el maestro y excelente jurista Dr. Figallo, quien me contó la siguiente anécdota, que es útil además a nuestros fines: Cierta vez una gran empresa encargada del funcionamiento del más grande oleoducto venezolano tuvo ciertos desperfectos que amenazaron con paralizar el transporte del petróleo, lo que suponía retrasos en la exportación del mismo y, por supuesto, pérdidas millonarias. Sin perder un minuto el Presidente Ejecutivo de la empresa dispuso la ubicación inmediata del profesional más competente capaz de dar solución al grave problema. El experto llegó e inmediatamente se reporto a las oficinas del Presidente Ejecutivo, sin perder un solo minuto se dirigieron a la central del oleoducto. El diestro sacó sus guantes, perfiló sus lentes, solicitó un martillo, palpó ciertas tuberías y dio cinco certeros martillazos en distintas posiciones a lo lago de la tubería. El Presidente Ejecutivo estaba perplejo; mientras que el hombre, aún con el martillo entre manos, se sacaba los lentes y enjugaba el sudor de su rostro. Al señalar que el trabajo estaba concluido y que verificaran, cual no sería el asombro del Presidente Ejecutivo al notar el normal funcionamiento de la Planta.
Ya en la oficina, el Presidente Ejecutivo agradece la pronta solución del problema y le pide al profesional indicar su remuneración. Efectivamente este le extiende el recibo al Presidente Ejecutivo. Un momento - le dice - ¡Ud. Esta loco!, ¡Cómo me va a cobrar US$ 5 millones de dólares!-. El competente profesional le indicó sin inmutarse, que era un millón de dólares por cada golpe. Pero si cualquiera hubiera podido dar esos cinco golpes – imprecó furibundo el funcionario -. A lo que el profesional replicó: “Dar golpes es lo de menos, saber donde y como es lo importante”. Hasta donde sabemos el profesional competente se encuentra hoy de vacaciones en Bahamas. Así, más o menos, recuerdo la anécdota del Dr. Figallo, entre las risas de mis condiscípulos.
La experiencia, estimado lector, es un arte que se aprende haciendo uso de la vida. El apostolado de los maestros, el trato con los demás y las piedras en el camino nos enseñan a desenvolvernos en sociedad, adaptarnos, ser eficientes y eficaces con nuestra conducta diaria.
Ese cúmulo de conocimientos – si bien empíricos – nos son útiles durante toda nuestra existencia y de alguna forma son productos de la vida – así con mayúsculas – se encarga de ofertar a hombres dispuestos a pagar el precio por ella.
Esos hombres generalmente emprendedores, persistentes y visionarios, han optado por modificar sus circunstancias y condiciones con el objeto de descubrir, comprobar o demostrar algo. A algunos esos descubrimientos los han llevado a la cumbre a otros les ha enseñado que camino seguir.
Pero la experiencia no es primitiva de las personas de carne y hueso, adquiere relevancia – y mucha- en el ámbito empresarial de lo que empezamos a llama “aldea global”, por no dejar de citar el tan usado término de Mac Luhan para referirse a este engendro social de comienzos de siglo, en la que el conocimiento en general – práctico y teórico – adquiere mayor importancia y se convierte en medio de producción fundamental con una capacidad de generación e intercambio que no conoce de límites y evidentemente con un gran valor en el mercado (de este gran escenario INTERNET es un eslabón más).
Estimado lector, esta obra que colocas en tus manos no tiene mayor propósito que el de estudiar el alcance económico de la información, analizar la protección jurídica de los conocimientos empresariales relevantes y confidenciales y los elementos que se insertan en este concepto. Consideramos que es el estudio de la relaciones entre los particulares contratantes y sus intimas motivaciones debe dar al legislador las pautas pertinentes par una adecuada regulación.
El libro, sin embargo, tiene las limitaciones propias del espacio y el tiempo, y las necesidades son muchas y crecientes, por ello, no dudes lector en hacer uso de la tecnología que este siglo nos brinda, comunícate con nosotros al siguiente correo electrónico si consideras que existe determinadas partes de la obra en la que debemos abundar o para hacer algún comentario: ccaceresb@pucp.edu.pe
CAPITULO I
CONOCIMIENTO
¿QUÉ ES? Y ¿PARA QUÉ SIRVE?
“Acción y efecto de conocer o conocerse. II Sentido, aptitud del alma para percibir los objetos exteriores”1.
Todos tenemos noción del conocimiento, pero ante la primera pregunta es posible que nos quedemos callados o que demos respuestas como las del diccionario. Sin embargo, compartimos una idea de conocimiento y lo asociamos con el saber. Tratemos en esta primera parte de llevar un poco de luz al intrincado campo del conocimiento, con la ayuda de destacados y conocidos estudiosos.
Para Peter Drucker, especialista en administración y posmoderno gurú, el conocimiento es “... la información que demuestra su eficacia en los hechos; la información que se enfoca en los resultados”2. Para este autora el conocimiento no es un concepto estático, es en esencia dinámico y aplicable. La información que no es susceptible de aprovecharse, en beneficio propio o de tercero, no es conocimiento.
Shannon, citado por Gates, parte de una definición que lleva implícita la finalidad del conocimiento, nos dice que es “la reducción de la incertidumbre”. Bill Gates, presidente del Microsoft Corp, - la verdadera oficina en la que trabajamos – nos da un ejemplo pueril, pero sumamente gráfico: “... si uno sabe ya que es sábado y alguien nos dice que es sábado, no hemos obtenido ninguna información nueva, y al contrario, si no tenemos seguridad del día en que estamos y alguien nos dice que es sábado, se nos ha dado información porque se ha reducido nuestra incertidumbre”.3
El conocimiento, mencionamos no es un concepto uniforme y ostenta determinados niveles:
a.Know-where to que implica el reconocimiento de objetivos, y que a diferencia de lo que se plantea a fines de los setenta4 es responsabilidad primordial de toda organización sea lucrativa o no, sea gubernamental o privada.
b.Know-what que es el estudio de los problemas relevantes, el cual está determinado, por ejemplo, por las exigencias que impone el medio ambiente en las empresas manufactureras.
c.Know-why o conocimiento científico, que impone el medio ambiente en las empresas manufactureras.
d.Know-how que supone la aplicación concreta de la información y genera productividad.
El aspecto pragmático (qué hacer y cómo hacerlo)5 del conocimiento, orientado a la especialización del mismo, ha gobernado las preocupaciones de los países aún industrializados. Hoy podemos saber por cualquier medio disponible que se clonan animales, sabemos en qué consiste el procedimiento y hasta podemos atrevernos a opinar sobre lo moral o inmoral de clonar a seres humanos. Sin ínfimos de la ingeniería genética. Esos datos son inútiles.
Cuando esos datos, inútiles para nosotros por nuestra manifiesta incapacidad, son internalizados por especialistas en ingeniería genética, se convierten en información, puesto que sirven para un propósito determinado, tienen un fin, buscan un resultado. Esa información va a engrosar el conocimiento de ese especialista y seguramente a nutrir el campo científico y tecnológico. Con este ejemplo hemos querido sugerir que la información está constituida por datos jerarquizados sumamente especializado. Ortiz Caballero reseña: “... la información es un conjunto de datos a los que se le ha otorgado relevancia y, en tal virtud sirven para un propósito determinado”.6
Por supuesto, el conocimiento no es privativo de quien pasa su vida con un mandil blanco encerrado entre cuatro paredes estrechas o de quien, profesión en mano, pretende teorizar sobre determinada realidad social. Gente rústica ha desarrollado conocimiento,7 al estar familiarizado con la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, mejorando los procesos de la organización y las herramientas necesarias para su elaboración o prestación.
Drucker agrupa al conocimiento de la siguiente manera:
1)La mejora continua del proceso, producto y servicio.
2)La explotación continua del conocimiento existente para desarrollar nuevos y diferentes productos, procesos y servicios.
3)La innovación genuina.
Estas tres clases no son excluyentes entre sí, ni suponen la primicia de una sobre la otra, es más, las tres deben ser utilizadas simultáneamente para lograr mayor productividad del conocimiento.
El libro blanco sobre “Crecimiento, competitividad y empleo” presentado en Bruselas en 1993, se destaca a la información como “el motor de la actividad empresarial, de la investigación y el desarrollo tecnológico”8. Es evidente, entonces, que el conocimiento tiene un valor substancial, en la práctica se compra y se vende; pero además, tiene el valor como fuente de poder.
Hay también quienes consideran que pretende definir el término conocimiento es poco menos que estéril, fundan su posición en que éste no puede ser sustancialmente aclarado mediante otros términos de mayor precisión y claridad. Cabanellas adopta esta posición: “Decir, por ejemplo, que el conocimiento supone una idea sobre el universo, o una percepción humana sobre el ser, o adoptar cualesquiera otras de las múltiples definiciones de que nos provee el pensamiento filosófico en nada nos ayudará en la tarea de analizar el área jurídica objeto de esta obra, introduciéndonos en materias reservadas a la filosofía, cuyas dificultades son bien conocidas”.9 Respetamos esta posición, pero no la compartimos. Cierto que es pretender delimitar el solo término “conocimiento” nos llevaría por un sendero inacabable de posiciones y contraposiciones, pero es necesario insertar a Ud., apreciado lector, en las propuestas más aproximadas sobre las propiedades del conocimiento.
CAPITULO II
UN POCO DE HISTORIA...
Pese a que no existe aún bibliografía útil sobre la historia del conocimiento, no es difícil asegurar qué es la historia del hombre sobre la faz de la tierra; nuestra vida depende aún – como en el génesis- de nuestra capacidad para satisfacer necesidades, sean éstas primarias o complejas, sean propias o ajenas.
Los peruanos ostentamos una historia del conocimiento bastante más especial de la que cualquier nación pueda sentirse orgullosa. Basta con señalar que el Perú, conjuntamente con la China, la India, Medio Oriente y México, fueron los que desarrollaron la agricultura, y en consecuencia, quienes originaron esa primera ola de cambios socioeconómicos, culturales, psicológicos y un largo etc., que llevó al hombre a dar el primer paso en sus pretensiones de dominar y servirse de la naturaleza.
No nos remontaremos al fundamento del homo inventus10; ni ingresaremos en terrenos filosóficos, cuyo estudio no nos corresponde; ubiquémonos en la segunda mitad del siglo XVIII, un estadio de suma importancia en la evolución de la humanidad. Europa –me refiero a las actividades económicas- se movía el ritmo del viento, de los animales, de los esclavos y al agua.
En 1769, un inglés, de enfermiza infancia y de apellido Watt, James Watt, descubre el uso eficiente de las máquinas de vapor, en buena cuenta es el responsable de la reducción del costo de sus utilización. Watt no inventa las máquinas a vapor - máquina que por cierto se remota a unos 2 000 años y cuya paternidad se le atribuye a un griego llamado Hero de Alejandría – hace eficiente y económicamente rentable el uso del artilugio.
El trabajo de Watt contribuye firmemente al fenómeno psicosocial y económico llamado Revolución Industrial y la consecuente industrialización de la economía. La máquina sustituye a la tierra (característica primordial de una economía primaria agraria, meramente extractiva) o para decirlo en términos de Drucker: “El conocimiento se aplicó a las herramientas, procesos y productos”. Surge aquí el primer gran cambio de noción sobre conocimiento, que se había visto como algo relativo al ser; y de pronto, el término se empezó a aplicar al hacer. Agrega Drucker: “El conocimiento siempre había sido un bien privado, pero casi de un día a otro se transformó en un bien público”.11
Por supuesto sería en exceso atrevido señalar que este artificio técnico ocasionó el cambio económico, político y social que caracterizará a la sociedad moderna. No. La Revolución Industrial es en realidad un proceso complejo, cuyas causas y consecuencias sólo podemos mostrar como pinceladas de lego pintor a la espera de que el lector inteligente invierta un poco de su valioso tiempo en investigar.
Esta primera revolución técnica y el Capitalismo –así con mayúscula- se impusieron con sonoro éxito en el mundo entero. Drucker tiene una explicación interesante sobre este fenómeno: “...hay un elemento crítico sin el cual el capitalismo y el avance técnico no se habrían podido convertir en una pandemia social en todo el mundo. Ese elemento fue el cambio readical en el significado del conocimiento, que tuvo lugar en Europa hacia el año 17000”.12 Efectivamente, la noción de conocimiento, como anticipáramos líneas arriba , varió sustancialmente, el conocimiento, propiedad del artesano, del granjero, del comerciante, fue ordenado y estandarizado en textos; de tal suerte, que cualquier lector desprovisto de capacitación aprendiera a ser un especialista, un tecnólogo. La experiencia se convertía en información, el aprendizaje en manuales, el secreto en metodología y la práctica en tecnología.13
Los conflictos socioeconómicos de la industrialización en la sociedad capitalista14 y el creciente avance tecnológico15 nos lleva a la aparición de una segunda ola de cambios: La Revolución de la Productividad.
El auge de la sociedad moderna se acentúa. Mas en el seno del conocimiento opera otro cambio fundamental. Si en la Revolución Industrial el conocimiento se aplicó a las herramientas, procesos y productos, en la Revolución de la Productividad el conocimiento se aplicó al trabajo.
Fue Taylor, Frederick Winslow Taylor, quien siendo de una posición económica solvente, empieza a trabajar como obrero por las pésimas condiciones de su vista. Taylor logra, sin embargo, tener estudios de ingeniería y economía, estudios que le permitieron, prime ro, hacerse rico mejorando la calidad de los procesos en la fabricación del acero. Segundo, desarrollar un esquema de organización científica de trabajo16. Efectivamente propone la descomposición del trabajo complejo de un artesano en un conjunto de unidades de operación idénticas, elementales y repetibles. Subraya, asimismo, la importancia de la capacitación de los obreros para que en unos pocos meses pudieran realizar labores que a otros les costaban mayor tiempo y esfuerzo. A los resultados se les conoció tiempo después como Productividad.
Taylor logró con sus postulados el aborrecimiento de la clase capitalista e incomprensible, el mismo sentimiento provocó entre los trabajadores.
No obstante es triste paradoja que no hace honor al aporte de Taylor, la trascendencia de la revolución de la Productividad salvó al mundo capitalista de la tragedia comunista. Los proletarios productivos, si bien no se hicieron millonarios, accedieron a una posición social más expectante: la clase media17. Esto implicó el aumento en su calidad de vida, de la capcidad de consumo y del tiempo de ocio.
Sin embargo, la Revolución de la Productividad, en el trabajo manual, tenía que llegar a su fin, víctima de sus propios éxitos, puesto que produjo la reducción de los trabajadores manuales. A partir de ese momento, lo que importaba es el rendimiento de los trabajadores no manuales: El profesional y el técnico.
Por tercera vez, en menos de tres siglos, el concepto de conocimiento se modifica; y se convierte en factor de producción esencial. Insistimos con Drucker: “Estos hechos sean deseables o no, son las respuestas a un cambio irreversible: el conocimiento se aplica hoy al conocimiento”. Este cambio es denominado por el autor de la Sociedad Postcapitalista como la Revolución de la Administración; para otros, el nacimiento de una nueva sociedad gobernada por el conocimiento , o mejor, por la velocidad con que el conocimiento se traslada y satisface nuevas y crecientes necesidades en el mundo. Ciertamente, no vislumbramos con claridad cuándo es que la etapa anterior ha terminado y qué posibilidades nos muestra esta nueva sociedad -considerando, claro está, que el Perú a salido recientemente de periodos feudales y ostenta una incipiente industrialización-; queda como una de las pocas certezas, que el conocimiento es el recurso económico y personal clave, la herramienta que hace la diferencia entre profesionales y trabajadores manuales, primer y tercer mundo, productividad y pobreza.
CAPITULO III
VISIÓN ECONÓMICA DEL CONOCIMIENTO
La preferente explotación de los recursos naturales en general y su alta participación en el Producto Bruto Interno (PBI) son características de una sociedad agraria, primaria o simplemente extractiva. Con la Revolución Industrial, la sociedad mundial preponderantemente agraria modifica sus estructuras e ingresa a una segunda etapa: la sociedad manufacturera, industrial o secundaria. Los cambios económicos no se detienen y hoy tenemos conciencia de una nueva modificación estructural: la desmaterialización18 y terciarización de la economía, que supone el reinado de los bienes inmateriales (servicios y conocimiento) en la economía actual –la Nueva Economía-. Las dimensiones de esta transformación económica se pueden resumir:
1)El aumento del valor del procesamiento de información, frente al procesamiento de materiales, como objetivo de la gestión económica (dimensión tecnológica).
2)La formación de redes globales de comunicación (dimensión socio cultural) y;
3)El cambio en la esfera de trabajo (dimensión socio económica).
En un libro anterior19 nos hemos referido al impacto de las franquicias en el sector terciario, y citamos el excelente análisis del Dr. Ulrich Menzel, catedrático de la Universidad Técnica de Braunschweig, Alemania, al que nos permitimos convocar por ser sumamente esclarecedor y compatible con los preceptos antes señalados: “En el eje vertical de la exposición (el ideal típico) se ubican los aportes que se hacen los tres sectores de al economía nacional al producto social (o también la distribución social). En el eje horizontal en tiempo entre 1 750 –cuando el mundo era principalmente agrario- y el año 2000, en el cual la posmodernidad ya se ha impuesto. El aporte del primer sector (es decir, de la producción primitiva de la agricultura y la minería) se ubicaba antes del comienzo de la Revolución Industrial en todos los países en cerca del 80 por ciento. Con el avance de la industrialización se ubicó claramente entre 1 850 y 1 900 por debajo del nivel del cuarenta por ciento, y hoy se mueve en alrededor del dos por ciento, a pesar de que naturalmente la producción agraria ha aumentado en términos absolutos en el mismo período. Paralelamente el sector secundario (el de la transformación de los productos originales en mercancías elanoradas y semielaboradas) aumentó a acerca de diez por ciento (artesanía e industria casera tradicional) entre fines del siglo XIX y comienzos del XX. Desde entonces esta proporción se ha venido reduciendo hasta un 15 a 30 por ciento pese a la creciente producción industrial. El punto de encuentro entre ambas líneas marca el tránsito de la sociedad agraria a la industrial.
Al mismo tiempo, el sector terciario (servicios), comenzando en un nivel semejante, ha incrementado su importancia relativa sin que –como ocurre en el sector secundario- disminuyera en el siglo XX. No solamente crece en términos absolutos, sino relativos y, entre tanto, ha alcanzado un volumen de setenta por ciento.
La apertura de la tijera entre las dos últimas curvas marca el tránsito de la sociedad industrial a la de servicios.
Este proceso tiene consecuencias para los países industriales y los países en desarrollo. En los Estados Unidos, donde el proceso se halla más avanzado, el porcentaje de la agricultura alcanza, actualmente, sólo el uno por ciento; el de la industria transformadora, el quince por ciento, y los servicios, más del ochenta por ciento. Mientras en los países de industrialización temprana, como Inglaterra, se requirieron para este doble tránsito cerca de 200 años, en los países de industrialización tardía pertenecientes a Europa o Norteamérica se necesitó apenas 100 años. En los países industriales, emergentes de la primera generación, vale decir los del este de Asia, este proceso se redujo a menos de 50 años. También aquí la industria ya ha traspasado el cenit de su importancia relativa. Incluso países como Brasil, que nunca alcanzaron el estado de la sociedad plenamente industrial, han ingresado ya al tercer estadio”20
Las consecuencias del acceso a la sociedad terciaria o del conocimiento son aún inciertas, los futurólogos como Drucker, Tofler e incluso meros especuladores del futuro, pero grandes millonarios del presente como Bill Gates, se muestran optimistas con respecto al ingreso en esta nueva etapa mundial. Empero, también existen quienes temen una gran marginación histórica o presienten un gran horror económico. “Una íntima minoría, provista de poderes excepcionales, propiedades y derechos considerados naturales, posee de oficio ese derecho (el derecho a vivir). En cambio, el resto de la humanidad, para “merecer” el derecho de vivir, debe demostrar que es útil para la sociedad, es decir, que le dé ganancias a las ganancias”.21 Para Viviane Forrester, existe algo más terrible que la explotación. Si consideramos que esta escritora francesa sostiene que el derecho a la vida transita necesariamente por el derecho al trabajo, y éste último es escaso, por lo menos para os trabajadores manuales; la visión de esta gran mayoría de trabajadores es en realidad penosa, hasta dramática. Sin embargo, olvida Forrester, que en todas las nuevas etapas el ser humano ha sabido encontrar nuevos oficios y trabajos que le permiten ejercer su derecho a vivir. Ello implica, claro está, que esos trabajadores manuales de hoy se recapaciten a sean recapacitados por las empresas o por el Estado, sin que con ello restemos importancia a la necesidad de que el individuo participe activamente en su re-educación. Nadie pretende tapar el sol con un dedo, los cambios siempre traen problemas de todo orden, y en especial en el campo social. Los países con escaso desarrollo, con muchas necesidades, poca educación y estrecha visión para explotar recursos, deben concentrarse en a niñez, en generar una nueva educación, sustentada en las necesidades de la sociedad, que los niños sepan qué hacer y cómo hacerlo. “La educación es la gran palanca de la sociedad y toda mejora que se produzca en ella significa un gran paso adelante en la igualdad de oportunidades”.22 E incluso Viviane Forrester, poco optimista en el futuro, le atribuye a la educación un papel de primer orden: “Aquí no se pone en tela de juicio la diversidad y el contenido de las materias (el contenido educativo); todo lo contrario. Cerrado el camino del trabajo, la enseñanza podría darse el objetivo de ofrecer a estas generaciones – bisagra una cultura que diera sentido a su presencia en el mundo, su simple presencia humana, lo que les permitiría adquirir una idea general de las posibilidades accesibles a los humanos, una perspectiva del campo de los conocimientos. Con ello les daría razones para vivir, caminos para desbrozar, un sentido para su dinamismo inmanente”.23
Volviendo al análisis del Dr. Menzel, nos permite considera la posibilidad de ingresar a una sociedad terciaria –sin la necesidad de acceder previamente a una sociedad industrial con los consiguientes problemas ecológicos y sociales-, si explotamos nuestras posiciones y ventajas en el sector servicios24 en el ámbito mundial.25 Sacrificios habrá que soportar, -desde luego, es más fácil escribirlo que vivirlo-; pero, el resultado final será una sociedad competitiva con una gran base de trabajadores capacitados, trabajadores de conocimiento y de servicios que no requieran se “explotados” o “empleables”, sino “autoexplotables” o “autoempleables”. Debemos de partir por motivar a nuestra niñez, dejar de lado estupideces como aquella que se nos repitió de pequeños para justificar nuestro exiguo desarrollo: el Perú es un mendigo sentado sobre un banco de oro. No podemos depender más de la explotación primaria, ni tampoco de otorgar valor agregado a los recursos naturales (tarea en la que seríamos largamente superados por los países asiáticos y otros países de industria emergente); depende de la población de un país, de su capacidad y nivel de conocimiento, del individuo responsable, el grado de desarrollo que obtengamos. Sí, de ud. depende.
De lo contrario no faltará razón a aquellos que nos hablen del horror económico o de la marginación histórica, sólo nos quedará la resignación de siempre, la marga resignación y el oscuro resentimiento26.
Para mayores señas es necesario mencionar que el sector que ha promovido un mayor número de empleos y el de más agresivo crecimiento es el de servicios, cuando el sector industrial apenas si se ha movido en ambos factores27. Esta tendencia mundial se ve reflejada, con la distintas variables del caso, en orden nacional.
La sociedad del conocimiento tiene en la economía de mercado la estructura adecuado; sin embargo, el objeto del capitalismo decimonónico muta severamente. Drucker denomina el resultado de esta evolución como “capitalismo de información” e indica: “Las industrias que en los últimos cuarenta años has pasado a ocupar el centro de la economía son aquellas cuyo negocio es la producción y la distribución de conocimientos, y no la producción y la distribución de objetos”.28
Finalmente el conocimiento se ha convertido en el recurso económico fundamentalmente, cuya productividad preocupa a las empresas que se dedican a su creación y explotación. Pese a su reconocida importancia, aún no se ha reportado teoría económica que sitúe al conocimiento en el centro de los procesos de producción de riqueza.29 La tendencia se inclina por reconocer derechos de exclusividad relativa a los propietarios del conocimiento, a efecto q ue se logre internalizar los beneficios derivados de la explotación del conocimiento.
Cualquier persona, en curso básico de economía, conoce que el precio óptimo de un producto es el que corresponde al punto en el que se cortan las curvas de la oferta y la demanda. Pero ¿es posible aplicar dicha teoría en los conocimientos?. Los conocimientos –y la propiedad intelectual en general- tienen altos costos de desarrollo inicial, pero los costos fijos son los mismos. Escribir un libro demanda tiempo, dinero y esfuerzos, pero los costos fijos se mantienen, independientemente de que se vendan uno o un millón.
Una compra venta implica el intercambio de bienes, la economía se beneficia en la medida que el adquirente le otorga un valor mayor a ese bien de la que el vendedor le pueda dar. Sin embargo, dado que es un intercambio no aumenta el número de bienes en la economía. La licencia de conocimientos técnicos y comerciales supone que el total de información en la economía aumente. El conocimiento es un bien no consumible, tanto el licenciante –que mantiene la titularidad sobre la información- como el licenciatario –que ve aumentado su patrimonio con la adquisición de ésta- podrán disfrutar de él. Sin embargo, pese a ser un bien no consumible, el conocimiento tiende a tornarse obsoleto y a perder su valor en el mercado, cuando se reduce el flujo de investigación en una empresa.
La economía de la sociedad del conocimiento será entonces, muy distinta de la actual. No basta, sin embargo, con escribir que nuestro país sí se esfuerza en obtener y desarrollar conocimiento, entonces, será un país de primer orden. El conocimiento no es barato, no se regala, tiene un costo. Los países que se están desindustrializando gastan aproximadamente una quinta parte de su PBI en la producción y distribución de conocimientos. La formación de conocimientos ya es, pues, la inversión más grande de estos países. Sin embargo, la historia nos enseña que poco sirve desarrollar conocimientos si éstos no son útiles, productivos o económicamente rentables en su aplicación. “...la Gran Bretaña debía haber sido el líder del mundo económico en la postguerra. Antibióticos, el motor de reacción directa, el escáner del cuerpo, hasta el computador, fueron desarrollos británicos. Pero Inglaterra no logró convertir esos avances en conocimiento en productos y servicios prácticos, en empleos, en exportaciones, en posición en el mercado”.30 Este es un ejemplo claro de que el conocimiento científico desarrollado ha permanecido en el campo del know-why y no se ha convertido en know-how.
Japón, por el contrario, se ha caracterizado por su poca capacidad para desarrollar conocimiento, sin embargo, lo
“poco” que ha adquirido lo ha hecho sumamente productivo. La práctica del “iguala al primero y supéralo después” 31 ha tenido mucho éxito. Y es que esta potencia asiática sabe que la innovación, es decir la aplicación del conocimiento al conocimiento, no es copiar sistemas extranjeros e injertarlos en la propia sociedad, tampoco de la inspiración divina de los gobernantes, ni de los individuos en el garaje de su casa; requiere de la naturalización de los mismos, es decir, de la capacidad del individuo, de una grupo étnico, de una nación o un grupo de naciones de adaptar a sus necesidades la información que poseen.
Sherwood, analizando el papel de la propiedad intelectual en el desarrollo económico de los países emergentes o subdesarrollados, le otorga el carácter de infraestructura. “Aunque básicamente invisible, se puede afirmar que un sistema de propiedad intelectual que proteja la innovación y la expresión creativa es una condición previa para la creación y el empleo de nueva tecnología, que a su vez empuja al crecimiento económico y presta ayuda para el desarrollo. Desde este punto de vista, un sistema de protección de la propiedad intelectual puede ser visto como una parte valiosa de la infraestructura de un país”.32
CAPITULO IV
ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA REGULACIÓN DEL KNOW-HOW
La regulación, como principio general, es un mal sustituto del mercado en la asignación de recursos. Sin embargo, es un mal necesario en la medida que el objetivo, calidad y efectividad de la regulación lo justifique. El objetivo de la regulación debe ser, bajo todo supuesto, la promoción de la competencia donde es posible que exista, fomentándola ahí donde es pobre o existente.33
El desarrollo de la información obedece a la satisfacción de nuevas y crecientes necesidades en la empresa, por lo que cualquier propuesta sobre regulación debe partir, primero, del estudio de las conductas eficientes de estas unidades productivas y, segundo, de la promoción de la competencia en el mercado del conocimiento.
Sin duda, el principal fundamento económico de la regulación del know-how es que permite a quien la desarrolla –persona natural o jurídica- absorber los beneficios (y también los costos) del incremento y explotación del conocimiento.34
Como indicáramos líneas arriba, el conocimiento es el medio de producción, por lo que presenta un descomunal valor tanto para las empresas como para la sociedad; sin embargo, su desarrollo y uso está condicionado por los altos costos de obtención, muchas veces, incluso, superiores a los rendimientos que se pretenden obtener. “Tales empresas estarán dispuestas a incurrir en esos costos (los costos de desarrollo de tecnología) mientras que no excedan de los rendimientos que obtendrán a partir de ellos. En consecuencia, el problema básico que enfrenta toso sistema productivo descentralizado, en materia de tecnología, es el de asegurar que los rendimientos derivados por las empresas de la obtención de conocimientos técnicos reflejen, en lo posible, la utilidad que la sociedad en su conjunto deriva de esos conocimientos”.35
En la medida que el conocimiento empresarial sea utilizado con exclusividad relativa36 por la empresa que lo ha desarrollado –o adquirido vía licencia-, ésta tenderá a obtener rendimientos equivalentes a los beneficios se ve afectada cuando las empresas titulares carecen de herramientas efectivas para la tutela de la información, y el valor de ésta se ve diluida por su difusión fuera de la esfera autorizada. “Los beneficios que la sociedad deriva de la aplicación económica de los conocimientos no son absorbidos por la empresa que da origen a éstos, sino que resultan repartidos entre todas las firmas que tienen acceso a la nueva tecnología, aunque sea a través de la copia o sustracción de la información en poder de quién realizó las inversiones necesarias para el logro de las nuevas técnicas”.37
Esta situación no sólo perjudica a quien desarrolló o adquirió la información empresarial relevante y confidencial, el perjuicio se materializa con la reducción de los precios de los bienes obtenidos con el concurso del know-how, dado que la competencia no ha invertido en el desarrollo de la información; afecta también a la sociedad en su conjunto (consumidores y usuarios), quien ve reducida la inversión en desarrollo tecnológico y el consiguiente mejoramiento de los bienes y servicios.
A este principio, que constituye el sustento económico de la protección jurídica del know-how, se suma ciertas excepciones o imperfecciones de hecho que afectan la tutela jurídica. Tal es el caso de ciertos conocimientos técnicos incorporados (tecnología incorporada/bienes intermedios y de capital), que son puestos a disposición del mercado y que no cumplen, como consecuencia de ello, con los requisitos necesarios para hallar ala protección del Derecho, como son la adopción de las medidas necesarias para evitar su divulgación y la reserva de la información empresarial.
Un supuesto, que ilustra con claridad lo expuesto en el párrafo precedente, es la operación y desarrollo de las máquinas y equipos, cuya tecnología puede ser aprehendida con la simple observación o basada en la que denomina “proceso de ingeniería inversa” (reverse engineering) que no es otra cosa que desarmar el equipo o la máquina para observar las características que le otorgan valor. Si bien no se puede afirmar que el titular de la información, al dejar que los bienes con conocimientos técnicos incorporados seas comercializados en el mercado, haya manifestado su voluntad de poner a disposición del público sus conocimientos, la verdad es que es sumamente difícil determinar cuándo estamos frente a un “proceso de ingeniería inversa” o al desarrollo de información por los propios medios. Aún cuando pudiéramos determinar cuándo estamos frente a uno u otro caso, no podríamos punir la práctica del “proceso de ingeniería inversa”, puesto que incluye una gama muy amplia de actividades lícitas, como la repartición de las máquinas o la utilización de elementos componentes que se encuentren en el dominio público38.
CAPITULO V
TECNOLOGÍA Y DERECHO
Corresponde estudiar ahora las peligrosas y no pocas veces tensas relaciones entre tecnología y el Derecho. Si bien en teoría, el Derecho debe nutrirse de los avances tecnológicos y estar condicionado al desarrollo de la tecnología, muchas veces el espíritu conservador de algunos juristas y la típica reacción de los mismos de querer encontrar un espacio para los conceptos nuevos dentro de las instituciones ya desarrolladas, lleva a los investigadores a no querer profundizar en el estudio de las instituciones jurídicas contemporáneas o hacerlo de forma tal que puedan encajar las mismas dentro de los conceptos jurídicos ya tipificados. Encontramos la justificación de esta conducta en los términos, no exentos de cierto dramatismo, del español Diez-Picazo: “Si se me permite, yo lo llamaría “la historia de un desencanto”39. El desencanto viene del barrido que ante nosotros sufre esa obra magnífica que era el Derecho codificado. Era un Derecho racional, con profesión de racionalidad. Y para nosotros, lo era todo porque lo estudiamos y lo amamos (studere = amar, desear). Algo nos dice que la vida se llevó por delante el Derecho Tradicional. Entretanto, esperamos el doloroso parto del Derecho nuevo, tratando de reaccionar adecuadamente con alguna interpretación de reajuste y con el secreto pesimismo de que a los que vamos para viejos ya no nos gustará”.40
Diez-Picazo tienen razón; el Derecho en la Sociedad del Conocimiento tendrá que replantearse, teniendo como marco el esquema de mercado y libre competencia, con la mirada atenta a las relaciones entre los particulares contrayentes y sus intimas motivaciones; no otro debe ser el camino del legislador, si quiere evitar atrocidades, como la restricción de la importación de tecnología extranjera en la década de los 70’ y 80’, cuando un funcionario público, ajeno al mundo de los negocios y a sus mecanismos, tenía la prerrogativa de observar la elaboración y registro de los contratos de transferencia y licencia de tecnología en sus más diversas modalidades, evitando, con ello, un mayor flujo tecnológico al país.
La tendencia de la nueva racionalidad en la sociedad: adaptabilidad, eficacia y eficiencia son metas alcanzables para el Derecho y sus devotos, que deben ser apreciados como antaño nuestros colegas se fijaban en el siempre inalcanzable y esquivo concepto de justicia. Esto, por supuesto, en el entendido que no hay mayor injusticia que la ineficiencia, es decir, en el desperdicio de los recursos en un país donde los mismos son escasos.
Las cuestiones que el derecho debe superar no sólo abarcan el campo de la tecnología; pero, sí se debe reconocer que es ésta la que imprime su huella en la gran mayoría de cambios de la Sociedad del Conocimiento.
Desarrollar una teoría jurídico-patrimonial sobre la información es una tarea, por lo demás, difícil, que no pretendemos abarcar en su totalidad. Permítanos sí, atento lector, esbozar ciertos aspectos relevantes sobre el tema.
La legislación de Propiedad Intelectual vigente en la mayoría de países, otorga reconocimiento y protección a las creaciones intelectuales fijas en algún soporte, es decir, materializadas. Protegiendo, en realidad, al conjunto de signos, señales o caracteres susceptibles de obtener un registro. Lo que se conoce como significante41.
No obstante, lo relevante en la información empresarial relevante y confidencial no es el significante, sino el significado. Sólo el conocimiento del significado confiere a la información valor; pero, éste es abstracto, carece de un soporte material. ¿Es inviable, entonces, desarrollar una teoría jurídica que permita la protección efectiva de la información?42. Pretendemos esbozar una respuesta a esta importante cuestión.
5.1TECNOLOGÍA
En sus inicios, la tecnología estuvo impregnada de misterio y secreto. Menospreciada, además,
por los nobles y aristócratas, por ser parte del bagaje intelectual de los artesanos y de aquellos que exhibían un oficio, puesto que no se podía explicar con palabras, ni habladas ni escritas y sólo se podía tener acceso a ella por el aprendizaje y la experiencia, lo que demandaba mucho tiempo43.
En el siglo XVIII, el término tecnología (combinación de los términos téchne, que vislumbra el misterio de la habilidad artesanal, con logía, esto es, conocimiento organizado, sistemático, deliberado) se impone en la escena europea. “las patentes que hasta entonces habían sido monopolio para enriquecer a los favoritos del rey, empezaron a concederse para fomentar la aplicación de conocimientos a herramientas, productos y procesos y para recompensar a los inventores, siempre que publicaran sus inventos”.44
La tecnología o ciencia aplicada consiste en “información que puede tener una aplicación en todas las etapas de la planificación, organización y operación de una empresa industrial o comercial, o en cualquiera de sus actividades”45
Slame refiere: “Es el conjunto ordenado, organizado y sistematizado de conocimientos, empleados en la producción y comercialización de bienes y servicios, y que está integrado no sólo por conocimientos científicos, sino también por conocimientos empíricos”.46
La aplicación de la tecnología en la organización es global, es decir, se aplica durante todo el proceso de una organización, y no es necesariamente onerosa (en el sentido industrial de la automatización, por ejemplo). No olvidemos que, por antonomasia, la tecnología busca la definición y satisfacción de necesidades.
Se sabe también que ésta abarca no sólo el conocimiento técnico/industrial (ampliamente demostrado por la robótica, la ingeniería genética, la automatización, el manejo de la energía nuclear, el desarrollo de las telecomunicaciones y otros aderezos que no dejan de sorprender a propios y ajenos) de apariencia compleja, sino también el práctico, llamado también organizacional, cuya importancia suele descuidarse con mucha frecuencia; se olvida que esta tecnología produce una gestión eficaz en el seño de la empresa, ayuda a los administradores –quienes son los responsables por el rendimiento del conocimiento- a realizar diversas tareas de gestión relacionadas con la empresa, como la planificación financiera, control y reducción de costos, estrategias de mercadotecnia, promociones de venta, etc.
La tecnología puede presentarse de dos formas: incorporada o no en otro objeto. Si la tecnología se encuentra en algún bien físico, estamos frente a la primera. Tenemos dos formas en las que la tecnología está incorporada: los bienes de capital y los bienes intermedios, ejemplo de los elementos mencionados, son las plantas, máquinas y equipos componentes.
Si no estuviera incorporada hablaríamos del know-how47 - término anglosajón que goza de amplia aceptación pese a su ambigüedad-, que implica, entre otros elementos, los documentos como planos, métodos, diseños y los profesionales del conocimiento y técnicos especialistas, con la información necesaria para operar el equipo y con el criterio suficiente para resolver los problemas en la aplicación de los procedimientos o en el desarrollo de un plan. La tecnología no incorporada consiste, pues, en información detallada en forma manifiesta.
Es de aclarar que esta división no implica que ambas transiten por caminos distintos; por el contrario, “se necesita y complementan, es decir, a cada proceso le corresponde una mezcla de hardware (tecnología incorporada o embodied) y Software (tecnología desincorporada o desembodied).”48
La tecnología puede ser adquirida por dos vías bien definidas:
1)Inversión propia en investigación (científica o comercial), sin duda, la mejor opción y la más costosa.
2)Adquisición de tecnología desarrollada por terceros, con la cual los riesgos se minimizan y es sumamente expedita, puesto que se elimina el tiempo que se invertiría en el caso de desarrollar la propia tecnología:
En este caso, tenemos la investigación realizada por terceros para la empresa (contratos de
investigación) o la búsqueda de tecnología existente (contratos de licencia de tecnología).
Estos acuerdos de licencia de tecnología implican una relación entre el licenciante y el licenciatario, precedida por factores que condicionan la concesión de ella. Así tenemos:
El nivel de desarrollo tecnológico del concesionario o receptor de la tecnología; de forma tal que, a menor desarrollo tecnológico más substancial y complejo será el acuerdo.
b)La naturaleza de la relación entre las partes, esto es, la elección del acuerdo dependerá de si se prevé o no que la relación sea continua.
Es preciso, además, que el licenciatario o adquiriente de la tecnología realice una prueba completa, antes de establecer un acuerdo definitivo para la adquisición de tecnología. Ello incluirá, entre otras cosas, la evaluación de la propia capacidad del concesionario de absorber y adaptar la tecnología; saber si necesitará o no introducir nuevo personal y equipo para la explotación de la tecnología, evaluar las posibles utilidades que devengará la tecnología, examen de los mercados potenciales, etc.
Es pertinente esclarecer el tema de la terminología utilizada, si bien es cierto que el término transferencia de tecnología se ha usado como sinónimo de licencia de tecnología49 y cesión de tecnología. El primero es el género. Es un término que engloba a los conceptos de licencia y cesión. Los segundos son especies. La licencia de tecnología implica la autorización de uso otorgada por parte del licenciante al licenciatario, el licenciatario adquiere el derecho real de uso de la tecnología, más no de disposición. Si bien es cierto, que el titular de la tecnología, mas no de disposición. Si bien es cierto, que el titular de la tecnología, en el caso de la información empresarial relevante y confidencialidad tiene un derecho exclusivo relativo, cabe perfectamente el uso del término “licencia de información empresarial relevante y confidencial”. Los acuerdos de cesión, de otro lado, implican la “venta” de la tecnología –para dirigirme de la manera más ruda a las facultades de disposición que el titular otorga al nuevo adquirente de los bienes inmateriales que constituyen la tecnología-. En el caso de la información empresarial relevante y confidencial, es difícil determinar y fiscalizar la efectividad de la cesión, es decir, verificar si el titular originario mantiene el uso de la tecnología aún cuando haya sido cedida con anterioridad. Ello, en la medida que toda transferencia de tecnología, a diferencia de la venta de bienes materiales, enriquecer tanto al “comprador” como al “vendedor”, sin que afecte la economía de bienes inmateriales.
5.2DERECHOS EN RELACIÓN CON LA TECNOLOGÍA
1.Derechos de Propiedad Industrial:
Aquellos que le confieren a su titular, persona natural o jurídica, un derecho exclusivo y excluyente contra tercero, por un plazo determinado. Así tenemos:
a.Patentes
b.Modelos de utilidad.
c.Dibujos y modelos industriales.
d.Derechos de Obtenciones vegetales.
e.Marcas de producto y de servicio.
f.Nombres y lemas comerciales.
g.Denominaciones de origen.
h.Esquemas de trazados de circuitos integrados.
El estudio de los elementos de propiedad industrial no corresponde al campo de investigación del presente libro.
i.Información empresarial relevante y confidencial (know how).
Que detallaremos en el apartado siguiente.
CAPITULO VI
INFORMACIÓN EMPRESARIAL RELEVANTE Y CONFIDENCIAL (KNOW – HOW)
6.1Antecedentes Históricos50.
Podemos rastrear los orígenes de la información empresarial relevante y confidencial hasta el Decreto Romano, sin que ello implique que dicha figura sea acaso levemente similar con el concepto actual, lo cual se explica por la distancia histórica y conceptual de la información empresarial relevante y confidencial. En aquella época, la estructura económica era distinta, las características del empresario son distintas y, claro, los interese comerciales eran distintos. Así, por ejemplo, si un tercero obtenía de un esclavo información secreta concerniente a su amo, éste podía iniciar una acción judicial y obtener una reparación civil equivalente al doble de su pérdida, mas no podía exigir que el tercero que obtuvo la información dejara de utilizarla.
Como hemos expuesto líneas arriba, la Edad Media fue terreno fértil para la protección de la información, la estructura económica-social se encontró dominada por los gremios, y éstos se respaldaban en el carácter secreto de la información relacionada con la fabricación de los bienes y de mecanismos de “eliminación de competencia” muy efectivo, en el supuesto que el secreto se filtrara a terceros51.
Muy pronto, los gobernantes buscaron la divulgación de los secretos como medio de fomentar el progreso, ofreciendo para ello, la concesión de privilegios –al igual que en el caso de las patentes- para los artesanos. Esta tendencia, con más o menos variantes en la regulación de la concesión de privilegios, se mantuvo hasta el siglo XVII. Ya en el siglo XVIII, en Francia, y dada la importancia de la industria de la seda y de la tapicería, se promulgaron diversos reglamentos en las que se prohibía a los empleados del taller y a los fabricantes la divulgación de los modelos entregados como prototipo; siendo la más antigua de todas ellas una Ordenanza del Consulado Lyon del 25 de octubre 1711. la regulación de la época, sin embargo, recaía sobre determinados industrias, no tenía un carácter general. Asimismo, la protección del secreto no tenía como finalidad salvaguardar los intereses del titular, sino los intereses del país donde este se divulgaba. Al respecto Gómez Segade indica: “.... siguiendo las orientaciones del Mercantilismo, fundamentalmente se trataba de normas que pretendían defender al país frente a exterior. Esta finalidad proteccionista se percibe con claridad en las disposiciones en la cuales la pena por revelación de secretos es a todas luces excesiva –citando a Cohn, Gómez precisa a pie de página que un Reglamento de Nassau de 29 de febrero de 1698 castigaba con la muerte la revelación a extranjeros de secretos de las artes de la herrería y la fundición”.52
En el siglo XIX, la tendencia del siglo XVIII se revierte, la influencia de la Revolución Francesa llega a la regulación, si todos son iguales todos deben merecer la misma protección, máxime si la actividad gremial ya no otorgaba la protección suficiente de los secretos artesanales y retrocedía frente al imperio de la Revolución Industrial. El primer texto legal, influenciado por esta tendencia, es el Código Penal francés de 1810 en su artículo 418°. En el Perú, el Código Penal de 1924 recoge la doctrina europea en su artículo 363°.53
6.2Concepto
La doctrina no es pacífica en cuanto a encontrar un concepto del anglosajón término “know-how”; las definiciones son tan diversas como autores existen en el tema. Citamos algunas de las propuestas más valiosas.
Para Stumpf: “Por know-how han de entenderse, conocimientos y experiencias de orden técnico, comercial y de economía de empresa, cuya utilización le permite o , llegado el caso, hace posible al beneficiario no sólo la producción y venta de objetos, sino también otras actividades empresariales tales como organización y administración”.54
En el seminario de orientación sobre los aspectos generales de la Propiedad Industrial, se definió a los conocimientos técnicos como “... aquellos de importancia industrial o comercial que han sido acumulados por una persona o dentro de una empresa, y que no son del dominio público. En este sentido, el término se relaciona con la aplicación de la tecnología en una situación industrial o comercial, más que a la creatividad”.55
La Asociación Internacional de Protección Jurídica Industrial explica: “el know-how consiste en conocimientos y experiencias de naturaleza técnica, comercial, administrativa, financiera o de otra naturaleza, aplicables en la práctica en la explotación de una empresa o en el ejercicio de una profesión”.56
Para Cabanellas, que prefiere no utilizar el término know-how por su ambigüedad, describe a los conocimientos técnicos57 como las operaciones definidas mediante las cuales se obtiene la transformación deseable de las cosas que nos rodean”.58 Definición que consideramos genérica y susceptible de crítica; en principio, porque el concepto que pretendemos delimitar no es aplicable solamente a las cosas u objetos corporales, el conocimiento también se aplica a otros bienes inmateriales –no olvidemos la sentencia de Drucker “el conocimiento se aplica al conocimiento”-. Segundo, porque el concepto vertido también es apto para el de tecnología, por lo que lejos de aportar límites abunda en excesos.
Van Noten lo define como “procedimientos prácticos industriales y comerciales, que no pueden ser descritos con precisión, los que derivan su valor como consecuencia de un determinado grado de novedad y secreto”.59
Una resolución jurisdiccional norteamericana explica: “...consiste en un conjunto de conocimientos empíricos, no susceptibles de descripción precisa y separada, pero que al ser utilizados en forma acumulada, después de haber sido adquiridos como resultado de ensayos y errores, dan a quienes lo adquieren habilidad para producir algo que en caso contrario no hubiera sabido producir con la exactitud y precisión necesaria para tener éxito comercial”.60
La legislación norteamericana define, sin encorsetar el concepto de secreto comercial, como el que “puede consistir en cualquier fórmula, modelo, dispositivo o compilación de la información que se utiliza en su negocio, y que le da la oportunidad de obtener ventaja con relación a los competidores que no la saben ni utilizan. Puede ser una fórmula para un compuesto químico, un proceso de fabricación, tratando o preservando el material, un modelo para la máquina u otro dispositivo, o una lista de clientes.”. “Información, incluyendo una fórmula, un modelo, una compilación, un programa, un dispositivo, un método, una técnica o un proceso; eso(1) deriva valor económico independiente, real o potencial, generalmente de no ser conocido y no ser fácilmente averiguable por medios apropiados, por otras personas que puedan obtener valor económico de su acceso o uso, y (2) es el tema de los esfuerzos que son razonables bajo circunstancias mantener su secreto.
El Estado de Illinois señala que es “información, que incluye pero no se limita a. Datos técnicos o no técnicos, una fórmula, un modelo, una compilación, un programa, un dispositivo, un método, una técnica, un gráfico, un proceso, datos financieros, o lista de clientes o de surtidores reales o potenciales; eso (a) es suficientemente confidencial para derivar de ello valor económico, real o potencial, generalmente de no ser sabido a otras personas que puedan obtener provecho con ella”61.
El know-how no se encuentra constituido por objetos materiales, es esencialmente un bien inmaterial. Ello sin perjuicio de que los conocimientos pueden ser materializados en diversos soportes. Magnin, citado por Cabanellas, comparte nuestra posición: “(los) elementos abstractos se presentan exteriormente bajo diversas formas (...), la habilidad y la experiencia técnica se encarnan en los técnicos hábiles y experimentados de los cuales ellas son indisociables (...). Los conocimientos técnicos y los procedimientos se concretan igualmente en soportes constituidos por los documentos técnicos que son su expresión”.62
La información empresarial relevante y confidencial es un concepto dinámico en esencial, cuyas propiedades están íntimamente vinculadas al concepto postmoderno del conocimiento.
Si bien hay que reconocer que el know-how, en sus orígenes, actúa como personaje secundario frente al protagonismo que la patente ostentaba, logrando una mejor explotación de ésta, es necesario observar que ha evolucionado e intervenido en todos los procesos y organización de la empresa.
La información empresarial relevante y confidencial permite su titular– persona natural o jurídica- la fabricación de un bien, la prestación de un servicio y la aplicación de un procedimiento que ha demostrado utilidad en todas las etapas del desarrollo empresarial; vale decir, desde la planificación, la organización de la empresa y en la operación diaria, generando ventaja competitiva para su titular por lo que es preservada en su esfera de confidencialidad. El know-how no puede seguir siendo visto como complemento de las invenciones patentadas o como creación intelectual de segundo orden.
A continuación, un listado que no pretende más que orientar a los lectores sobre lo que podemos entender como información empresarial relevante y confidencial, de ninguna manera es exhaustiva:
INFORMACIÓN REFERENTE A KA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO
Fórmulas.
Compuestos.
Prototipos.
Procesos.
Cuadernos del laboratorio.
Experimentos y datos experimentales.
Datos analíticos.
Cálculos.
Gráficos – Todos los Tipos
Diagramas – Todos los Tipos
Manuales de los datos de diseño y del diseño.
ESPECIFICACIONES PARA LOS PROCESOS Y LA MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN
Conocimientos técnicos de la producción y conocimientos técnicos negativos.
Técnicos negativos.
Información del control de calidad.
Información referente a control de calidad.
Procedimientos del control de calidad.
Manuales del control de calidad.
Expedientes del Control de calidad.
Conocimientos técnicos del Mantenimiento y Conocimientos técnicos negativos.
Ventas e información de la comercialización.
INFORMACIÓN REFERENTE VENTAS Y A LA COMERCIALIZACIÓN
Pronósticos de la ventas.
Planes de la promoción de la comercialización y de ventas.
Informes de llamada de ventas.
Información competitiva de la inteligencia.
Información referente a clientes.
Listas de Clientes.
Necesidades del Cliente y hábitos de consumo.
Grado de confianza del cliente.
Ventas e informes sobre la comercialización.
INFORMACIÓN REFERENTE VENTAS Y A LA COMERCIALIZACIÓN
Pronósticos de las ventas.
Planes de la promoción de la comercialización y de ventas.
Informes de llamada de ventas.
Información competitiva de la inteligencia.
Información referente a clientes.
Listas de Clientes.
Necesidades del Cliente y hábitos de consumo.
Grado de confianza del cliente.
Ventas e informes sobre la comercialización.
INFORMACIÓN FINANCIERA INTERNA
Información financiera de la empresa.
Documentos financieros internos.
Presupuestos.
Pronósticos.
Márgenes del Producto.
Costos del Producto.
Informes de Funcionamiento.
Balances y Estados de ganancias y pérdidas.
Información administrativa interna.
6.3La Lucha de Clases.
Ya hemos postulado el término información empresarial relevante y confidencial, –cosa que no debe extrañar, puesto que cada autor dedica a su buen gusto y estado de ánimo una nueva expresión sobre el know-how-, es menester explicar las razones en que nos sustentamos. Al hablar de información o conocimiento empresarial relevante y confidencial, hacemos mención a ese cúmulo de conocimientos que con un propósito determinado en la empresa son útiles tanto en la fabricación de un bien, la prestación de un servicio o la aplicación de un procedimiento, como en lo relativo a la organización y gestión de la misma, manteniéndose en la esfera confidencial del titular gracias a los obstáculos que voluntariamente ha colocado para evitar que terceros accedan a la información.
De esta definición que adolece de los problemas de toda definición, podemos recoger nítidamente dos clases de información empresarial relevante y confidencial:
1)Conocimientos técnicos: Es el conjunto de conocimientos indispensable para la producción de un bien, por ejemplo, procedimientos de fabricación, reparación, montaje, etc. Es la importancia de esta información la que motivó el interés, primero de los empresarios y después de los juristas, por su valor económico y la consiguiente preocupación por su protección, aunque vinculado íntimamente, y, en muchos casos, subordinada a las invenciones. Es ésta la que motivo el establecimiento de la figura del secreto industrial, en los países con clara influencia europea.
2)Conocimientos organizacionales: Son un conjunto de conocimientos o información comprometida con la planificación, organización y administración de la empresa.
2.1.)Información Comercial: Es una vinculada con el área comercial de la empresa, que incluye, sin restringir, el sector ventas, publicidad y marketing, relaciones con los consumidores y/o usuarios, listas de proveedores, etc.
Gómez Segade reseña: “La lista de clientes es el secreto comercial por excelencia. (...) Daso que el esfuerzo de los empresarios se concreta en realizar el mayor número posible de transacciones, el conseguir una clientela supone en buena medida la culminación de su actividad empresarial: cuanto mayor y más estable sea la clientela de una empresa, mayor será la superioridad de la misma sobre sus competidores”.63
2.2.)Información sobre la organización interna: Es la información que constituye el espíritu de la empresa, estoes, el resultado de la experiencia en el manejo de las relaciones empresariales. Cierto es que carecen de valor de transferencia o cesión intrínseca64, posición que si ostenta la información técnica y comercial, ya que no influye en la capacidad productiva del concesionario; pero, ya que es parte integrante organizacional tienen un gran valor frente a otras empresas. Las franquicias con formato de negocio (business format franchise) son un claro ejemplo del valor de la información sobre la organización interna, puesto que forman parte del valor de oferta del negocio a fanquiciar.
La experiencia demuestra que el conocimiento organizacional adquiere mayor importancia en la escena empresaria contemporánea; el explosivo crecimiento de las franquicias en el Hemisferio evidencia su poder y el gran valor económico que ostenta en el mercado. Es más, muchas de las franquicias que han llegado al Perú han logrado el éxito gracias al conocimiento comercial, jurídico y político del franquiciado, y estos elementos son vitales para el desarrollo del sistema, muchas veces, no valen menos –y quién lo afirma, a veces valen más- que el know-how suministrado por el franquiciante extranjero.
Enfocado desde otro punto de vista, el conocimiento organizacional es importante cuando lo que el licenciatario pretende es constituir una empresa sobre la cual carece de información y experiencia; en estos supuestos, el licenciante deberá no sólo suministrar la información relevante sobre el ejercicio de la empresa, también deberá asistirlo y lograr que internalize la información licenciada.
En el comercio internacional, la información empresarial relevante y confidencial demuestra su trascendencia. Un informe de la Comisión Internacional de los Estados Unidos65 de febrero de 1 988, señala que una cantidad considerable de empresas norteamericanas juzga a los trade secrets66 de gran importancia, o de muy importancia. Para cerca del 70% de sus ventas sensitivas, y de importancia moderada para otro 24%. Esto sobrepasa, en mucho, la importancia asignada a las otras formas de protección, a excepción de la marca.
Esta clasificación, que concuerda en esencia con la doctrina predominante, nos lleva a considerar añosos aquellos criterios que señalan que el know-how está vinculado tan sólo a los conocimientos técnicos y protegidos por la figura del secreto industrial67.
Con su acostumbrada claridad, Cabanellas señala al respecto: “¿Qué razón moral, económica o filosófica podría aportarse para tutelar un conocimiento secreto con aplicación industrial, y no, por ejemplo, la información sobre una estructura geológica, necesaria para explotar un yacimiento petrolífero?. ¿Qué motivo habría para negar el tratamiento jurídico de conocimientos técnicos a los que son usados en el agro, los que presentan, en general, las mismas cuestiones y dificultades de las restantes tecnológicas económicamente relevantes?”.68 En este sentido, Le Pera: “En realidad la expresión no lleva, en si mismo, ninguna connotación que sugiera la restricción de su empleo a un saber puramente tecnológico (en oposición al comercial), sino que, por el contrario, parece aludir de manera genérica a aquel conjunto de conocimientos que permite – respecto del que no los posee- obtener un mejor resultado o realizar una más eficiente o lucrativa gestión empresarial”69
Mark Halligan, especialista en Trade Secrets Law, señala: “El alcance de la protección del secreto comercial es enorme. La información técnica o no técnica, los procesos y los métodos se pueden proteger como secreto comercial, aún cuando no sean novedoso o únicos en el sentido que les otorga la Ley de Patentes. Las compilaciones de la información se pueden también proteger como secretos comerciales. Por ejemplo, los nombres de todos sus proveedores pueden estar en la Yellow Pages. Sin embargo, la identidad de los proveedores con quienes usted está haciendo realmente negocio puede constituir un secreto comercial, si tal información no está disponible en fuentes públicas. Además, un secreto comercial puede existir en una combinación de las características y de los componentes, cada uno de los cuales, por sí mismo, esta en el dominio público, pero de donde el proceso, el diseño y la operación unificados de tales características o componentes produce una ventaja competitiva en el mercado”70
La denominación genérica propuesta nos lleva a considerar el estudio unificado de ambos tipos de información empresarial relevante y confidencial, pese a que reconocemos las diferencias existentes entre ambas. Esta unificación obedece a razones, primero, de orden metodológico, y, segundo, porque consideramos que ambas clases ocupan el mismo sitial y su vulneración produce el mismo daño.
6.4¿Es el know-how parte de la familia de los Derechos de Propiedad Industrial?
Una tendencia demasiado extendida en la doctrina es la de considerar al know-how como parte de la familia de los Derechos de Propiedad Industrial, digamos que un hijastro o un hijo natural que no quiere ser reconocido por la familia. Evidentemente, no podemos negar que el know-how nace para mejorar la performance de las patentes de invención, de aquí la relación y las ganas de los estudiosos de colocarlo en el área de la Propiedad Industrial.71 Esta cita no pretende negar la interacción entre las patentes y el know-how, puesta de manifiesto en la práctica jurídica, sobre todo, al momento de la presentación de las solicitudes de patente o cuando se continua con el trabajo de investigación. Empero, es importante considerar el devenir de los conocimientos empresariales que adquieren una extensión más amplia que comprende la información relevante de una empresa, no cualquier información, sino aquella que otorga a la misma mayor ventaja competitiva.
Formado por un órgano generalizado de información, más que por un elemento específico de tecnología, como sí lo son los elementos de propiedad industrial, el know-how busca hacer operativa a la información; así, se presenta vía datos técnicos en forma de dibujos, especificaciones y resultados de producción, cantidades substanciales de información comercial relacionada con los costos, precios y ubicación de materias primas, la gestión de la tecnología en la práctica, a segmentación de mercados, etc.
A diferencia de los elementos de propiedad industrial que son constitutivos, es decir, que requieren para su existencia legal del cumplimiento de un procedimiento de registro o inscripción72, el know-how, sobre todo el comercial, se encuentra en situación de desventaja legal, dado que no existe procedimiento de registro o depósito relativo a ello. Sin embargo, la exclusividad se presenta como una cuestión de orden práctica; puesto que los conocimientos empresariales relevantes y confidenciales no son de dominio público, se mantienen e la esfera confidencial de la empresa que los ha desarrollado, sin que terceros puedan acceder a ellos, a través de uso, adquisición o revelación no autorizados.
Stumpf reconoce que “es un saber no protegido por derechos de tutela industriales” en la medida que carece de los rasgos distintivos de éstos. Le Pera sostiene, igualmente, que el know-how no puede ser considerado como un objeto de propiedad industrial; sin embargo, carece de mayores argumentaciones para ubicarlo en otra área: “Por la “naturaleza misma” de la figura se excluye que pueda otorgarse a su respecto un “monopolio”, al que corresponde un deber universal de abstención, al estilo de los que confiere el régimen tradicional de patentes respecto del que con posterioridad al registro llegare al mismo descubrimiento o creación”. Es más, considera que el Derecho sólo puede otorgarle know-how cierta protección, tan vaga , como la definición misma del objeto de nuestro estudio: “En realidad, cuanto parece posible hacer legislativamente en materia de “secretos” es punir los actos de “apropiación indebida” y de “divulgación abusiva”73.
Sherwood asevera: “El secreto comercial es una suerte de huérfano entre las formas de protección de los productos de la mente. Por su naturaleza, no requiere un organismo público o burocracia, y, por consiguiente, no genera un cuadro de profesionales especializados como lo hacen las otras formas de protección. Porque es la patente, el derecho de autor o la marca”.74
La investigación tiene como fin obtener resultados que trasciendan el simple cruce de brazo o el levantamiento de hombros. Intentemos. Es cierto que el know-how no perteneció y no pertenecerá a la muy ilustre familia de la Propiedad Industrial75; sin embargo, se escuchan voces en la doctrina que buscan una mejor ubicación del conocimiento en el derecho. Se habla de un Derecho de la información76, aun cuando se reconoce que el conocimiento, como categoría jurídica, tiene que hallar límites más precisos.
La ubicación del presunto Derecho de la información es también un problema por resolver. Podemos ubicarlo como un sub conjunto de la Propiedad Intelectual, siguiendo a la mayoría de autores -¡mayoría no significa razón!-, dada sus innegables relaciones con la propiedad industrial y por ser un bien inmaterial. O insertarlo en la esfera del Derecho de los negocios, que está reclamando soberanía en el campo de la transferencia de tecnología.
6.5Bien inmaterial:
Hoy en día nadie duda que el know-how es un bien jurídico inmaterial, con aptitud para satisfacer necesidades, es decir, con valor patrimonial e identidad suficiente para ser objeto de negocios jurídicos. Así lo han entendido los hombres de empresa que compran y venden conocimientos empresariales, sin preocuparse por los razonamientos jurídicos, en no pocas ocasiones contradictorias o diametralmente opuestos a las situaciones que de hecho se realizaban.77
Gómez Segade sostiene también esta posición: “Tradicionalmente la mayoría de la doctrina ha venido negando al secreto industrial el carácter de bien inmaterial con el argumento de que el titular del secreto no dispone de un derecho absoluto: un derecho de exclusiva. Esta afirmación es el resultado de un silogismo en el que la premisa mayor es “todos los bienes inmateriales están amparados por un derechos de exclusiva”; y la premisa menor: “el secreto industrial no está protegido por un derecho de exclusiva”. La premisa menor nos parece exacta. Pero a mi juicio, la premisa mayor es inválida. Hasta el presente se afirmó que los derechos sobre bienes inmateriales eran derechos de exclusiva, porque únicamente se tenía a la vista aquellos (ciertamente los más importantes) en los que concurría esta nota: la patente, el derecho de autor, los modelos industriales, etc. Pero, en la actualidad, hay una serie de bienes inmateriales que no están protegidos por un derecho de exclusiva: Un ejemplo típico es el secreto industrial”78
Higueras, en el citado estudio, señala que el problema principal es la elaboración de una teoría jurídica patrimonial de la información es el de su apropiabilidad (sic). “... si se trata de un bien (la información), debe ser susceptible e apropiación. Sin embargo, no es así. La información no es susceptible ni aun de posesión, puesto que, por la naturaleza del bien, no es posible el corpus, uno de los elementos que conforman el concepto de posesión”. Y agrega con respecto al tema : “En lugar de apropiación exclusiva, sí cabe hablar de un control de la información por su titular o usuario. Es este poder de control de la información lo único que puede servir de vínculo a una teoría jurídica patrimonial de la información en abstracto y de las diversas creaciones del ingenio protegidas por el Derecho que expresan y fijan información”.
Higueras sostiene el mismo razonamiento desbaratado por Gómez Segade, donde la premisa mayor no es ya la exclusividad de los bienes inmateriales, sino su apropiabilidad. Aquí, sin embargo, se puede hacer una crítica de otra naturaleza, que es la de hacer extensible los requisitos de apropiabilidad de un concepto aplicable en escrito a los objetos corporales a los bienes inmateriales. La posesión es un hecho protegido por Derecho, que requiere además del elemento (corpus), el factor intelectual (animus), es decir, la voluntad de una persona de comportarse como propietario frente a una cosa corporal, lo que evidencia la dependencia de la posesión a la publicidad que le demos.
Si partimos que la Nueva Economía es la Economía de los Símbolos, de lo intangible, comprenderemos mejor como es que los conceptos jurídicos decimonónicos no son suficientes para entender a la información empresarial relevante y confidencial ni a las nuevas figuras jurídicas que nacen del nuevo orden económico.
Evidentemente, no podemos aplicar este concepto a los bienes inmateriales, pero no podemos negar que el know-how también se sirve de situaciones fácticas: la reserva de la información.
6.6Confidencial: 79
Reconocemos que el conocimiento técnico y comercial requiere para efectos legales y prácticos del áurea confidencial, no sólo para proteger el “monopolio de hecho”, que es indudable, sino en cuanto preserva el valor económico de la información.
El carácter confidencial del conocimiento empresarial no implica que éste sólo sea conocido por su titular, lo cual atentaría contra el rendimiento económico de la información; exige sí que sea conocido por círculo limitado de personas, una esfera reducida de confianza; pero ¿quien determina las dimensiones de éste círculo?, ¿Cuántas personas pueden tener acceso a este conocimiento sin que pierda su valor?. Las respuestas a estas interrogantes no las podemos encontrar en consideraciones meramente cuantitativas80. La información comercial perderá valor cuando deje de representar una ventaja competitiva para las empresas que la han obtenido, sea mediante un acto ilícito o de competencia desleal, que divulgue en forma generalizada dicha información, o por la investigación de otras empresas.
Existen autores que señalan que el know-how no requiere, como excepción a la regla, del carácter confidencial. Stumpf explica: “formulada de esa manera general, no es correcta la afirmación de que el know-how pierde su valor cuando cobra publicidad. Si una empresa de un país altamente industrializado transfiere un know-how concerniente a determinado procedimiento fabril hacia un país en desarrollo, el saber especializado puede seguir teniendo, en esa relación, un valor considerable, aún cuando en el mismo país industrializado transfiere ya haya pasado desde hace tiempo a engrosar el patrimonio común de la industria. Una de ellas –el empresario del país industrializado- posee un saber especializado del cual la otra no tiene acceso. El contratante del país en desarrollo está por eso dispuesto a pagar por obtener ese saber , a fin de ahorrarse gastos en trabajos de desarrollo”81 Coloquemos las ideas en banco y negro, el supuesto narrado por Stumpf implica un contrato de prestación de servicios; dado que el contratante del país en desarrollo, siguiendo su ejemplo, no podrá ser impedido de seguir usando la información técnica y comercial suministrada –una vez que el acuerdo haya finiquitado- lo que sucede en la hipótesis del contrato de know-how, en el que entran en vigor las obligaciones postcontractuales de confidencialidad y no-competencia. Segundo. Si bien es cierto, el objeto de ambos contratos es la información empresarial, no menos cierto es que la información objeto de un contrato de prestación de servicios no cumple con el requisito de generar ventaja competitiva para el titular, dado que la información, objeto del contrato de prestación de servicios, se encuentra en el dominio público82.
Las limitaciones en el acceso a la información empresarial no confidencial, por parte de uno de los contratantes no determinan su existencia. Lo que, a nuestro criterio, nos permite estar frente a la información empresarial relevante es la ventaja competitiva que ofrece al titular de la misma y sólo a éste, excluido, por tanto, la información común de las empresas que operen en la misma actividad y que sean de difícil acceso o que sólo tengan como único camino la capacitación por una de ellas.
La legislación norteamericana pone de relieve el carácter confidencial del trade secret, en el artículo 757, comentario b. Del Restatement of Torts, de 1939: “Un conocimiento comercial puede consistir en cualquier fórmula, diseño, mecanismo o compilación de información que sea usado en una empresa y que de la oportunidad de obtener una ventaja sobre los competidores que no lo conocen o utilizan. (...) Difiere de otras informaciones secretas de una empresa en que no es simplemente información sobre hecho individuales o efímeros en la conducta de una empresa.(...) Un secreto comercial es un proceso o mecanismo para ser usado continuamente en la operación de una empresa. Generalmente, se relaciona con la producción de bienes, como por ejemplo, una máquina o una fórmula para la producción de un artículo. Puede relacionarse, sin embargo, con la venta de bienes o con otras operaciones de la empresa, como ser un código para determinar descuentos, reintegros u otras concesiones relativas a los precios de lista o de catálogos, o una lista de clientes especializados, o un método de contabilidad o de administración de oficinas”.83
6.6.1Fundamentos del carácter confidencial:
1)Aspectos objetivos: Limitación de la divulgación:
El uso permitido o autorizado del conocimiento empresarial: Se debe a que sólo un número muy restringido de personas puede tener acceso a la información empresaria, que, por lo demás, se les ha otorgado con el único fin de hacer más eficiente la explotación de la empresa. Esto implica que la información empresarial sí es susceptible de divulgación, pero limita en todos los casos por la voluntad del titular y las necesidades de la empresa.
Es importante delimitar los intereses, tanto del titular sobre la información como de quienes han tenido acceso a ella sin gozar de un derecho de uso –ajeno a los fines de la empresa- o de disposición. Cabanellas reseña: “El orden jurídico debe precisar cuáles son las restricciones que pesan sobre las personas que reciben los conocimientos sujetos a condiciones expresas, implícitas o ex lege, teniendo en cuenta que, debido a la naturaleza de la tecnología, su aprehensión suele ser, en los hechos, irreversibles”.84
Lo anterior es sumamente importante, puesto que, dada la característica generalizada del know-how, no es posible la inscripción fe registro alguno que determine los derechos de exclusiva del titular, como sucede en el caso de los elementos de propiedad industrial. Sin embargo, existen mecanismos que posibilitan la exclusividad relativa:
b)La reserva del conocimiento empresarial: El titular debe aplicar las precauciones indispensables para que el know-how no se encuentre al alcance de los competidores o de terceros no autorizados85. Esto sucede cuando el titular suscribe con los empleados que tienen acceso a la información empresarial contratos de confidencialidad, que determinan la obligación de los empleados –o de quienes por razón de su profesión tienen acceso a los conocimientos- a mantener reserva de la información, a no explotarla en provecho propio o a divulgarla a terceros sin la autorización del titular.
Sin embargo, las medidas destinadas a preservar la reserva no se agotan en la adopción de cláusulas de confidencialidad –sin duda una de las más importantes-, requiere además de otras herramientas de orden fáctico y jurídico.
En lo que se refiere a las precauciones de hecho, no existe una posición uniforme que determine las pautas a aplicar. No obstante ello, podemos inferir que se tratan de medidas indispensables para mantener la información en la esfera autorizada por el titular. Cabanellas nos dice: “En Estados Unidos, por ejemplo, distintos fallos a la adopción de medidas razonables, de las precauciones que sean posibles, o de las que sean requeridas en atención a las circunstancias”.86
El grado de complejidad de las “medidas indispensables”, y, en consecuencia, su costo, se encuentra en función de la dimensión de la empresa titular y del valor que le otorga a la información empresarial a fin de resguardarla. Cabanellas brinda un ejemplo interesante al respecto: “Desde el punto de vista de la justificación económica individual de las medidas de reserva aquí analizadas, el elemento a ser tenido en cuenta es el valor absoluto de la tecnología, y no su importancia relativa. Es ese valor absoluto el que deberá compararse con los costos, también en términos absolutos, de las medidas de protección. Las precauciones a adoptar apara evitar la comunicación de un proyecto de desarrollo de un nuevo modelo de automóvil, en el cual pueden haberse invertido decenas de millones de dólares, no pueden ni deben ser las mismas que respecto de una técnica para enlatar sardina , aún cuando la empresa automovilística en cuestión tenga una docena de proyectos similares y la envasadora no sea sino una firma familiar sin actividades ajenas a las que requieran la nueva técnica de enlatar. Exigir a la firma envasadora las mismas precauciones que a la automovilística sería, en la práctica, negarle la posibilidad de proteger jurídicamente su tecnología mediante las normas aplicables a los secretos industriales o comerciales, o bien obligarla a realizar gastos de seguridad y control en un todo desproporcionados con la importancia económica de las técnicas involucradas”87.
Estas “medidas razonablemente indispensables” se traducen, en los hechos, de muy distintas formas, para terceros ajenos a la empresa, desde los letreros en las puertas que detallan la prohibición de ingresar con cámaras fotográficas o filmadoras o restricciones a los visitantes dentro de la empresa. Para las personas que laboran en la empresa, la conservación del know-how encriptado o codificado, o el más tradicional “bajo llave”, mediante la división del proceso de elaboración en distintos pasos, separándose los departamentos en que se efectúan estas diversas etapas, etc.
Hemos señalado, en el apartado precedente, que la información empresarial es susceptible de divulgación en la esfera autorizada del titular, por lo demás para hacer efectiva su explotación económica. Sin embargo, ello no debe significar que el empresario no adopte las providencias necesarias, a efecto de evitar se diluya la reserva de la información. El análisis que sigue se realiza sin perjuicio de una mayor exposición de los temas jurídicos relativos a los mismos.
I)Trabajadores: Es necesario incluir en los contratos de trabajo individuales la obligación del trabajador, cuyo concurso es necesario, de preservar la confidencialidad de la información empresarial que le sea entregada.88
Empero, si no se ha adoptado esta cláusula en el contrato, el empleador deberá comunicar al trabajador la necesidad de mantener la confidencialidad del know-how, con lo que se cumple los requisitos para la protección del mismo.
Milgrim nos dice: “El hecho de que el titular de los secretos no adopte medidas tendientes a impedir que éstos lleguen a conocimientos de empleados, que no tienen una relación directa con su uso, puede llevar a la pérdida del carácter confidencial de la tecnología, si tal circunstancia hace suponer razonablemente a esos empleados, y a los dependientes del titular de los conocimientos en general, que éstos no tienen carácter confidencial”.89
Un reciente caso en los Estados Unidos, echa luces sobre la preocupación jurisdiccional de preservar la información empresarial relevante y confidencial. Un empleado clave de Microsoft. El caso se resolvió cuando el tribunal designó a un experto independiente para controlar, a lo largo de nueve meses, el trabajo del especialista transferido mediante visitas semanales, durante las cuales el especialista transferido mediante visitas semanales, durante las cuales el especialista y sus compañeros de trabajo eran entrevistados por el experto y este podía inspeccionar ampliamente todos los materiales de trabajo y las operaciones informáticas realizadas90. Por supuesto, muchos podemos considerar que existen mecanismos más efectivos de control que el detallado en la Corte Norteamericana, y que, en muchos aspectos, la misma sólo dio soluciones más o menos aparentes, sin involucrarse en el fondo del asunto que es el de la posibilidad de restringir a los trabajadores el acceso a otra empresa de la competencia por un lapso determinado.
II)Directores, gerentes y otros órganos societarios que no se encuentran en relación de dependencia: También le son aplicables a estos órganos societarios las obligaciones de reserva y confidencialidad.
III)Socios: Una vez realizado los aportes a la sociedad constituida, ningún socio puede disponer de los bienes de la empresa. Éstos adquieren el conocimiento como parte de los órganos encargados de la Dirección de la persona jurídica, quedando sometidos a las restricciones que pesan sobre ellos.
IV)Medidas relativa a personas naturales o jurídicas ajenas a la empresa titular: Se asegura la ausencia de perjuicios en la divulgación con la suscripción de cláusulas de confidencialidad que preserven la reserva de la información. Estas restricciones jurídicas, unidas a las de hechos establecidas, dan forma a la voluntad de mantener el carácter confidencial del know-how.
A modo de ejemplo y repaso, indicamos algunas de las medidas de seguridad a adoptar tomadas de la conducta empresarial peruana y norteamericana:
a)Notificación al receptor de la información empresarial relevante y confidencial, sea licenciatario o tercero autorizado con un fin específico, indicando que dicha información es de propiedad del licenciante y que no debe ser divulgada o utilizada por él o terceros, sin el previo consentimiento del licenciante.
b)Incorporar en los acuerdos de know-how cláusulas de no acceso, confidencialidad y de no competencia, con los empleados y terceros.
c)Establecer y mantener políticas estrictas con respecto al manejo de la información empresarial relevante y confidencial, que deben distribuirse a todos los empleados.
d)Instituir precauciones físicas de seguridad en el local de la empresa, tales como cercar el perímetro de la misma, limitar el número de entradas, puertas con alarmas, personal de seguridad, etc.
e)Instalar los sistemas de control del visitante.
f)Mantener la información empresarial relevante y confidencial de manera criptográfica, cifrada o en clave.
g)Los componentes de la información empresarial relevante y confidencial deben mantenerse separados entre distintos departamentos y oficinas, de tal suerte que cada cual tenga solamente “un pedazo del rompecabezas”.
h)Estampar en los documentos y gráficos el sello de “CONFIDENCIAL” o “RESERVADOS”.
i)Instalar en las puertas de acceso a las áreas sensibles de la empresa “PERSONAL AUTORIZADO SOLAMENTE”.
j)Regular la circulación de empleados en áreas sensibles después de una hora prudente, establecida por el propietario de la información.
k)Uso de Fotocheck del personal.
l)Requerir a los empleados el uso de códigos o password autorizados de acceso a las fotocopiadoras y a las computadoras. Utilice datos cifrados en la computadora para evitar el hurto electrónico de la información almacenada en la memoria. Asimismo, evite mantener la información en red.
m)Establecer y mantener procedimientos para la destrucción de los documentos.
2)Aspecto Subjetivo:
a.La voluntad del titular de los conocimientos empresariales de mantener el perfil confidencial: Es éste un fundamento subjetivo que complementa los aspectos objetivos tratados en los párrafos precedentes, la adopción de las medidas necesarias para evitar el acceso de la competencia a esta información de forma al elemento subjetivo. Así, por ejemplo, si una persona coloca indicaciones en los materiales elaborados, sobre la base de la información empresarial que se pretende mantener en reserva, este hecho, pese a la manifestación de voluntad de esta persona de mantener el carácter confidencial, sumado a la evidente falta de medidas indispensables y razonables para ello, no basta para la configuración de información empresarial relevante.
Los elementos subjetivos y objetivos, que delimitan el carácter confidencial, deben estar íntimamente vinculados entre sí. Estos elementos permiten, además, que la información empresarial pueda ser divulgada en la esfera autorizada del titular sin que pierda las ventajas competitivas.
6.7.Ventaja Competitiva:
La ventaja competitiva se obtiene, por lo general, de las técnicas innovadoras y de los conocimientos técnicos y comerciales aplicados –sea que fueren útiles o no-; pero éstos no se logran, sino después de haber invertido gran cantidad de tiempo y esfuerzo, por no citar tan sólo al dinero. Y es esa inversión la que empuja a los empresarios a mantener en reserva los conocimientos desarrollados que le brindan fuerza competitiva y valor de licencia.
Con ello, no queremos señalar que la tecnología se cubra de oscurantismo, como en su primera etapa, lo que pretendemos es justificar el carácter reservado que la información debe tener, puesto que el “poseedor legítimo” o “titular” no lo es en toda la extensión del término o, por lo menos no lo es en la dimensión acostumbrada a los objetos corporales.
Gómez Segade explica al respecto: “el elemento subjetivo (la voluntad del titular) por sí solo no es suficiente para crear un bien jurídico. Debe concurrir alguna circunstancia que haga aparecer merecedora de protección la voluntad del titular. Esta circunstancia no es otra que el interés (...). habrá un interés objetivo en el mantenimiento del secreto cuando su revelación pueda facilitar y por tanto, aumentar la competencia de los rivales, o bien disminuir la propia capacidad competitiva de la empresa afectada. Por tanto, el elemento objetivo del secreto –Gómez Segade al hablar de que lo distingue- está constituido por el interés de la empresa en mantener su situación en el mercado”.91
6.8.Factores utilizados por la doctrina norteamericana a fin de verificar si la información es susceptible de protección como Trade Secret:
Un estudio realizado en 1993 a 246 empresas estadounidenses revela, que por la apropiación ilícita de trade secrets se denuncian 589 incidentes, dando como resultado un estimado de $1,8 mil millones en pérdida apenas para 32 grandes compañías que respondieron al estudio. No obstante, el problema no se detiene en conflicto entre empresas, las tendencias globales competitivas “obligan” a algunos Estados a patrocinar con “espías” a empresas de tecnología punta. Un ejemplo de ello fue apreciable en 1 994 cuando una investigación del FBI norteamericano, al menor estilo de las películas del 007, puso en evidencia el espionaje realizado por la inteligencia francesa que tenía como objetivo el mercado de tecnología de punta en abrasivos.
Como hemos venido señalando, par ala doctrina estadounidense no toda información es susceptible de ser acogida como secreto comercial; existen seis niveles de seguridad indispensables que deben cumplirse:
1.Si la información es conocida fuera de la empresa. Si la información se conoce extensivamente fuera de la empresa es menos probable que la información sea protegible.
2.Si la información es conocida por los empleados y otras personas vinculadas con la compañía. Cuanto mayor es el número de empleados que saben de dicha información es menos factible que esa información sea resguardada.
3.Las medidas adoptadas para salvaguardar el secreto (lo que nosotros consideramos la confidencialidad) de la información. Cuanto mayores sean las medidas de seguridad, más probable que la información sea un secreto comercial.
4.Los gastos de la compañía. A mayor tiempo, esfuerzo y dinero invertido en el desarrollo de la información, más probable es que configure “trade secret”.
5.El valor de la información para la compañía y para los competidores. Cuanto mayor es el valor que la empresa y los competidores atribuyen a dicha información, existe mayores posibilidades que sea un secreto comercial.
6.La facilidad o dificultad con la cual la información se podría adquirir o duplicar correctamente por otras. Cuanto más fácil es adquirir o duplicar la información, menos probable es que tenemos frente a un secreto comercial.
CAPÍTULO VII
¿SON LOS CONOCIMIENTOS EMPRESARIALES RELEVANTES Y CONFIDENCIALES OBJETO DE UN DERECHO DE PROPIEDAD?
Hemos adelantado ya algunos elementos de juicio a esta interrogante, pese a que la doctrina jurídica no es nada pacífica. En este extremo, trataremos de ordenar algunas ideas que nos puedan orientar sobre este asunto de suma importancia en el régimen jurídico de la información empresarial relevante y confidencial. Es de tener en cuenta que toda conclusión o aproximación a la que se llegue ha de transitar necesariamente por abrir nuestra mente –adoctrinada en el Derecho decimonónico y material encerrado en nuestros códigos- a los nuevos conceptos que ofrece el “Derecho vivo” y el creciente tráfico jurídico-económico.
El principal problema a solucionar es el que se refiere al concepto de exclusividad relativa, como hemos dicho, si consideramos que la información empresarial relevante y confidencial puede ser desarrollada por un tercero y explotada en mérito a su investigación y esfuerzo, sin que el que la ha desarrollado primero pueda oponerse. ¿Cómo podemos hablar de propiedad, si entre las características de ésta se encuentra presente el derecho de oposición frente a terceros y a la exclusividad de la que se habla en la doctrina de los derechos reales no acepta la propiedad independiente de dos personas frente a un bien92?
En principio, para tratar de dar solución a esta cuestión, es necesario entender que las características de la propiedad aplicable a los bienes materiales son distintas al emplead a los bienes inmateriales. Obsérvese que las normas del derecho de dominio no toleran el goce simultáneo por una persona de un bien material o cosa. Los bienes inmateriales pueden ser disfrutados por un número ilimitado de personas y su uso no afecta al que otros le den, sin que ello no consideremos que a mayor acceso a la información menor es el valor de la misma. Existe incompatibilidad, por ejemplo, respecto de algunas acciones reales y las acciones posesorias dado que simplemente carecen de efectividad. No obstante ello, el legislador del código civil ha preferido dar cabida a las manifestaciones de la propiedad intelectual, considerándolas como bienes muebles (Art. 886°)93, en clara recepción de la corriente mundial que Lafaille reseña: “El concepto de propiedad es más amplio que la idea de dominio, toda vez que el primero se extiende como género no sólo a todas las cosas incluidas en el segundo, sino también a todo género de derechos susceptibles de apreciación pecuniaria, es decir, a los bienes. No se falta a la precisión cuando se habla de la propiedad de un crédito, de la herencia, de cierta marca de fábrica o patente de invención”94.
Es claro que, siguiendo la posición de nuestro Código Civil, el titular de la información empresarial relevante y confidencial tiene facultades de uso y disfrute, en la medida que explote sus conocimientos en la propia empresa o suscriba acuerdos de licencia de know-how con terceros; de disposición, puesto que puede transferirlas a terceros vía acuerdos que mantengan la confidencialidad de la información; y, finalmente, puede ejercitar acciones tendientes a evitar que terceros, vía medios ilegítimos, tenga acceso a la información empresarial resguardada, aún cuando dichas acciones son minusválidas a la luz de la legislación vigente.
Sin embargo, las facultades que dan forma a la propiedad aplicable a los bienes inmateriales, en general, y a la información empresarial relevante y confidencial, en especial, sufren transformaciones, lo cual es lógico y explicable; el legislador no diseñó el Código Civil teniendo en consideración el vertiginoso desarrollo de la propiedad intelectual. La legislación civil, por ejemplo, al referirse a la prenda con entrega jurídica exige que los bienes muebles sean inscritos, haciendo imposible su aplicación al caso de los conocimientos empresariales confidenciales.
Estas diferencias no deben desalentarnos, por el contrario, sabemos que el Derecho evoluciona de la mano con la necesidad, y así como se relativizó el carácter absoluto del derecho de la propiedad –corriente que alcanzó su apogeo en el Derecho Agrario a inicios de la década del 60’ para decaer, cierto es, en la presente década-, el carácter exclusivo del Derecho de la Propiedad debe ser más flexible en lo referente al tratamiento jurídico de la información empresarial relevante y confidencial. El titular inaugural no pueden evitar que un tercero investigue, desarrolle y aplique información empresarial que satisfaga necesidades similares o equivalentes a las que él realiza; de lograrlo estaríamos frente a una nueva etapa de oscurantismo en el desarrollo científico y tecnológico. Sin embargo, todo lo dicho no enerva que el empresario deba tener los títulos y las herramientas jurídicas suficientes para evitar que terceros se apropien, de manera ilícita, de la información empresarial relevante y confidencial que ha desarrollado.
El concepto clásico de la propiedad se ve amenazado nuevamente, pero no es esencia, la formalización de un despojo; es, más bien, una flexibilización del concepto, que lejos de suponer un peligro implica un alto grado de optimización. A ningún empresario le convendría un derecho de propiedad absoluto sobre la información empresarial relevante y confidencial; ello sería tan dañino para la investigación y la innovación como eliminar todo tipo de protección.
La idea de la exclusividad absoluta, en el régimen jurídico de los conocimientos empresariales relevantes y confidenciales, no sólo tendría por fin la protección de nuestra información frente a terceros, sino también la información de terceros frente a nosotros; no es difícil imaginar que ello representaría el encajonamiento del desarrollo científico y tecnológico en desmedro de la sociedad.
Imaginemos que la fórmula de Coca-Cola es descubierta de forma lícita, tras una serie de análisis e investigaciones independientes; más todavía, imaginemos que la nueva fórmula es más barata y tan sugerente como la existente. ¿Podría The Coca Cola Company evitar que saquemos al mercado nuestro nuevo producto, de similar calidad y menor precio?. Bajo una concepción absoluta del derecho de exclusividad de l propiedad, la empresa norteamericana nos condenaría a no probar ninguna bebida con características similares, aun cuando fuere por un plazo determinado como en el caso de las patentes; pero, al estar bajo un régimen jurídico con exclusividad relativa, cualquier tercero puede investigar y comercializar una bebida con características similares a la estadounidense. Sin que con ello perjudique el derecho de la empresa relevante y confidencial.
Esta exclusividad relativa permite a la empresa norteamericana investigar el uso de nuevos tipos de insumo que están siendo investigados o ya están en uso por otros competidores. La exclusividad relativa, en consecuencia, fomenta la competencia de las empresas en el desarrollo de información empresarial.
No le falta razón a Cabanellas cuando señala que el Derecho de los Estados Unidos de Norteamérica –Common Law- es distinto a nuestro Derecho de origen romano-germánico –Civil Law-; sin embargo, no creemos que sea la imprecisión lo que caracterice el concepto de propiedad en el Derecho Norteamericano sino el afán de dejar abierta las puertas a nuevos criterios que, sin socavar los fundamentos de su sistema jurídico, promocionen la competencia y otorguen a los agentes económicos herramientas y no obstáculos.
Refiriéndose al Derecho anglonorteamericano, dessemontet, citado por Cabanellas, explica: “el concepto de propiedad en el Derecho anglonorteamericano debe ser claramente distinguido de su similar bajo los Derechos de tipo continental europeo. Por una parte los jueces que actúan en el Common Law tienen libertad para reconocer nuevos tipos de propiedad en el sistema de equidad (equity), no existe numerus clausus que limite sus discreción, sea respecto del elemento sujeto al derecho como del contenido de éste, o sea, de los poderes y privilegios que se otorgan al dueño. Por otra parte, el término propiedad aparece como muco más impreciso que bajo el Derecho Continental. En un sentido amplio, puede designar cualquier activo que tenga algún valor, o sea, tanto un derecho in rem como cualquier tipo de pretensión o interés jurídicamente efectizable. Así, en ciertos casos, la expresión de propiedad puede extenderse a derechos in personam. La acepción más estrecha del término permanece limitada, sin embargo, a derechos jurídicamente oponibles a un número indefinido de terceros, tales como los derechos o intereses que un hombre tiene sobre su tierra y bienes muebles (chanttels) con exclusión de otros. No obstante, dado que los derechos del propietario con relación a terceros se encuentran en el centro de las controversias que rodean a la protección de los conocimientos técnicos (know-how), la existencia de un sentido amplio y e otro estrecho para la palabra propiedad, claramente conduce a cierto grado de confusión, evidente en los estudios comparativos”.95
El Derecho norteamericano reconoce la propiedad de la información empresarial relevante y confidencial, sustentada en si jurisprudencia96. Desde el punto de vista del derecho a obligar a los terceros a abstenerse de afectar la propiedad de la información empresaria relevante y confidencial, no hay duda que el Derecho estadounidense pena toda interferencia que no tenga origen en la voluntad del titular. Admitiendo únicamente su logro mediante la investigación independiente y la autorización expresa o implícita del propietario. Sanciona, también, toda interferencia con el uso y disfrute de la información empresarial, promoviendo, por el contrario, que dicha información sea mantenida en reserva. El tercer elemento de la propiedad –que es aplicable al régimen jurídico de la información empresarial a la luz del Derecho norteamericano-, el ius abutendi o derecho de disposición, es también puesto de relieve mediante la trasferencia a terceros, en virtud de acuerdos de cesión de tecnología.
Queda claro que el problema podemos enfocarlo en la determinación de los derechos que el tercero adquiere una vez desarrollada información que ya había alcanzado y sobre la cual se ejerce un derecho inaugural. La cuestión surge, en consecuencia, una vez que el conocimiento ha sido desarrollado y aplicado, pero en ningún caso es un problema que afecte el uso y disfrute de la información empresarial, cuyo privilegio ya no será del único titular, sino de quien invierta dinero y esfuerzo en lograrla y cumpla con los requisitos puntuales que la ley exige para mantener en el estado la confidencialidad a la información empresarial.
Uno de los grandes retos del Derecho en la Sociedad del Conocimiento es, precisamente, señalar los linderos de la propiedad sobre la información97. No podemos imaginarnos una sociedad futura sin que previamente las reglas del juego comiencen a manifestarse.
Un mundo sin propiedad nos llevaría inevitablemente a realizar actividades sin que los resultados generados (beneficios o costos) nos afecten, es decir, sin que las externalidades98 sean debidamente internalizadas por el agente. “la internalización lleva a los individuos a tener en consideración los efectos que generan sus actos, lo que va a deriva en un resultado finalmente eficiente si los individuos se comportan racionalmente”99.
Más, si no existe incentivos para preservar la información desarrollada, si el beneficio de nuestras acciones no recae sobre nosotros, si éste se traslada a terceros, no existe motivo alguno por el que seguir desarrollando más información.
7.1. La Adquisición originaria de la información empresarial relevante y confidencial:
El establecimiento de criterios para determinar la adquisición de derechos y las características de los mismos que recaen sobre la información empresarial relevante y confidencial no ha merecido atención legislativa, sino en forma vaga y restringida a la figura decimonónica del secreto industrial.100
De hecho, las normas que sancionan la ilegítima adquisición de información empresarial relevante y confidencial, por ejemplo, las que reprimen la competencia desleal o el delito de violación de secreto, sólo pueden ser aplicadas una vez determinados los derechos y obligaciones de los titulares y el momento y el grado en que esos derecho han sido adquiridos.
Sin embargo, esta omisión legislativa –entorpecedora y desincentivadora de a acción empresarial- no ha detenido las transacciones que recaen sobre el conocimiento empresarial relevante y confidencial, aplicándose los estatutos cuyas normas pueden ser parcialmente adaptable a dicha información.
En este apartado, hemos seguido la didáctica clasificación de Cabanellas: “La adquisición de conocimientos técnicos puede ser originaria o derivada. En el primer caso, el poseedor de los conocimientos no recibe derechos sobre éstos de persona alguna, sino que tiene acceso a tales conocimientos por sus propios medios, o a través de personas que actúan en su representación o como órganos de titular de la nueva tecnología. Tal es el caso cuando se trata de tecnología desarrollada por empleados, la cual pertenece ipso jure al empleador. (...) La segunda hipótesis se configura cuando se tiene acceso a conocimientos en virtud de una transmisión efectuada por su anterior poseedor, que puede o no continuar en poder de la misma tecnología y con los mismos derechos sobre ella.”101.
A esta clasificación habría que agregar que en los casos de adquisición originaria no existe necesariamente un solo titular, por el contrario, pueden existir una pluralidad de titulares sobre conocimientos que satisfagan necesidades equiparables, similares o equivalentes. Esta es una aparente imperfección del régimen jurídico de la información empresarial relevante y confidencial que, como hemos explicado, ataca el concepto de exclusividad absoluta, permitiendo que terceros pueden tener acceso originario a la información ya desarrollada.
Si fruto de nuestra experiencia o investigación hemos logrado satisfacer ciertas necesidades en la fabricación de un bien, la prestación de un servicio o la aplicación de un procedimiento; o en aspectos relativos a la organización de la empresa, es porque el conocimiento utilizado ha sido exteriorizado o expresado102. El empleo de dicha información supone el nacimiento de determinados efectos jurídicos. Por un lado, nacen derechos –con sus consiguientes obligaciones- para el titular, y responsabilidades para los terceros.
La adquisición originaria puede tener lugar en circunstancias complejas, en las que el concurso de diversas personas crea problemas en la delimitación de los derechos que les corresponde sobre la información, conste aquí que no se trata de desarrollos paralelos sino en el esfuerzo unidireccional de varias personas por desarrollar tecnología.
a)La adquisición personal y el apoyo sobre conocimiento ya existente:
Si estamos ante la evidencia que un individuo, sin que pese sobre él condición distinta, mediante sus esfuerzos en investigación o por su larga trayectoria ha desarrollado información empresarial relevante y confidencial, no cabe duda que le corresponden los derechos y obligaciones como titular.
No obstante lo dicho, existe ciertas posiciones que es mejor detallar a fin de evitar que el titular de la tecnología pueda ser atacado. En principio, quien realiza actividades de investigación parte de la información que ya existe disponible en el mercado. ¿Esta información podría hacernos suponer que la persona que ha desarrollado la información-base puede ostentar algún derecho los frutos de la información-resultado?. No. Los conocimientos que se encuentren libre y lícitamente disponibles en el mercado son de dominio público y, por tanto, son de libre acceso, sin que la persona que las halla desarrollado pueda interponer acción alguna. Más todavía, cuando quien ha dado origen a la tecnología, que sirve de sustento a desarrollos posteriores, pero carece de acceso a ésta, es decir, no tiene control de la nueva tecnología, supone la ausencia de un presupuesto indispensable para que el Derecho pueda otorgarle tutela. Cabanellas explica sobre el asunto: “El carácter incalificado de los derechos sobre conocimientos técnicos derivados de otras tecnologías no patentadas, entendido tal carácter como la independencia de tales derechos frente a los de los titulares de las tecnologías de las que se han derivado nuevos conocimientos, se ve confirmado por otras modalidades de régimen jurídico de la información no patentada. Esta no otorga derecho alguno a oponerse a que un tercero utilice o desarrolle tecnología que ha adquirido lícitamente, ni concede derechos exclusivos sobre los conocimientos tutelados. Se limita a evitar las utilizaciones, apropiaciones y comunicaciones, cuando éstas no son autorizadas por quien los posee”103.
Caso distinto es cuando el investigador parte de información que se le ha suministrado para un fin determinado, incluso cuando éste desarrolla mejoras respecto de la información-base. Un ejemplo muy ilustrativo lo compone la franquicia (franchising), en el franquiciado (licenciatario de la franquicia) no adquiere la propiedad de las mejoras desarrolladas, ni siquiera el derecho al uso sin autorización del titular; una mejora en el sistema de franquicias requiere, primero, ser comunicada inmediatamente al franquiciante y luego ser estudiada y aplicada, si fuera el caso, en el lugar y momento que éste considere pertinente, sin que el franquiciado obtenga más beneficios que el que contractualmente le pueda otorgar el franquiciante (derecho a uso sin pago adicional, reducción del porcentaje de regalías, mayor territorio, etc.
Con respecto al problema de las mejoras, cuestión que tiene que ver con la delimitación de los derechos que le corresponden al propietario y a quien ha tenido acceso por razones distintas al desarrollo de tecnología, las soluciones se encuentran en el campo contractual, campo que como hemos apreciado en el caso de las franquicias se encuentra muy bien delineado por los criterios del franquiciante. Cabe aquí dos razonamientos: El adquiriente (proveedor, licenciatario, franquiciado, etc.) no hubiera logrado información-resultado sin el sustento informativo del transmisor, por lo que cualquier desarrollo posterior pertenece inequívocamente a éste último. Este razonamiento es, sin duda atractivo, para el titular de la tecnología, pero lo consideramos un tanto ineficiente e inequitativo. Si los beneficios de la mejora, por más fortuita que fuere, no son en parte internalizados por el adquirente, éste tendrá mayores incentivos para no dar comunicación de la misma al titular.
De otro lado, reza la otra posición, sin la participación del adquirente –vía investigación, experiencia o simple hecho fortuito- no se hubiera logrado obtener ningún resultado, por lo que la mejora, aún cuando fuere dependiente de la información-base, debe permanecer bajo la potestad del adquirente. Esta postura es diametralmente opuesta a la anterior, por lo que es válida también la explicación dad en el párrafo precedente.
La solución a ese problema debe encontrarse, creemos, en el eficiente equilibrio expresado en las normas del acuerdo que implique transferencia o licencia de tecnología.
Cabanellas encuentra una solución no muy satisfactoria para el que ha invertido en desarrollo tecnológico: “...debe distinguirse entre la utilización de conocimientos secretos y la derivación de conocimientos a partir de ellos. La primera puede restringirse por aplicación de las reglas generales que protegen a tales secretos. La segunda puede ser ilícita en virtud de causar un daño no justificado al titular de los secretos o por violar ciertas condiciones contractuales. Las normas que contemplan y sancionan tal ilicitud, por ejemplo, las relativas a competencias desleales y hechos ilícitos permiten incluir a los daños derivados de los perfeccionamientos entre los que deben ser reparados, pero no autorizan a privar a su autor de tales mejoras, y menos a transferirlas al titular de los conocimientos que han servido de base, lo que crearía un enriquecimiento sin causa económica o jurídica suficiente, a favor de éste”. Y agrega siguiendo la posición de la mayoría de estudiosos en Latinoamérica: “No es posible eliminar de la memoria del creador de los perfeccionamientos el contenido de éstos, pero sí puede prohibírsele su uso. Ello implicaría, sin embargo, retrotraer la frontera técnica de la comunidad, lo que a su vez configuraría un abuso de derecho, por ir en contra de los propósitos del régimen jurídico de la tecnología. Debe por lo tanto optarse por la indemnización en dinero”104.
No nos parece satisfactoria esta explicación, puesto que no sólo se refiere a quien ha desarrollado mejoras con acceso a información-base otorgada para fines distintos. El verdadero peligro se encuentra en quien ha obtenido acceso por vía ilegítima, sea por espionaje o por otro hecho ilícito, a éste se le daría todas las ventajas para poder usar esta información, sin mayores restricciones que la indemnización, perdiendo el titular de la información-base toda la inversión que supone la creación e innovación105. Esta posición encierra múltiples defectos y atenta contra el sistema de protección de la propiedad intelectual. Nosotros sí creemos en el “desdoblamiento” como requerimiento necesario para preservar la investigación y la innovación tecnológica pese a lo difícil que esto pueda ser en la práctica. De hecho, un bien redactado contrato – sujeto a un Tribunal Arbitral y a impedimentos apropiados- puede evitar que terceros con acceso a información confidencial, la utilicen en provecho propio o de tercero.
La jurisprudencia norteamericana ha dado un primer paso en reconocer que la “memorización”, por parte de las personas que tengan acceso a la información sea en forma lícita, sujeta a confidencialidad, o ilícita, constituye un “método de malversación”. La sentencia de la Corte de Apelación de Illinois en el caso Stampede Tool Warehouse, Inc. Vs mayo, considera con claridad que: “Usar la memorización para reconstruir un secreto comercial no trasforma a la información confidencial en información no confidencial”106
b)Desarrollo paralelo de los conocimientos empresariales relevantes y confidenciales:
No es raro apreciar, por ejemplo, en la industria farmacéutica y biotecnológica desarrollos tecnológicos similares que satisfagan necesidades particulares, en las que cada empresa ejerce su propio derecho de propiedad sobre esta información.
Algunos autores han querido ver en esta figura una de copropiedad de información tecnológica; nosotros entendemos que la copropiedad107 tal cual se puede apreciar y definir en el derecho escrito –o derecho muerto como nos gusta llamarlo- no puede ser extendida para los bienes intangibles, en principio porque en los bienes intangibles el derecho de A no se encuentra sujeto al derecho del B, ambos son independientes para ejercer sus derechos de uso, transmisión e incluso disponer la información que ha desarrollado. El copropietario de un bien físico o tangible lo es en relación con la cuota ideal que le corresponde.
Por lo general, los esquemas publicitarios, el prestigio y la penetración de una empresa, funcionan como elementos diversificadores de productos o servicios que contienen información similar con los de la competencia; los riesgos de dilución del valor de la información se ven, de esta manera, reducidos.
c)Adquisición de información empresarial relevante y confidencial por persona jurídicamente vinculadas:
En el caso expuesto precedentemente, ninguna de las personas tenía conocimiento de la existencia de desarrollos tecnológicos similares a los suyos , e incluso teniendo conciencia de ello, no tenían ningún vínculo jurídico que regulará sus conductas.
Si los empresarios, consciente del peligro de dilución del valor de la información, deciden regular sus conductas vía un contrato, las restricciones se derivan exclusivamente del acuerdo a que ambos –o la pluralidad de propietarios existentes- arriben, por no existir un sistema legal que regule dichas conductas en relación con la información. Hemos mencionado ya que la copropiedad, aplicada a estos conceptos, no es una herramienta útil.108
¿Qué sucede con la información que pueda desarrollar uno de los herederos sobre la base de los conocimientos recibidos en herencia?. En principio, la información constituye uno más de los bienes de la masa hereditaria a la que van a acceder todos los herederos sujetos a las restricciones del causante –no es copropiedad strictu sensu en el sentido de los bienes materiales como hemos explicado- y que cualquier mejora de la misma, corresponde, en consecuencia, a todos los que son propietarios de la masa hereditaria. Salvo que ese desarrollo fuere lo suficientemente independiente para que el que la obtuvo pueda ejercer derechos de propiedad con exclusividad relativa.
d)Adquisición de conocimientos empresariales relevantes y confidenciales, vía investigación, por personas jurídicas109:
Le debemos a las constantes necesidades –a los miles de fracasos y a los pocos éxitos- del sector empresarial mundial el desarrollo tecnológico de este siglo.
Las sociedades constituyen el ropaje jurídico de la empresa110, y la adquisición de conocimientos empresariales relevantes y confidenciales por ellas revisten ciertas particularidades frente a la creación de información por personas físicas.
La adquisición de información por la senda de la investigación supone, necesariamente, el concurso de personas físicas; sin embargo, la legislación –y una sana lógica de eficiencia –reconoce el esfuerzo de la sociedad al organizar y administrar los recursos –capital, personal y la propia información que se haya aportado- que favorecen dicha actividad, reconociéndoles la titularidad sobre los conocimientos empresariales relevantes y confidenciales.
Las sociedades –personas jurídicas- sólo pueden adquirir derechos sobre la información empresarial relevante y confidencial vía los órganos de la misma, incluso los socios no pueden ostentar derechos sobre ésta, salvo que se haya establecido la transferencia vía otro título en el contrato social111. Esto significa que no podrán usar o disponer de la información, una vez realizada el aporte, en provecho propio o de tercero, sin la autorización de los órganos societarios.
El socio que tenga acceso a la información por la posición que ostente en la sociedad debe abstenerse de uso o disposición fuera de los límites establecidos en el contrato social, de la misma forma que un empleado o cualquiera que tenga acceso a ella.
El problema a analizar en la generación de información empresarial relevante y confidencial por personas que no se encuentran en relación de dependencia con la sociedad, verbigracia, los directores, gerentes, administradores o socios, es el que se refiere a la determinación de los derechos de propiedad.
Una primera aproximación a la solución de este conflicto, pasa por observar lo establecido en el objeto del contrato social112. No obstante, ser el primer indicador , no es un factor determinante . observemos un claro ejemplo de Cabanellas: “.... el director de una Sociedad Anónima puede emprender actividades de investigación, por su propia cuenta, en el mismo campo en que se desarrollan las actividades de la sociedad que representa o en el que corresponde al objeto de ésta, tales investigaciones pueden no constituir actividades de competencia con la sociedad , en tanto no conduzcan a participar en los mismos mercados”. La afirmación de Cabanellas, con respecto a la competencia de los miembros de los órganos con las actividades establecidas en el objeto de la sociedad, es correcta y aplicable en la legislación nacional113.
Una vez constituida la sociedad, las actividades tienden a especializarse, de tal suerte que el abanico de posibilidades establecidas en el objeto social sólo nos permita tener las puertas abiertas a otras operaciones. Cuando las investigaciones de los órganos societarios se orienten a las actividades reales - en contraposición a las formales establecidas en el objeto social – de la sociedad, los elementos que acrediten la titularidad de la empresa son mayores.
La investigación del órgano societario puede constituirse en una actividad paralela no competitiva en los mismos mercados en los que actúa la sociedad y sin hacer uso de los recursos de la empresa; el lector entenderá que las investigaciones realizadas por el órgano societario y las efectuadas por la empresa pueden coincidir, pero de ninguna manera pueden tener una fuente común, el órgano societario deberá partir de información que no sea imputable a la empresa.114
En el caso de los directores, nuestra Ley General de Sociedades reconoce (Art. 180°), la necesidad de restringir los actos que compitan con la sociedad, considerando no únicamente a las actividades comprendidas en el objeto social, sino a las efectivamente realizadas. No obstante ello, los gerentes, en la sociedad comercial de responsabilidad limitada (Art. 287°), tienen como única restricción de competencia las referidas al mismo género de operaciones del objeto social, y no a las actividades concretamente desarrolladas por la empresa.
Al respecto, en la doctrina especializada refiere: “Esta interpretación desvirtúa, a nuestro entender, el concepto de competencia, pues ésta requiere el concurso de varias empresas a un mercado, e incluir las actividades propias de éste en el objeto societario carece de efecto alguno sobre la oferta y la demanda. Se desconoce, asimismo, la amplitud que generalmente presentan los objetos societarios en nuestro país (fenómeno que observamos en el Perú), totalmente ajenos, en gran parte, al verdadero propósito de la sociedad. El control a la obstaculización, por los directores, de la expansión societaria, debe encontrarse en otras normas, particularmente las que hacen a las facultades de gobierno y control de los accionistas. Ningún efecto tiene en la práctica, a tal fin, ni los límites del objeto ni las restricciones de las actividades de los directores”115
De otro lado, mucha de la tecnología generada en las últimas décadas por algunas empresas no es más que manifestación de coincidencias felices; puede ser el caso que una sociedad investigue sobre un elemento “A” y obtenga uno “B”, verdaderamente importante, pero absolutamente incompatible con las actividades establecidas en el objeto social. ¿Acaso la empresa deja de ser titular de esta información por ser este resultado distinto al buscado y no constituir parte de su objeto social? Es obvio que no, puesto que al existir inversión de recursos de la empresa adquiere titularidad sobre ella.
Al referirnos a “recursos de la empresa”, no sólo hacemos mención a los meramente financieros, es recurso también –y de vital importancia- la información previa disponible o información-fuente.
¿Qué sucede en el supuesto que los conocimientos empresariales relevantes y confidenciales sean resultado de la mixtura de “recursos de la empresa” y del órgano societario en forma paralela, sin que constituya un acto competitivo con las labores de la sociedad?.
Parece razonable considerar que la respuesta depende del grado y la intensidad del uso de los recursos sean éstos de la empresa o del órgano societario que actúan en forma individual. Por supuesto, el análisis deberá efectuarse teniendo en consideración el concurso de los elementos subrayados, es decir, que conforman las actividades que se encuentren determinadas en el objeto social o que sean efectivamente realizadas por la sociedad.
7.2.Adquisición de conocimientos empresariales relevantes y confidenciales vía contrato con el propietario: El problema del acceso y la aprehensión:
La transferencia (y el licenciamiento) de información empresarial relevante y confidencial, reviste ciertas particularidades que le otorgan distintividad frente a los derechos reales clásicos, creditorios y al de sus parientes más cercanos los elementos de propiedad industrial.
La principal diferencia se evidencia, gracias a la inmaterialidad del conocimiento, con la transferencia de los derechos sobre la información empresarial relevante y confidencial; una vez efectuada, el transmisor mantiene incólume sus potestades sobre los conocimientos tan igual que el adquirente. Regla de carácter general en los acuerdos de licencia y transferencia de tecnología, salvo que en el propio acuerdo se determine lo contrario. Como explicamos, en un simple contrato de compraventa (ejemplo típico de transferencia de bienes materiales) el propietario otorga el bien, pierde en consecuencia todos los derechos y obligaciones que pesan sobre éste, a favor del adquirente. En la transferencia de tecnología, el transmisor, al “otorgar” el bien conocimiento, no pierde los derechos y obligaciones que pesan sobre éste, por el contrario; además, de seguir haciendo uso del mismo, tiene la obligación de preservar la confidencialidad de la información empresarial relevante y confidenciales a favor del adquirente.
Con respecto a la segunda característica, no queda en claro si la obligación del transmisor termina con permitir el acceso del adquirente a manejar y utilizar la información empresarial relevante y confidencial –con las reservas en cuanto a la facultad de disposición del adquirente-, o si, por el contrario, es necesario que el adquirente, además de tener acceso a la información, tenga que internalizar o aprehender el contenido de la misma.
Este es un tema delicado, de ello depende el cumplimiento de la principal obligación por parte del transmisor y la configuración de lo que conocemos como contrato de know-how.
De hecho, la solución hallada en la práctica jurídica es sin duda mucho menos complicada y más eficiente que la que con mucho ánimo pretendemos esbozar. Como mencionábamos, en la praxis, se diferencia al contrato de know-how del de asistencia técnica, aun cuando por lo general suelen ser suscritos en un mismo acuerdo. La asistencia técnica supone la existencia de información a la que ya se tiene acceso pero cuyo manejo requiere de la capacitación debida para ser internalizados por el adquirente. La internalización de dicha información se materializa en la capacitación al personal del adquirente y/o en el suministro de documentos, planos o cualquier instrumento idóneo para la capacitación.
En consecuencia, y pese a la complejidad de la información empresarial relevante y confidencial no se ha de confundir el acceso –que se logra mediante el contrato de know-how – con la aprehensión de esta clase de información, vía acuerdos de asistencia técnica. “Ni es lo mismo, ni es igual” como diría un gran amigo, pero es obvio el carácter subsidiario que la “asistencia técnica” mantiene con respecto al contrato de know-how.
La “entrega”, por decirlo de una forma, que no rompa con los esquemas que venimos manejando desde hace un siglo, en el caso de la información empresarial relevante y confidencial, se materializa con la posibilidad de acceso autorizado que tiene el licenciante o adquirente de la tecnología.
Lo dicho se refuerza con lo señalado en los dispositivos legales relacionados con la información empresarial relevante y confidencial, tenemos así lo dispuesto en el artículo 162° del Código Penal, que sanciona la revelación de la información sujeta a confidencialidad; es decir, basta con el simple acto de poner la información en poder de un tercero con capacidad para diseminarla o utilizarla en provecho propio, para que se configure el ilícito penal. Asimismo, la Ley de Represión de la Competencia Desleal, Decreto Ley N° 26122, en su artículo 15° determina sanciones para quien divulgue sin autorización dicha información empresarial relvante y confidencial.
No obstante, basta la divulgación de la información para que el infractor sea sancionado. La mayoría de veces el afectado sólo puede actuar una vez que la información ha sido aplicada en la explotación de una empresa. Se entiende que es porque antes no tenía noticia de la violación.
CAPÍTULO VIII
PRINCIPALES OBLIGACIONES DEL LICENCIANTE DE LA TECNOLOGÍA
Sin duda, la principal y más trascendental obligación del licenciante es el suministro de la información empresarial relevante y confidencial, los medios que permiten el acceso a la información han sido ya abordados y, en principio, su elección queda a disposición del licenciante, salvo que las partes decidan los medios de común acuerdo. Quede claro que las obligaciones del licenciante determinan las características del contrato de licencia de información empresarial relevante y confidencial.
8.1Licencia exclusiva, única y no exclusiva:
El suministro de la información empresarial relevante y confidencial tiene diversas modalidades, que limitan en mayor o menos grado la conducta del licenciante y que influye en la misma medida en la determinación del monto de las regalías; así, el licenciante puede otorgarlo en forma exclusiva, es decir, señala al licenciatario un territorio determinado para la explotación exclusiva del know-how, obligándose a no licenciar dicha información a terceros en ese mismo territorio, ni producir bienes o prestar servicios sobre la base de dicha información él mismo.
Puede también que no pretenda señalar un territorio determinado para la explotación de la información empresarial relevante y confidencial, en consecuencia, se decida a otorgar una licencia no exclusiva, en cuyo caso podrá, sin restricción alguna, licenciar dichas información a terceros y utilizarla él mismo para el logro de sus objetivos.
Entre estos dos extremos existe un equilibrio, que es la licencia única; bajo este supuesto, el titular de la información no podrá licenciarlos a terceros, más si podrá hacer uso de la información en el territorio específico.
Asimismo, nada impide que las partes puedan pactar libremente ciertas mixturas, como por ejemplo, señalar que determinada información sea suministrada con carácter exclusivo –determinada fórmula o procedimiento- para la fabricación de un bien, en tanto que el resto de la información sea tratada como licencia no exclusiva o única.
El licenciante puede permitir que el licenciante sub-licencie, a su vez, la información empresarial relevante y confidencial, bajo la supervisión de aquél. Ello permitirá un programa de expansión más ágil que favorecería el consumo de bienes y servicios en determinados territorios; no obstante, coloca en mala posición el carácter confidencial de la información que, finalmente, podría caer en el dominio público. Nuestra experiencia recomiendo que expresamente se prohíba la sub-licencia de información empresarial, salvo excepciones que es menester analizar caso por caso.
Por supuesto, estos conceptos se ven íntimamente vinculados con el esquema de una licencia de cualquier elemento de propiedad industrial. Muchos autores niegan la posibilidad que el licenciante pueda hacer valer derechos exclusivos frente a los licenciatarios. Sin embargo, como hemos observado, dado un marco normativo eficiente, es posible que el licenciante ejerza derechos exclusivos relativos sobre dicha información, mientras no sea desarrollada por terceros.
No es poco común que el licenciante se reserve el derecho de suministrar la información que considere razonable para la aplicación de la información empresarial relevante y confidencial, en el mercado en el que opere el licenciante. Así, en el contrato, el licenciante ha de cuidarse en detallar con precisión la información que ha de suministrar al licenciante, por ejemplo, cuántos manuales ha de entregar, modelos y demás elementos indispensables sean éstos de carácter técnicos o administrativos. Con frecuencia, aún cuando como hemos visto no es parte intrínseca del contrato de know-how, estos elementos van de la mano con asesoría técnicas para que la información suministrada sea debidamente internalizada.
8.2Asistencia Técnica:
Por lo general, la adquisición de información empresarial relevante y confidencial se acompaña de la asistencia técnica116, la misma que permite el ejercicio eficiente y efectivo de la información suministrada por el licenciatario. No obstante, es menester precisar que se trata de obligaciones accesorias; de manera alguna, el licenciante adquiere una obligación de resultados117, que permita el licenciatario obtener certeza de los rendimientos o efectos que logrará, como consecuencia de la aplicación del suministro de la información. Únicamente, permite el acceso y el uso del licenciatario sobre la información que él ha desarrollado, de acuerdo a la capacidad de absorción de la información y de las necesidades del licenciatario, es decir, el licenciante asume una típica obligación de medios. Stumpf analiza este caso: “Para formarse sobre estas obligaciones –la asistencia técnica en el presente caso- un juicio desde el punto de vista jurídico, habrá que indagar en el caso concreto si se trata de obligaciones accesorias no per se stantes, esto es, que sirvan a la realización del fin principal del contrato, o sin son per se stantes o autónomas”.118 En el caso de la asistencia técnica, consideramos que se trata de una obligación accesoria sujeta, en consecuencia, a las normas pertinentes. Verbigracia, en los contratos de prestación de servicios no personales, el asesor técnico o el especialista que asesore a la empresa licenciataria lo hará a cuenta del licenciatario, salvo que en el contrato se detalle un número determinado de asesorías a cumplir por el licenciante sin costo alguno. Por lo común, se pacta un número determinado de visitas e inspecciones de los asesores del licenciante al local de licenciatario, el resto de visitas se realizará a solicitud y cuenta del licenciatario.
En la asistencia técnica, se aprecian los siguientes elementos:
1) Suministro de servicios tecnológicos: Tiene como fin otorgar al personal autorizado del licenciatario la información con la que cuenta personal capacitado y especializado del licenciante y que no se encuentra en forma tangible. En el Seminario de Orientación sobre los aspectos generales de la Propiedad industrial, celebrado en Ginebra y organizado por la OMPI, se precisa: “Los servicios son prestados, en conformidad con un acuerdo con un acuerdo, por una gama de p0ersonas con diversos niveles y tipos de habilidades incluyendo investigadores, ingenieros, técnicos y especialistas en producción y métodos. Los servicios están suministrados por estos expertos en conformidad con los acuerdos e incluyen normalmente:
a)La formación del personal del receptor de la tecnología en cuanto a la operación y gestión de la tecnología. (Es claro que a menor preparación y experiencia de la empresa licenciataria en el rubro tecnológico que motiva el acuerdo, mayores serán los esfuerzos del licenciante en dicha capacitación y mayores de egresos del licenciatario)
b)El suministro de servicios de diseño e ingeniería para asegurar que la tecnología se instale debidamente a las condiciones locales del receptor de la misma.
c)El suministro de servicios de comercialización y servicios comerciales, como estudios y asesoramiento sobre nombres de fábrica, etiquetado y embalaje, publicidad y otras técnicas de promoción de ventas, canales de distribución y servicio posterior a la venta.
d)El suministro de servicios relativos a la planificación, la investigación y el desarrollo”119.
Los puntos señalados no deben crear conciencia en el licenciatario que la gestión y el manejo de la empresa se realiza con el concurso absoluto del licenciante. Por supuesto, la participación del licenciante es importante, pero no importa la gestión de la empresa licenciataria; es absolutamente indispensable que se exprese en el contrato que el control y el manejo de la empresa corresponde al licenciatario; el suministro de estos servicios no deben apreciarse como gobierno de hecho sobre la empresa licenciataria. Debe prestarse mucha atención a la división de responsabilidades entre el proveedor de los servicios y el receptor de la información, tanto en los aspectos como en los prácticos.120
El licenciante, al ofertar la información, nunca debe brindar la idea que la información empresarial, relevante y confidencial suministrada es la panacea, o que su uso asegura un determinado nivel de rentabilidad. Es obvio que el licenciatario, antes de invertir en la adquisición del know-how, realizará las evaluaciones correspondientes. En una oportunidad, participé en una conferencia sobre las bondades de un sistema de créditos para las micro empresas –un programas de bancos comunales-, que ha tenido éxito en el Perú. Muchos de los que pensaban adquirir la franquicia querían oír de nosotros que la adquisición les garantiza similar éxito. Lo cierto es que el éxito no viene en cápsulas, y su uso no garantiza más que seguir fórmulas o procesos que, por ser probados previamente y limitados sus defectos, únicamente garantizan que los errores sean los menos posibles.
8.3¿Qué sucede cuando el Licenciante no es el Titular de la información empresarial relevante y confidencial?
Parece obvio considerar que la única persona con facultades para la suscripción de un contrato y el suministro de información empresarial relevante y confidencial es el titular de la misma.
No es raro que se pretenda licenciar información empresarial relevante y confidencial, que no es propiedad de la empresa licenciante. Ello sucede, a menudo, en las empresas que han recibido la información como licenciatarias y que una vez fenecido el plazo contractual con el verdadero titular incumplen la cláusula de confidencialidad y de no competencia. Eso es aplicable, también, en las empresas que obtuvieron la información por medios no legítimos -como el espionaje y la contratación de empleados del titular de la información- el caso es que el licenciante de la información empresarial relevante y confidencial debe garantizar al licenciatario que es el titular de la información o que está autorizado por este para sub-licenciarla. Este problema se origina en que, como hemos mencionado, la información empresarial, relevante y confidencial no es susceptible de inscripción, más aún, la única forma de protegerla, por ahora a lo menos, es mediante el secreto industrial, una institución que, como analizaremos más adelante es una verdadera camisa de fuerza para el empresario que pretende resguardar la información de la empresa. En un contrato de licencia de marcas o de cualquier otro elemento de propiedad industrial, sabemos que el titular debe acreditarlo en el registro correspondiente. En este caso, el titular carece de cualquier protección que no sea la fábrica –por los menos en la medida que la legislación no se adecue a las necesidades de los empresarios de este campo-, es decir, en mantener la confidencialidad de la misma a fin de preservar la ventaja competitiva. La exclusividad relativa, que ostenta el titular de la información. Puede ser oponible a los terceros adquirentes de mala fe. Pero ¿cabe la aplicación de ella a quien ha accedido a la información de buena fe, es decir, creyendo que lo hacía del verdadero titular?. Veamos.
La ausencia de legitimación del licenciante puede ser total o parcialmente saneada, en lo que concierne al licenciatario, dependiendo se su conducta:
1.Si el licenciatario ha actuado de buena fe, es decir, en la creencia de que quien licenció la información empresarial relevante y confidencial era su verdadero titular, cumpliendo con las contrapres-taciones oportunamente, el verdadero titular no podrá accionar contra él en materia de indemnización por los daños y perjuicios causados. No obstante tiene el camino libre para accionar contra el licenciante fraudulento, y obtener, cuando menos, las regalías pagadas por el licenciatario de buena fe.
¿Cómo reconocemos la buena fe en el licenciatario? Parece claro que un licenciatario de buena fe ha realizado una inversión considerable en obtener la información que ha de otorgarle ventaja competitiva, posibilitando el uso de la misma en l producción de los bienes y cumplido con las disposiciones del acuerdo suscrito –principalmente las pecuniarias- con el licenciante fraudulento, debiendo estar en posición de acreditar ello. Para nosotros, no basta que el licenciatario indique que, como tal información no es por lo general pública, no exista razón para suponer que es información obtenida ilícitamente. Dicho razonamiento deja muy abierta la puerta a las posibilidades de fraude.
¿Qué sucede con el licenciatario de buena fe una vez que conoce el origen fraudulento de la información que obtuvo?. La respuesta no camina por una sola vía y depende tanto del uso de la información por el licenciatario de buena fe como de la posición del titular de la información. Si el licenciatario ha actuado de buena fe, al recibir la información, pero tiene conocimiento de la fuente ilícita antes de adquirir un derecho definitivo sobre la misma, éste no puede invocar la buena fe para protegerse de las acciones de terceros licenciatarios y del propio titular. Asimismo, el licenciatario burlado podría accionar contra el licenciante fraudulento por incumplimiento de contrato, exigiendo en su caso el resarcimiento económico correspondiente. Otra posibilidad, que no excluye las acciones a tomar por el licenciatario burlado, es que el titular original podría asumir la posición del licenciante fraudulento, continuando con la explotación de la información empresarial relevante y confidencial. Al parecer, el camino más problemático implica solicitar al licenciatario de buena fe que detenga el uso de la información que constituya secreto industrial. Para Cabanellas, la solución transita necesariamente por dejar que el licenciatario continúe con el uso de la información si éste ha realizado inversiones importante: “.... una vez cumplida tal situación (el descubrimiento del origen espúreo de la información), existe un interés público en que no se desaprovechen las inversiones realizadas, conjuntamente con el legítimo interés privado del receptor que no se desarticule el aparato productivo en que de buena fe ha realizado inversiones”121.
De otro lado, si el licenciatario, pese a tener acceso a la información, aún no ha empezado la gestión de la información, debe abstenerse del uso de la misma o ser requerida por las vías legalmente establecidas a ello. Al respecto, la jurisprudencia norteamericana nos indica que la situación más conveniente puede consistir en el reembolso al licenciatario de las inversiones realizadas, quedando, de allí en adelante, privado del derecho de uso de la información. 122
El Restatement of Torts, al regular este aspecto indica: “El que adquiere conocimiento de un secreto industrial ajeno, a través de una tercera persona, sin conocimientos de que es un secreto y de que la divulgación realizada por el tercero es una violación de su obligación ante el titular original, o quien adquiere conocimiento de un secreto a través de un error, sin conocimiento del carácter secreto de un error, sin conocimiento del carácter secreto de la información y del error: a) no será responsable ante el titular original por la divulgación o uso del secreto previo al conocimiento mencionado, y b) será responsable ante el titular original por la divulgación o uso del secreto después de tal conocimiento, salvo que con anterioridad al mismo haya realizado pagos de buena fe por el secreto o haya alterado su posición, de tal forma que sería injusto someterlo a responsabilidad”.
La doctrina norteamericana se funda en el hecho de que, aún cuando la protección de la información reposa en la esfera confidencial del titular, quien finalmente debe preservarla dentro de los límites razonables, el Derecho no puede soportar a quien con dolo ejecuta una conducta que genera daño en el titular de la información.
2.Si el licenciatario conoce a la fecha de suscripción del acuerdo del origen espurio de la información, el licenciatario no puede invocar desconocimiento o ignorancia como medio de defensa en un proceso por indemnización por los daños y perjuicios generados.
8.4Obligación de Confidencialidad del Licenciante:
Como veremos más adelante, al analizar las obligaciones del licenciatario, existe la obligación del licenciante de mantener el carácter reservado de la información, lo cual no quiere decir que la información no sea licenciada a terceros, sino que la divulgación autorizada del licenciante debe realizarse adoptando todas las medidas prácticas y jurídicas pertinentes, a fin de preservar el valor de la información. Ello implica la obligación del licenciante (un deber / derecho) de suscribir acuerdos de confidencialidad con los nuevos licenciatarios. Así, por ejemplo, dado el caso que un tercero con acceso a la información, el licenciatario podrá ejercer su derecho de acción contra el titular de la misma por negligencia en dicha gestión, sin perjuicio de los daños y perjuicios por la destrucción del valor de la información licenciada.
CAPÍTULO IX
PRINCIPALES OBLIGACIONES DEL LICENCIATARIO DE LA INFORMACIÓN EMPRESARIAL RELEVANTE Y CONFIDENCIAL
9.1.Contraprestación entre la Regalía y el Canon
Determinadas ya las obligaciones del licenciante, que, en realidad son la esencia del contrato de información empresarial relevante y confidencial, es preciso estudiar ciertas obligaciones del licenciatario que, desde el punto de vista jurídico, son accidentales o concomitantes. Más, como veremos, desde el punto de vista estrictamente económico, son sumamente trascendentes.
El modo y cálculo de la contraprestación a cargo del licenciatario, por el uso de la información empresarial relevante y confidencial, es un tema sumamente importante en las relaciones entre licenciante y licenciatario. Suele adoptarse diversos medios para la determinación de la contraprestación123; los más importantes son el canon y la regalía.
El canon es una cuota fija periódica estipulada en el acuerdo, cuyo pago suele ser trimestral o semestral, no requiere de mayores costos de supervisión en la determinación y es absolutamente independiente de los resultados obtenidos por el licenciatario con el uso de la información. Así, por ejemplo, supongamos que la empresa “A” licencia su información empresarial relevante y confidencial a la empresa “b”, la contraprestación fijada en el acuerdo es S/. 100.00trimestral. “B” deberá pagar S/. 100.00 trimestralmente, independientemente que obtenga utilidades netas mayores o menores que esa cantidad. No obstante, es preciso advertir que la imposición del canon no es ciega o antojadiza, obedece a cálculos previamente realizados por el licenciante, sobre la base de las utilidades obtenidas por este en el ejercicio empresarial y los costos de instalación y de producción. Esta información debe ser previamente obtenida y estudiada por el potencial licenciatario.
Mayor precisión exige el cálculo del monto de las regalías. Las regalías o royalty, en términos generales, es el porcentaje que obtiene e licenciante sobre la base de las ventas realizadas por el licenciatario. Existen factores de determinación del porcentaje de las regalías y muchas obedecen:
I.La modalidad de la licencia de tecnología influye en el porcentaje de regalías a cobrar, parece claro que si la licencia de know-how reviste carácter de exclusividad el costo de tener acceso a ella será mayor. Asimismo, de existir una pluralidad de licenciatarios, el monto de regalías tenderá a decrecer.
En la obra de Stumpf124, se detallan una serie de factores a considerar en la determinación del monto de las regalías, no obstante es preciso aclarar que la mayoría de estos elementos se identifican con la vertiente industrial de la información empresarial relevante y confidencia, que, con mayor precisión, llamamos conocimientos técnicos, cuya cita es de importancia:
II.Objeto de la venta:
1)Especie de producto (fabricación única o repetida, tipo):
2)Precio de venta;
3)Cálculo;
4)Número planeado de unidades del producto y de sus piezas.
III.Fabricación:
1)Madurez de fabricación;
2)Costos de desarrollo y de ensayo;
3)Modo posible de fabricación (de piezas sueltas; en serie);
4)Requisitos de fabricación (equipamiento con maquinaria, herramientas, modelos, montajes, mano de obra, procuración de materiales).
5)Clasificación dentro del programa de fabricación.
6)Costos de fabricación;
7)Necesidades financieras adicionales y posibilidades de cubrirlas;
8)Riesgos de fabricación;
9)Explotación mediante subconcesión del know-how.
IV. Situación del mercado:
1)Participación en el mercado. (Sobre todo en el supuesto que la información empresarial relevante y confidencial se exporte).
2)Estado de la competencia;
a)Posición que ocupa en el mercado el dador del know-how;
b)Co-postulantes
b.1.Con referencia al producto.
b.2.Con referencia al know-how
c)Productos de la competencia.
3)Capacidad de entrega (propia y ajena)
4)Capacidad de absorción del mercado; expectativas (prudentemente estimadas) de volumen de operaciones;
5)Importación y exportación en el país del receptor del know-how;
6)Competencias que surgen en terceros mercados (inminente merma de los volúmenes de operación, disminución en las ganancias);
7)Influencia en la evolución del resultado (¿ganancias o pérdidas?).
8)¿A cuánto asciende el riesgo?;
9)Peligro de obsolescencia técnica.
V.Estado de la técnica:
1)Continuación del desarrollo en la empresa propia (concentración de la labor de desarrollo por razones de racionalización y seguridad);
2)Transmisión de resultados de la labor de investigación y desarrollo;
3)Continuación del desarrollo en empresas ajenas;
4)Previsible envejecimiento del tipo correspondiente (progreso técnico);
5)Estado de las patentes;
6)Experiencias especiales;
7)Grado de madurez técnica, grado de automatización;
8)Condiciones de producción en la planta del receptor del know-how;
9)Capacidad que posiblemente se libere.
VI.Condiciones de venta:
1)Servicio a la clientela;
2)Publicidad;
3)Uso del nombre del dador del know-how
4)Organización de las ventas;
5)Obligaciones del receptor del know-how en cuanto al suministro de determinados mercados.
6)Receptor del know-how:
1.Utilidades para el receptor:
a)Ahorro de costos; disminución de los costos directos (v.g. costos de desarrollo, ausencia de desarrollos fallidos, costos de asesoramiento y gastos para la adquisición de medios de producción).
b)Mayor volumen de operaciones.
2.Estado de desarrollo del receptor del know-how;
a)Nivel de capacitación del receptor y en general, condiciones económicas, educativas y formación del país del receptor.
b)Empresa ya existente;
b.1.Que fabrica productos similares.
b.2.Que no fabrica productos similares.
c)Empresa nueva.
3.Potencia financiera del co-contratante.
4.Experiencias que revelen la decencia del beneficiario del know-how”.
Por supuesto estos factores no pretenden ser los únicos que se tengan en consideración al momento de considerar el porcentaje de las regalías, ni deben ser apreciados de forma aislada. La determinación del porcentaje de las regalías debe obedecer a un criterio que involucre a la mayor parte de los factores enumerados.
En el Registro de los Contratos de Transferencia de Tecnología Extranjera de Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), con frecuencia se determinan porcentajes que oscilan entre 5% y 7% en los contratos de licencia de información empresarial relevante y confidencial.
¿Qué entenderemos por “venta”? Aún cuando parezca sumamente clara la definición que nuestro sentido común atribuye al concepto “venta”, por lo común, en los contratos de licencia de información empresarial relevante y confidencial, se entiende como sinónimo de facturación, abarcando todas las formas onerosas de transmisión de la propiedad u otros derechos sobre los productos sujetos a la licencia.125
Así, por ejemplo, si se calcula sobre las ventas de precio al menudeo, por mayor, por lista, o por el precio según factura neta. Si bien, desde el punto de vista tributario, el licenciatario deberá retener el 30% por constituir renta de segunda categoría. No es poco común que en los casos de contratos de licencia de información empresarial relevante y confidencial, en el que el proveedor es una empresa extranjera, se determine expresamente que el licenciatario deberá pagar los tributos, sin que ello afecte el monto total de las regalías que ha de percibir.
9.2.Obligación del Ejercicio:
Parece absolutamente lógico que la información empresarial relevante y confidencial, adquirida por el licenciatario tenga como fin la explotación de la misma en el territorio otorgado. No obstante, en el Derecho, no podemos contar con la realización de conductas estrictamente lógicas y en circunstancias absolutamente “normales”. El genuino interés del licenciante en la explotación de la información empresarial relevante y confidencial debe quedar plenamente establecido en el contrato.
Tratándose de la licencia exclusiva de la información empresarial relevante y confidencial, el interés por la explotación de la información se acrecienta, en la medida que el licenciante pretende mantener la imagen de los bienes y servicios en el territorio otorgado al licenciatario, en el mismo que, como sabemos, el licenciante no puede operar u otorgar otras licencias.
La obligación de ejercicio garantiza, asimismo, al licenciante el flujo de regalías pactadas.
En el caso del contrato de franquicias es común que el franquiciado –con fines únicamente didácticos utilicemos la expresión “licenciatario de la franquicia” como simil- pagué por tener acceso al sistema de franquicia un derecho inicial, que no depende del ejercicio u operación del sistema de franquicia. Mutatis mutandi ello es aplicable al contrato de licencia de información empresarial relevante y confidencial. El acceso a la información, con todos los riesgos que ello supone para el licenciante, los obliga, en algunos casos, a determinar una cuota inicial que es absolutamente independiente del uso de la información en el mercado. No obstante ello, no es muy común la determinación de este tipo de obligaciones para el licenciatario en los contratos de know-how internacionales registrados en el INDECOPI.
Es pertinente indicar que entre la operación del negocio con la información suministrada y la suscripción del contrato puede pasar un lapso, cuya duración puede variar dependiendo del grado de preparación del licenciatario y su capacidad para internalizar la información. De ninguna manera, hay que entender la obligación de ejercicio del licenciatario como un correlato de la obligación de resultados, que cierto sector de la doctrina atribuye al licenciante.
Tratándose de información empresarial relevante y confidencial, que se encuentra apta para su explotación por el licenciatario, el licenciatario debe comenzar la explotación de la misma con prontitud, no puede alegar problemas de orden financiero u otros relativos a la instalación y aplicación de la información que sean de su estricta responsabilidad. De producirse estos hechos, el licenciante debe fijar un plazo para el inicio de las operaciones, una vez vencido el mismo sin que se hayan iniciado, podrá manifestar su voluntad de no aceptar el posterior ejercicio. Es pertinente que en el contrato se determine con claridad las consecuencias por la demora en la explotación de a información, los mismos que pueden abarcar la indemnización por los daños y perjuicios causados por la ausencia o el inoportuno comienzo de la operación y la resolución del acuerdo.
9.3.Obligación de dar Noticias de la Existencias de la Mejora:
El tema de mejoras, y en general de los aportes realizados por el licenciatario en la explotación de la información, enciende debates de todo tipo y calibre, en principio, el licenciatario no tiene la obligación de realizar mejoras; no obstante, el ejercicio de la misma puede desencadenar el desarrollo de aplicaciones nuevas. Ante tal suceso, es bastante común que en el contrato se determine la obligación del licenciatario de dar aviso al licenciante sobre la mejora obtenida. El motivo de la inclusión de estas cláusulas es que el licenciante ha suministrado la información que ha servido de base para el desarrollo de la innovación por parte del licenciatario, de otra forma no hubiera podido desarrollar mejora alguna.
Asimismo, en la medidas que con el contrato de información empresarial relevante y confidencial se celebre otro relativo a marcas. Es indispensable que el licenciante prohíba el uso de la mejora en la fabricación del bien o en la prestación del servicio, dado que puede alterarla imagen de la empresa licenciante. Sin embargo, a fin de no perjudicar el derecho del licenciatario es recomendable que se consigne explícitamente el daño a la imagen del licenciante, como motivación para la restricción de tal suerte que los usos que no afecten dicha imagen no sean obstáculos para el licenciatario y la aplicación de la mejora.
Es pertinente que los incentivos –como por ejemplo, reducción del porcentaje de regalías o uso compartido únicamente con el licenciante-, por el desarrollo de la mejora sean plasmados en el contrato, no sólo como un estímulo a la innovación, sino a fin de evitar futuros problemas con el licenciatario. La experiencia indica que las negociaciones una vez que la mejora ha sido realizada son muy dificultosas.
9.4.Obligación de Confidencialidad del Licenciatario: Una aproximación a la Teoría de las Obligaciones Post Contractuales.
La exigencia de la inclusión de la cláusula de confidencialidad del licenciatario, es la correlación natural de la obligación del licenciante de preservar la confidencialidad de la información.
Esta cláusula se encuentra vigente desde el momento en que se celebra el contrato, y se mantiene, incluso, con el fin del mismo por un tiempo ilimitado. Es en este último estadio en el que estamos frente a las obligaciones post contractuales.
La doctrina no es pacífica en el tema de las obligaciones post contractuales, su estudio aún es muy exiguo. Para algunos, una vez concluido el contrato –por sus causes normales o no- las obligaciones post contractuales que nacían de tal rescisión o resolución perdían su condición contractual, porque el contrato como tal ya no existía. Keidermacher reseña: “Lo que haría el contrato sería fijar qué conductas u omisiones de cualquiera de las partes debiera ser calificada como dañosa en caso de producirse; siguiendo esta tesitura, no podría demandarse el cumplimiento de conductas pretendidas, sino que, producida la omisión de la conducta pretendida, tal acto debería ser considerado como la omisión de un ilícito civil dañoso, y sólo cabría la demanda por la reparación de daños y perjuicios eventualmente irrogado”. (el subrayado es nuestro).
Bajo esta tesis, estaríamos frente al régimen de la responsabilidad extracontractual como única salida legítima para salvaguardar al licenciante de la información.
Otra corriente nos dice: “La determinación del régimen de responsabilidad aplicable se define por la fuente de la que nacen as obligaciones incumplidas. Carece absolutamente de importancia a estos efectos si el contrato ha concluido o no. Si estamos a la evidencia de que las obligaciones post contractuales han sido convenidas por las partes contractuales, ninguna duda puede caber con respecto a que la naturaleza jurídica de tales obligaciones es contractual y, por ello, ese será el régimen de responsabilidad aplicable”.126
Esta tesis se orienta al reclamo del cumplimiento de la conductas obligadas en el futuro, v.g., no competir o divulgar a terceros la información suministras, entre otras, una vez que el contrato ha fenecido, y no sólo pretender una indemnización por daños y perjuicios.
Una tercera posición la encontramos en lo expuesto por Alberto Spota, quien considera que “se trata obligaciones que pueden surgir con posterioridad a la extinción del contrato, y que la doctrina se siente inclinada cada vez con mayor asiduidad a considerar como existentes”.127
Para Spota existiría, por tanto, una responsabilidad post contractual: “En estos casos, tal responsabilidad post contractual se funda en e abuso del derecho en que incurrió quien ocasionó el daño al proceder invocando una prerrogativa jurídica128, pero desviando los fines sociales y económicos.
Sea cual fuere la solución doctrinal que encauce el concepto de obligaciones post contractuales, debe preservarse el derecho del licenciante a mantener la ventaja competitiva que importa haber invertido en el desarrollo de información empresarialmente valiosa; en esta línea, el Derecho debe otorgar las herramientas pertinentes para asegurar el cumplimiento del acuerdo, y no únicamente permitir al resarcimiento por un daño que, por lo general, no se puede valuar con exactitud.
Con respecto a la regularización de las obligaciones post contractuales o restricciones posteriores al finiquito del contrato, el Código Civil Italiano tampoco lo hace; sin embargo, ello si bien no favorece. Tampoco dificulta la configuración de estas cláusulas en el contrato. Más aún, si la Ley de Propiedad Industrial, Decreto Legislativo N° 823, contempla la configuración de las cláusulas de confidencialidad:
“El usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto industrial por ningún medio, salvo pacto en contrario con quien le autorizó el uso de dicho secreto. En los convenios en que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica o provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales allí contenidos. Dichas cláusulas deberán precisar los aspectos que se consideren confidenciales”.
La Ley admite expresamente la necesidad de incluir en los contratos de transferencia de tecnología en general las cláusulas de confidencialidad, sin perjuicio de las acciones civiles o penales a las que hubiere lugar por el uso no autorizado de los conocimientos técnicos.
La Ley también nos otorga la facultad de establecer cláusulas de confidencialidad que transciendan la vigencia del acuerdo, así observemos: “Toda persona que haya elaborado o adquirido legítimamente –tal es el caso del ex licenciatario- secretos industriales, podrá emplearlos, divulgarlos o comunicarlos libremente, aun cuando el transfiriente los haya mantenido secretos. Ninguna de las partes podrá hacer valer sus derechos contra la otra, a menos que hubiese (SIC) pactado en contrario entre ellos”.
9.5.Obligación de la No Competencia
Una de las obligaciones, cuya importancia es indiscutible en la elaboración de los contratos de licencia de tecnología en general, es la obligación de la no competencia. La cláusula de no competencia tiene una doble dimensión, dado que es aplicable tanto durante la vigencia del acuerdo como una vez concluido el mismo durante un lapso determinado, el ex licenciatario no debe establecer un negocio en un espacio territorial específico y en la misma actividad comercial.
En la obra sobre el contrato de franquicia129, otorgamos algunos alcances sobre la trascendencia de esta cláusula que consideramos pertinentes reproducir, dada las evidentes relaciones entre la información empresarial relevante y confidencial y el franchising: “la primera (hace mención a la no competencia durante la vigencia del acuerdo) deviene de la exclusividad en el aprovisionamiento de los bienes, el franquiciado se obliga, a fin de mantener los estándares de calidad, ha adquirir los bienes del franquiciante o del proveedor que éste designe; por tanto, no podrá adquirir o vender otros bienes que compitan o desnaturalicen el negocio franquiciado.
La obligación post contractual de no competencia nace de la necesidad de evitar que la persona, a la cual ha capacitado, compita con ella en igualdad de condiciones, lo cual significaría pérdida de ventaja competitiva.
Kleidermacher señala al respecto: “... su origen se centre en evitar que el franquiciado durante un lapso dado usufructúe gratuitamente los beneficios residuales que surgen de la clientela de su zona”.130
Sin embargo, debemos considerar que, dadas las características de la franquicia –los contratos tienen una duración muy extensa-, puede que el franquiciado no esté dispuesto ha dejar de realizar una actividad empresarial con la cual ha obtenido éxito, aún cuando deje de utilizar los conocimientos técnicos secretos o los signos distintivos del franquiciante.
La legislación extranjera reconoce la necesidad de impedir que el ex franquiciado compita con el franquiciante por un plazo determinado; el Reglamento de la Comunidad Europea 4087/88 señala un plazo máximo de un año, en Bélgica se limita a dos años.
La guía de la OMPI nos dice: “El licenciante de la franquicia debe tener la oportunidad de formar a un nuevo licenciatario de franquicia y darle un plazo razonable para que se establezca comercialmente”.131
Consideramos saludable para la franquicia el establecimiento de la cláusula, puesto que fomenta la investigación y el desarrollo de nuevos procedimientos; por el contrario, de no aceptarse, el franquiciante no tendría ningún incentivo para desarrollar nuevas tecnologías y conceptos, por cuanto el franquiciado se beneficiaría de ellos al término del contrato.
Esta práctica, que, por su lógico y buen criterio, es aplicable -con las restricciones legales pertinentes en cuanto al plazo de duración- en los países anglosajones y europeos, colisiona violentamente en los países latinoamericanos ricos en normas, pobres en la asignación eficiente de los recursos escasos.
Al crecer la franquicia en nuestra patria, es seguro que en el contrato se establecerán estas cláusulas de no competencia una vez concluido el contrato; sin embargo, el franquiciado que pretenda burlar ese compromiso contractual no tendría más que sujetarse a lo señalado en la Constitución vigente en su artículo 2° numeral 2) “Toda persona tiene derecho... 15) A trabajar libremente, con sujeción a la Ley”, es decir, a realizar cualquier actividad económica siempre que está fuera lícita; de tal suerte que, a ojos de un Juez, esta cláusula de no competencia podría restringir este derecho constitucionalmente reconocido al es franquiciado, quien establecería su negocio con rasgos similares con el consiguiente desmedro para el franquiciante y su red, en principio, y en general, para el desarrollo de la franquicia.
El establecimiento de cláusulas penales, por el incumplimiento de la obligación, no constituye una solución muy saludable, puesto que si el Juez señala que la obligación es ineficaz, el demandar una indemnización para el resarcimiento de los daños y perjuicios causados no tendría mayor repercusión.
Consideramos recomendable, en tanto la legislación nacional no se pronuncie sobre un hecho de vital importancia en el desarrollo de la franquicia, incorporar en el contrato una cláusula arbitral, en virtud de la cual cualquier controversia que se desate será vista y resuelta por el Tribunal Arbitral”.
En efecto, lo frondoso de nuestras normas contrasta con la medianía de nuestra economía de sobrevivencia. Sin embargo, ello no es privativo de nuestros países. La doctrina francesa considera que las restricciones al licenciatario, con motivo del establecimiento de ésta cláusula, debe ser limitadas en el tiempo y en el espacio. Se considera que el licenciatario no puede ser restringido de forma tal que no pueda ejercer actividades económicas concurrentes con el licenciante, una vez concluido el cuerdo o en un territorio ilimitado.132
9.6.Vigencia del Acuerdo:
De acuerdo al principio de libertad contractual constitucionalmente reconocido, las partes pueden pactar libremente el plazo de vigencia del acuerdo.133 Incluso, cabe que las partes no señalen un plazo determinado, sin que ello afecte la capacidad resolutoria de las partes ante eventuales incumplimientos y que ello implique que el contrato de licencia es uno de cesión de tecnología.
Un aspecto importante que debe tenerse en consideración, al momento de la elaboración del acuerdo, es la obsolescencia de la información suministrada, es decir, la pérdida del valor de la tecnología como consecuencia de su conocimiento generalizado o de haber sido reemplazada por tecnología más eficiente. En el primer caso, el incumplimiento de las obligaciones post contractuales de confidencialidad y no competencia deviene en inútiles, en la medida que la información empresarial es de conocimiento público y cualquiera con cierta capacidad podría internalizarlos. Caso distinto es el de la obsolescencia por la aparición de una tecnología más eficiente, las cláusulas de confidencialidad y de no competencia son plenamente exigibles al licenciatario; éste no tendría derecho alguno para continuar con el uso de la información licenciada, al no estar sujeta al conocimiento público.
Aún cuando las partes hayan suscrito el acuerdo a plazo determinado, cabe la resolución del mismo por el incumplimiento de las obligaciones o por voluntad unilateral de las partes. En este último caso, se hace indispensable fijar un plazo razonable, a fin de reducir los perjuicios de las partes. Cabanellas reseña claramente este aspecto: “... cuando dicha resolución sea requerida por el licenciante, deberá tenerse en cuenta la necesidad del licenciatario de disponer de sus stocks acumulados y, cuando la resolución sea solicitada por el licenciatario, deberá considerar el interés del licenciante en tomar contacto con posibles nuevos licenciatarios”.
Como hemos reseñado, al referirnos a las obligaciones post contractuales, a término del acuerdo, el receptor deberá cesar en el uso de la información licenciada; dicha medida no lo pone en situación de desventaja frete a terceros competidores, dado que el ex licenciatario tuvo prerrogativas durante la vigencia del acuerdo que de otro modo no hubiera tenido. La restricción del licenciatario al finiquito del acuerdo cesa una vez que la información empresarial cae en el dominio público.
9.7.Territorio:
La determinación del territorio está sujeta a las cláusulas del contrato. En caso no se hubiere determinado el espacio territorial, el licenciatario está plenamente autorizado a utilizar la información sin restricción espacial alguna. La delimitación territorial, sin embargo, se encuentra bajo la lupa de entes reguladores promotores de la libre competencia y sancionadores de la competencia desleal. En la legislación norteamericana, las cláusulas de determinación del territorio son aceptadas a) en tanto la tecnología suministrada constituya trade secrets, b) las restricciones tengan un carácter accesorio respecto del propósito principal del contrato y c) los contratantes no sean competidores con anterioridad al contrato considerado. Dichos literales obedecen a que la delimitación territorial puede dar lugar a una repartición de mercados encubierta, práctica que atenta contra la legislación antitrust.
A fin de determinar la legitimidad de las cláusulas de determinación territorial, debe tenerse en cuenta sus efectos procompetitivos y anticompetitivos. El licenciante al proveer la información empresarial relevante y confidencial está contribuyendo a la concurrencia en los mercados correspondientes a los productos en que dichos secretos fueren aplicables. Pero, los efectos anticompetitivos de las restricciones territoriales serían inaceptables en los siguientes casos:
1)Cuando la tecnología sea de escasa importancia, en relación con los productos respecto de los cuales se apliquen las restricciones territoriales.
2)Cuando las restricciones afecten productos no relacionados con la información trasmitida.
3)Cuando las restricciones afecten la posición de una empresa que ya esté produciendo con otra tecnología los productos a ser manufacturados con los conocimientos transmitidos o que tenga la posibilidad de producirlos con otras tecnologías, sin que tales alternativas tengan efectos anticompetitivos similares a los dispuestos en el contrato considerado.
9.8.Exclusividad:
Corresponde a las partes restringir el número de empresas autorizadas a operar con la información empresarial licenciada. El interés del licenciatario en el establecimiento de la cláusula de exclusividad parte de obtener participación preponderante en el territorio. La exclusividad también es provechosa para el licenciante, puesto que garantiza la imposición de una mejor contraprestación.
Tal y como hemos hecho mención, el otorgamiento de exclusividad limita el derecho del licenciante de otorgar otra licencia en el territorio otorgado al licenciatario y, más aún, su propia capacidad de operación en dicho mercado134. Sin embargo, pese a ostentar exclusividad, el licenciatario exclusivo no puede accionar contra terceros que apliquen la información , como consecuencia de una conducta dolosa. El licenciatario debe dar noticia de dichos actos al licenciante, a fin que este adopte las medidas pertinentes. Cabe sí el otorgamiento de poderes suficientes al licenciatario para iniciar las acciones administrativos o judiciales por violación de secretos.
El licenciatario debe obtener del licenciante información a cerca de otras licencias que se hayan suministrado a terceros en el territorio, y, en todo caso, exigir garantías por parte del licenciante de la inexistencia de otros licenciatarios.
9.9.Cláusula del Licenciatario más favorecido:
En caso no se otorgue exclusividad en determinado territorio, el licenciatario estará interesado en incluir una cláusula en la que de determinen la igualdad de condiciones entre él y los licenciatarios futuros, o, lo que es lo mismo, evitar se otorgue a terceros condiciones más ventajosas que atenten contra su capacidad de competencia, y, dado el caso, obtener las mismas prerrogativas en la suscripción del acuerdo posterior.
Como bien indica Costner, las cláusulas del licenciatario más favorecido pueden abarcar únicamente determinados aspectos de los contratos comprendidos dentro de sus términos ¾ como es el caso de los montos de las regalías pactadas ¾ o bien la totalidad de las disposiciones de tales contratos.
CAPÍTULO X
LAS NORMAS DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y LA INFORMACIÓN EMPRESARIAL RELEVANTE Y CONFIDENCIAL
Desde el punto de vista tradicional, el mercado es un mecanismo que facilita los intercambios entre agentes económicos y que, bajo ciertas condiciones, da lugar a una asignación eficiente de los recursos. Arozena, Contín y Huerta definen la competencia perfecta –una utopía feliz, una ficción teórica- “como aquella situación en la que los agentes toman el precio de mercado como un parámetro para, de esta forma, decidir sobre sus estrategias optimizadoras. En condiciones de ausencia de externalidades y de asimetrías en la información, el primer teorema del bienestar muestra que la asignación competitiva es óptima en el sentido de Pareto”.135
Sin embargo, vivimos bajo un esquema de competencia imperfecta, en el que la competencia no genera competencia, sino que, por el contrario, estimula pautas que tratan de reducir la intensidad de las fuerzas competitivas que se manifiestan en los mercados, lo que motiva y sustenta la participación del Estado en la defensa de la competencia frente a las fuerzas que tienden a alterar el resultado competitivo.
La competencia debemos entenderla como rivalidad; dado que es en estas circunstancias donde los comportamientos eficientes superan a las conductas ineficientes, la existencia de rivalidad aumenta los incentivos para que las empresas analicen con rigor detalle las demandas que los potenciales competidores ponen de manifiesto. La existencia de proveedores y clientes exigentes contribuye al proceso de innovación y diseño de nuevos productos.
Así, bajo la presión y el estímulo de la competencia que las empresas reconocen –o se ven obligadas a reconocer por cuestión de supervivencia- las nuevas oportunidades y retos a los que se enfrentan, la rivalidad actúa como motor del proceso permanente de innovación y cambio.
A fin de centrarnos en nuestro tema –y no derivar en el bello campo de la defensa de la competencia-, concluiremos indicando que, desde la óptica empresarial, la esencia del proceso competitivo es la imitación por los rivales de las claves del éxito que garantizan que una empresa pueda obtener unos resultados superiores a los que sus competidores. Ante ello, las empresas para mantener su ventaja competitiva diseñan mecanismos que los protejan de las fuerzas competitivas. Cuanto más sencillo sea para los competidores imitar la ventaja, menos duradera será la competitividad de la empresa. Cuanto más fácil sea adquirir los recursos y capacidades para replicar el éxito, más rápidamente se eliminará la ventaja asociada al innovador. De esta forma, las empresas, a fin de resguardar su ventaja competitiva, desarrollan estrategias de inversión en capacidad productiva, publicidad o investigación y desarrollo, que crean barreras a la entrada, o el consumo de potenciales competidores.
10.1.Lo que piensa el INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia) y Protección de la Propiedad Intelectual:
En el Perú, el papel del INDECOPI es amplio y abarca elementos diversos pero muy congruentes. El alto grado de confianza y el profesionalismo del personal son calificativos que los agentes económicos le brindan sin faltar a la razón. Siguiendo con su política de das reglas claras y predecibles, publicó un proyecto de lineamientos sobre competencia desleal136, que implica, como indica en su introducción, una recopilación de criterios que se han utilizado en la Comisión de Represión de la Competencia Desleal y la Sala de Defensa de la Competencia –órganos de primera y segunda instancia administrativa, respectivamente- para resolver los casos de competencia desleal en sus distintas modalidades. Uno de esos componentes de la legislación de represión de la competencia desleal es la violación de secretos:
“De conformidad con lo establecido por el artículo 15° de la Ley137, la divulgación o explotación de un secreto comercial o industrial sin autorización del titular, realizada por quien tuvo acceso legítimamente a la información o por quien accedió a ella de forma ilegítima, constituye un acto de competencia desleal. Adicionalmente, el artículo 121° del Decreto Legislativo N° 823, Ley de Propiedad Industrial, establece que, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar, la Comisión es competente para conocer aquellas denuncias referidas a la revelación, adquisición o uso de secretos industriales por parte de terceros; de manera contraria, las prácticas leales del comercio.138
En consecuencia, la configuración de este supuesto de competencia desleal, dependerá de la concurrencia de los siguientes elementos: (i) la existencia de un secreto comercial o industrial, (ii) que dicho secreto hubiera sido divulgado o explotado por un tercero, que hubiera accedido a ella legítimamente, pero con deber de reserva o ilegítimamente, y (iii) que la divulgación o explotación del secreto que se hubiera realizado sin autorización de su titular.
Así en cuanto a primer elemento, para que una determinada información pueda considerarse como secreto comercial, deberán presentarse las siguientes condiciones: (i) deberá tratarse se un conocimiento; es decir, tratarse de un estado de hecho o una situación fáctica, consistente en que una persona o personas tienen un determinado conocimiento sobre la existencia o caracteres de una cosa, procedimientos, hechos, actividades (sic), entre otras; (ii) deberá tener carácter de reservado o privado, ya que quienes tienen acceso a él pretenden voluntariamente que no sea accesible a terceros, por lo que desaparece dicho carácter en caso se haga público o se divulgue; (iii) deberá recaer sobre un objeto determinado –puede traducirse en procedimientos o experiencias industriales o comerciales- o puede encontrarse relacionado con la actividad de la empresa o con su parte organizativa; (iv) quienes tengan acceso al secreto deberán tener una voluntad e interés consciente en mantener reservado dicha información como tal.139; y (v) la información “debe tener un valor comercial, efectivo o potencial, en el sentido que su conocimiento, utilización o posesión permite una ganancia, ventaja económica o competitiva sobre aquellos que no la poseen o no la conocen”140
Entonces, constituiría secreto comercial toda información tangible o intangible susceptible de ser usada en negocio, industria o práctica profesional que no sea de conocimiento general. En este sentido, podría tratarse de cualquier tipo de información sea técnica, comercial o de negocios, incluyendo procesos secretos, fórmulas, programas, especificaciones de productos, dibujos, planes de comercialización, lista de clientes, programas de computadoras, información de investigación y desarrollo, planes especiales de precio, información confidencial siempre que se encuentre sujeta a un esfuerzo razonable para ser protegida, recaiga sobre un objeto determinado y tenga un valor comercial por el hecho de mantenerse en secreto.
Adicionalmente, la Sala ha establecido que el secreto comercial también se encuentra relacionado con la actividad comercia o financiera de una empresa; siendo que, en estos casos, no se trata de datos relacionados con los conocimientos tecnológicos, con que cuenta la empresa para desarrollar su actividad económica, sino de informes confidenciales (el subrayado es nuestro) que, sin poder ser considerados verdaderos secretos, son mantenidos celosamente en reserva por cada empresa.141
Así, se ha considerado que constituye un acto de utilización indebida de un secreto comercial la apropiación, de manera ilegítima, de una cotización elaborada por un competidor que no había sido remitida al destinatario de la misma; información que fue empleada por la denunciada, con la finalidad de preparar una propuesta alternativa y, de esta manera, poder competir por el potencial cliente.”142
La publicación del proyecto de lineamientos sobre la política gubernamental aplicada para reprimir la competencia desleal, es un esfuerzo que saludamos por dos razones: primero, por difundir los criterios utilizados por el ente gubernamental, que permite a los agentes económicos un alto grado de predictibilidad de las resoluciones en casos similares; segundo, porque permite debatir y observar ciertos criterios que merecen una mayor reflexión, como es el caso de la violación de secretos.
Así, nos parece inteligente que la Comisión de Represión de la Competencia desleal proteja elementos que abarca nuestro concepto de información empresarial relevante y confidencial, y no se restrinja, como la hace la Ley de Propiedad Industrial, únicamente a los secretos industriales. Habiendo superado, en consecuencia, las ataduras que la Ley de Propiedad Industrial había impuesto sobre la información empresarial relevante y confidencial reconociendo la protección de los conocimientos técnicos y los conocimientos comerciales u organizacionales.
Sin embargo, y dado que ya hemos explicado que consideramos que la información empresarial relevante y confidencial no es parte de la familia de los elementos de propiedad industrial, el problema de la titularidad sobre la información persiste. En la actualidad. La Ley de Propiedad Industrial únicamente reconoce como susceptible de protección a los secretos industriales –pese al invalorable esfuerzo de la Comisión de Represión de la Competencia Desleal- y no a los secretos comerciales. Cualquier persona podría alegar que únicamente se ostenta la titularidad sobre conocimientos susceptibles de ser protegidos mediante el secreto industrial, siendo de libre disposición y circulación toda la información que llegue a nosotros por vía legítima aún con debes de reserva. El problema de la titularidad sobre la información empresarial relevante y confidencial y el carácter de exclusividad relativa de la misma, no se soluciona con un tratamiento bidimensional: por un lado la aplicación de la Ley de Propiedad Industrial en los casos de secretos industriales y, por otro lado, la aplicación de las normas de competencia desleal en los casos de secretos comerciales. Es imprescindible la sanción de una ley específica que reconozca la autonomía de la información empresarial relevante y confidencial y determine los límites de protección.
Ahora bien, de la lectura del proyecto se aprecia un concepto un tanto difuso del término conocimiento “.... es decir, tratarse de un estado de hecho o una situación fáctica consistente en que una persona o persona tienen un determinado conocimiento sobre la existencia y caracteres de cosas, procedimientos, hechos, actividades, entre otros...”. El conocimiento, como explicamos, es un sistema de información jerarquizada que permite a una persona, física o jurídica, la fabricación de un bien, la prestación de un servicio o la aplicación de un procedimiento. El know-how to do it, cuya esencia se encuentra en no explicar el por qué, sino en detallar el cómo hacer (pollos fritos, servicios de correos, lavar ropa, etc).
Se nota, además, la excelente voluntad de preservar la información empresarial relevante y confidencial, por parte de la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, al resguardar los “informes confidenciales” de una empresa. Sin embargo consideramos que la protección de la información debe darse en la medida que cumpla con los requerimientos objetivos y subjetivos detallados. Un informe confidencial, si bien puedes ser importante para la empresa, generalmente, no importa la generación de ventaja comercial frente a terceros competidores en el mercado.
No obstante, estas observaciones se aprecia con nitidez la voluntad de los operadores de la normas en el INDECOPI de actuar sin el corsé puesto a la información por la Ley de Propiedad Industrial, considerando al secreto industrial y al secreto comercial como dos figuras distintas susceptibles de protección jurídica.
10.2.Lo que piensa la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual).
En una publicación de la OMPI, se detallan las disposiciones tipo sobre la protección de la competencia desleal, el artículo 6° precisa:
Competencia desleal respecto de la información secreta.
1)Principio General: Se reputará acto de competencia desleal todo acto o práctica que tenga lugar en el ejercicio de actividades industriales y comerciales y que resulte en la divulgación, adquisición o uso por terceros de información secreta, sin el consentimiento de la persona que controlan legalmente esa información, en forma contraria a las prácticas comerciales honestas.
2)(Ejemplos de competencia desleal respecto de la información secreta) la divulgación, adquisición o uso de información secreta por terceros sin el consentimiento del titular legal podrá resultar, en particular, de:
i)el espionaje industrial o comercial;
ii)el incumplimiento de un contrato;
iii)el abuso de confianza;
iv)la inducción a cometer cualquiera de los actos mencionados en el punto i) a iii);
v)la adquisición de información secreta por un tercero que supiera, o que no supiera por negligencia grave, que la adquisición implicaba uno de los actos mencionados en los puntos i) a iv).
3)(Definición de información secreta) A los efectos del presente artículo, la información será considerada “información secreta” si:
i)no es, como cuerpo o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, generalmente, conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión;
ii)tiene un valor comercial por ser secreta; y
iii)ha sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias para mantenerla secreta, tomadas por el titular legal.
4)(Uso o divulgación de información secreta sometida para el procedimiento de aprobación de la comercialización) se reputará acto de competencia desleal todo acto o práctica que tenga lugar en el ejercicio de actividades industriales o comerciales si consiste en o tiene resultado:
i)el uso comercial desleal de datos de prueba u otros datos secretos, cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, y que hayan sido presentados a la autoridad competente, a los efectos de obtener la aprobación de la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas; o
ii)la divulgación de dichos datos, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal.
La redacción de este artículo obedece a la disposiciones de protección de la información n divulgada señaladas en el Acuerdo sobre la ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, conocido también por su sigla en inglés como TRIP’s9.
El primer párrafo de este artículo hace mención a la prohibición de la divulgación, adquisición o uso de información secreta sin el consentimiento del titular legal –la persona natural o jurídica que legítimamente143 controla la información -. Establece una conducta prohibida a quienes tienen acceso a la información y que mantienen una relación especial con el titular de esa información, como puede ser el caso de los empleados, socios, los miembros o ex miembros de una junta directiva, contratistas independientes, abogados, clientes o cualquier otro proveedor de productos o servicios de la empresa que pueda tener acceso a la información.
Estas conductas prohibidas por la norma son explicables, dado que el titular legal se expone a perder el valor económico de dicha información, que incluye tanto el valor de licencia como el valor de competencia.
“La fuerza competitiva depende, por o general, de las técnicas innovadoras y de los conocimientos técnicos conexos en la esfera industrial y comercial. Por consiguiente, si el titular de la información secreta ha tomado las medidas apropiadas para mantener secreta la información, su “Adquisición” no autorizada por terceros deberá considerarse como un acto de competencia desleal”. Así, concluye la OMPI con respecto al ingreso no autorizada en la esfera confidencial del titular que preserva el valor económico de la información empresarial.
No obstante, la contundencia de la redacción del proyecto y de la norma peruana. Existe el argumento muy extendido que los ex trabajadores tienen derecho a utilizar y explotar todos los conocimientos técnicos y la experiencia que pueden haber adquirido en su empleo anterior. A nuestro criterio, el derecho del trabajador a utilizar y explotar la información obtenida termina en la medida que el ex empleador haya suscrito un contrato de confidencialidad y no-competencia con la empresa, precisándose con detalle la información que el ex trabajador ha de mantener en forma reservada.
Al respecto, la jurisprudencia norteamericana, tras ciertos reveses, ha elaborado –e incluso sigue en construcción- la Doctrina del acceso inevitable, cuyo fin es evitar que se concrete la filtración de la información empresarial relevante y confidencial de un ex trabajador que es colocado en un nuevo empleo de la misma rama industrial o comercial. Si un ex empleado trabaja para la empresa competidora realizando labores que exigirían la aplicación de la información empresarial desarrollada por el ex empleador las, Cortes norteamericanas exigen que el nuevo empleador adopte las medidas pertinentes, a fin de evitar que la información empresarial desarrollada por el tercero no sea aplicada por el ex trabajador.
Michael R. Levinsonand y Timothy J. Gerend, abogados especializados en el Trade Secret Law, en un artículo muy interesante remitido en un foro de discusión sobre el tema, nos facilitó la siguiente información, cuya traducción, por lo mala, nos corresponde en su integridad: “La teoría de la doctrina del acceso inevitable es que las Cortes no necesitan esperar el “robo” de los secretos comerciales para emitir un fallo sancionador. Si aparece inevitable que un empleado que ensambla a un competidor utilizará o divulgará los secretos comerciales se su patrón anterior, la corte puede evitar ello e impone al empleador que proteja el secreto comercial.
La doctrina del acceso inevitable surgió de un litigio realizado en las Cortes de Chicago entre Quaker y Pepsico (1995). Aunque con Pepsico se acredita a menuda la fundación de la doctrina del acceso inevitable, los casos que datan por lo menos de los años 60 se basan en los mismos principios que se establecen en el caso de Pepsico.
La doctrina del acceso inevitable no ofrece la solución simplemente porque un ex empleado trabaja para el competidor. Las Cortes estadounidenses exigen algo más que ello para sustentar su aplicación.
¿Cuáles son esos requisitos que se exigen?
a)Urgencia. Existen determinados planes estratégicos, preservados como secretos comerciales, que son extremadamente sensibles. Así, si el ex empleado tuvo acceso a ello es muy posible que los suministre de inmediato a su nuevo patrón, por lo que el ex empleador tiene que actuar rápidamente a fin de evitar que esa información se filtre a la competencia. El tiempo del ejercicio de la acción debe ser lo suficientemente corto a efecto de acredita la urgencia que requiere el órgano jurisdiccional.
b)Los Secretos comerciales se deben identificar con particularidad. Las cortes han rechazado la protección de la información “general” o incluso dar trámite a una demanda en la que no se precisa con claridad la naturaleza exacta de la información empresarial o no se describen con particularidad a la Corte.
c)Empleados de alto nivel. La aplicación de la doctrina del acceso inevitable tiene mayores posibilidades de éxito cuando el empleado que sale es un ejecutivo ; ello no importa que se excluye a otro tipo de empleados, sino que existe mayor peso en la obligación que recae sobre el primero, más que con el segundo. El competidor, al contratar al ejecutivo, visualiza un interés artificial en los secretos comerciales. Si de las actividades del competidor se sugiere la posibilidad de acceder a los secretos comerciales antes en que perseguir las calificaciones del personal contratado, es positiva la actuación de dicha doctrina.
Las actividades del competidor deben acreditar plenamente la intención de apropiarse de los secretos comerciales. Así, una Corte rechazó la demanda de una empresa, porque ésta se sustentó únicamente en “el pensamiento” del actual empleador.
La especulación más que mera que los secretos comerciales serán apropiadas por el competidor “no debe evitar que los trabajadores persigan sus sustentos cuando salen de s u actual posición”.
Mientras que no existan factores suficientes para garantizar una decisión acertada, por lo menos algunos de estos factores deben ser tomados en cuenta para contar con una decisión judicial favorable. Esto es importante porque la doctrina del acceso inevitable, per se, requiere algo más que un acto de convicción del Juez. Los factores descritos arriba ofrecen al Juez algunas razones tangibles y persuasivas de proteger los secretos comerciales del patrón.
Incluso, a pesar que las pruebas objetivas parecían indicar la conducta del Juez, éstos se han visto renuentes a aplicar la doctrina del acceso inevitable. En un caso denunciado en Illinois, el Juez de l corte de circuito hizo claramente su desaprobación de la doctrina del acceso inevitable: “esta corte rechazará el argumento de Motorola porque... el acceso inevitable... es contrario a la Ley de Illinois. Como los hechos de este caso demuestran, la doctrina del acceso inevitable se fundamenta en bases pobres. El concepto del acceso crearía un convenio restrictivo donde no existe uno... Llevado a su conclusión lógica, eso significaría que [el empleado anterior] no podría trabajar con los productos del módem de cable de ningún competidor sin inevitablemente divulgar los secretos comerciales del empleador anterior. Por lo tanto, [el patrón anterior] está intentando prevenir que el empleador se entrene lo mejor posible y pueda ocupar mejores puestos de trabajo.... esta corte no realizará un “lobotomía judicial” en ningún empleado que sea un experto en su campo, más aún si no se ha acreditado que ha tomado ningún secreto comercial.
CAPÍTULO XI
LA INFORMACIÓN COMO BIEN JURÍDICO SUSCEPTIBLE DE PROTECCIÓN PENAL
El Derecho Penal encuentra como razón de tutela el innegable valor económico de la información empresarial relevante y confidencial para su titular. En un interesante estudio realizado por el Dr. Reyna Alfaro precisa que “La presencia de un interés social vital no acredita, per se, la existencia de un bien jurídico penalmente relevante; es necesario también que éste reúna los requisitos de merecimiento o importancia social y necesidad de protección en sede penal, propios de una concepción del bien jurídico penal de índole político criminal como la que propugnamos, debiéndose deslindar su presencia para la posterior confirmación de nuestra tesis.
Respecto a la valoración del merecimiento de protección o importancia social del interés, debe tenerse en claro que éste se refiere –como dice Rodríguez Mourullo- a la generalidad de los componentes del grupo social y no sólo a la minoría o un sector social determinado; no obstante, la valoración de aquellos intereses, que como la información, tienen un inmanente carácter colectivo, debe abordarse en función a su trascendencia para los individuos, lo que se correspondería a los lineamientos propios del modelo de Estado Social y Democrático de derecho; de esta manera, como señala Mir Puig , “la valoración de la importancia de un determinado interés colectivo exigirá la comprobación del merecimiento de protección que el interés social trascienda a la generalidad; es preciso que su lesión o puesta en peligro posean entidad para provocar daño en los individuos integrantes del grupo social”.144
Sin embargo, el autor citado reconoce, con exactitud, que la participación del Derecho Penal debe ser subsidiaria, cuando los demás medios de control, como la Ley de represión de la competencia desleal, fracasen. Sin perjuicio que el ámbito de participación del derecho penal no se ensanche en la búsqueda de reprimir nuevas conductas que atenten contra el bien jurídico “información empresarial relevante y confidencial”. Estas conductas son:
1.Espionaje informático
2.Sabotaje informático
3.Intrusismo informático
En relación al primer punto, y siguiendo la explicación del autor citado, el espionaje informático debe entenderse como la obtención, con ánimo de lucro y sin autorización, de información con valor para el tráfico económico de la industria o comercio. La Legislación chilena, Ley N° 19223, Ley de Delitos Informáticos, sanciona con presidio menor en su grado mínimo a quien “con el ánimo de apoderarse, usar o conocer indebidamente de la información contenida en un sistema de tratamiento de la misma, lo intercepte, interfiera o acceda a él” y con pena de presidio menor en su grado medio a quien “maliciosamente revele o difunda los datos contenidos en un sistema de información”, aumentándose la pena en un grado si el autor es el responsable del sistema de información. Casos típicos del espionaje son la falsificación en materia informática y la reproducción de un programa informático protegido.
El sabotaje informático es definido como aquellas “alteraciones causadas en datos computarizados o programas informáticos con la intención de obstaculizar el funcionamiento de un sistema informático o de telecomunicaciones”, siempre que los datos o programas afectados infieran en la actividad de empresa.
La norma chilena sanciona al que, “maliciosamente, destruya o utilice un sistema de tratamiento de información o sus partes o componentes, o impida, obstaculice o modifique su funcionamiento, o altere, dañe o destruya los datos contenidos en un sistema de tratamiento de información”.
Constituye sabotaje informático el daño producido a datos computarizados o programas informáticos, la destrucción, modificación o inutilización de archivos y ficheros informáticos, distribución de virus y programas delictivos.
El intrusismo informático se configura en la introducción a sistemas de información o computadoras infringiendo medidas de seguridad destinadas a proteger los datos contenidos en ella. Incluso, para el Dr. Reyna, basta con el mero ingreso fortuito a la información para la comisión del ilícito penal. A nuestro criterio es necesario el dolo del intruso a fin de obtener provecho económico –propio o de tercero- siendo irrelevante que éste haya tenido acceso al correo electrónico del gerente general de una empresa que no tuvo la diligencia de salir correctamente de su correo y que accidentalmente observe información valiosa, dicha exposición n o constituye intrusismo informático pues carece del elemento subjetivo que de forma al ilícito penal. El intruso debe orientar sus esfuerzos en vulnerar las medidas de seguridad, tal es el caso de los conocidos hackers cuya conducta por lo general no es obtener beneficios económicos sino demostrar su capacidad –ante esa élite de ciberinteligencia global- de ingresar en los sistemas informáticos más resguardados, centrando su blanco en los archivos de los servicios de inteligencia y en las bolsas de valores.
Al momento de redactar estas líneas, leí en el diario “El Comercio”145, curiosidad, y no sin cierta aprensión, que un grupo de hackers brasileños había “hackeado” el sitio web del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, colocando una bandera de su país en la página principal. Dicho acto se repitió en el Ministerio de Industria, Turismo, Comercio e Integración (MITINCI). Sin embargo, las entidades gubernamentales no son las únicas que ha sufrido los ataques de estos ciberpiratas, la universidad Nacional Daniel Alcides Carrión / UNDAC), el Instituto Telematic del Perú, son algunas de las diez instituciones “pe” que ha sido atacadas por hackers entre 1999 y febrero de 2000.
En el exterior, los problemas no son menos angustiosos. El viernes 11 de febrero de 2000, se dio noticia del más feroz ataque de los ciberpiratas en los Estados Unidos de Norteamérica, nada menos que en la meca bursátil, provocando parte de la caída en los promedios de acciones de Dow Jones. Los responsables están siendo rastreados, pero al parecer sólo las oraciones podrían impedir nuevos ataques, pese a que la legislación estadounidense considera como un delito transmitir un código, programa o comando que dañe una computadora en el comercio interestatal o exterior, variando las penas, en caso que la conducta sea dolosa, de seis meses a cinco años de prisión una multa de US$ 250, 000.00 por la primera trasgresión y de hasta 10 años por la segunda, sin perjuicio de las acciones en vía civil por los daños y perjuicios causados. En el supuesto que la conducta sea culposa o negligente, es castigado con una pena de seis meses a un año y una multa que puede alcanzar los US$ 100,000.00.
La Cumbre sobre Seguridad en Internet a celebrarse en la Casa Blanca tratará temas tan importante como los medios que deben adoptar las empresas para protegerse, la necesidad de cooperar con las autoridades, fomentar el desarrollo de seguridad de redes y desalentar la ciberpiratería.
La nueva economía norteamericana reconoce como indispensable y vital la protección de los secretos comerciales, los activos intangibles son, incluso, muchas veces más importantes para la prosperidad de las empresas que los activos tangibles, lo que explica que las compañías inviertan millones de dólares en proteger la confidencialidad de la información comercial.
En los Estados Unidos de Norteamérica, a partir de la sanción de la Ley de Espionaje Económico en octubre de 1996, el hurto de los secretos comerciales es un delito federa, de tal suerte que dicho delito es perseguible en todos los Estados Unidos, vía Internet, incluso, en el exterior.
Esta norma sanciona a quien utilice un secreto comercial en provecho propio o genere ventajas a terceros que conocen que dicho acto dañara al propietario del secreto comercial. Esta definición incluye pero no limita cualquier acto de malversación como el hurto, apropiación, fraude, engaño, copia o duplicación sin autorización de bosquejos, gráficos, fotografías, uploads, alteraciones, destrucción, correos u otras transferencias de tales secretos sin autorización.
Las penas ha imponer por la violación de la norma (sección 1832) pueden llegar a diez años de prisión y quinientos mil dólares en multa si el infractor es una persona natural, y hasta 5 millones de dólares si es una organización . la sección 1831 precisa que la persona natural puede ser encarcelada hasta con 15 años y multado con quinientos mil dólares si el secreto violado favorece al gobierno o empresa de otro país. Si participa una organización o “agente no nativo” -definida por la norma como cualquier agencia, oficina, ministerio, institución, asociación, corporación, firma o entidad legal manejada o dominada substancialmente por un gobierno extranjero- la multa puede llegas hasta los diez millones de dólares.
La Ley norteamericana prevé la sanción de ilícitos cometidos fuera de los Estados Unidos si 1) el delincuente es un ciudadano o un extranjero con residencia permanente de los Estados Unidos, 2) si la empresa fue constituida en los Estados Unidos y 3) si el acto fue cometido en los Estados Unidos aún por ciudadanos extranjeros.
La norma también otorga facultades a las autoridades policiales o jurisdiccionales, a fin de evitar la malversación usando la Internet u otros medios que permitan la transferencia de la información secreta fuera del territorio de los Estados unidos. Y es que la vastedad de Internet es utilizada como una herramienta para la destrucción de los secretos comerciales. Así por ejemplo, un empleado puede descargar la información confidencial de una computadora de la empresa en un diskette y generar un home page mediante un upload desde donde puede ser accesible a cualquier parte del mundo en minutos. La antigua legislación no contempla la posibilidad como esta y sus normas no podían ser ampliadas sin generar una inadecuada protección, de tal suerte que el delincuente que quemaba una fábrica era castigado, pero aquél que destruía una empresa utilizando secretos comerciales sólo podía ser llevado a la justicia mediante in proceso civil que no es muy disuasivo en todos los casos. Mark Halligan es claro al respecto: “La historia legislativa ha de determinar que una de las razones primarias de decretar la Ley de Espionaje Económico de 1996 es la de llenar los boquetes existentes en la Ley federal actual y crear un esquema nacional para proteger la información económica de propiedad de los Estados Unidos”.146
Con fecha 17 de Julio de 2000, sanciona la Ley 27309 que incorpora los delitos informáticos en el Código Penal147, lo antes comentado y las citas glosadas nos disculpa de mayor comentario al respecto.
CAPÍTULO XII
ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO Y SU VALOR ECONÓMICO
Pese a que el objeto de la presente investigación radica, en esencia, en la información empresarial, no debe soslayarse el valor potencial de la información del sector público. Según el Libro Verde sobre la información del sector público, la información del sector público puede clasificarse según diferentes criterios. Así, cabe la división entre información administrativa y no administrativa. La primera categoría se relaciona con la función propia del gobierno y la administración. La segunda es la información exterior vinculada con la ejecución de las labores públicas.
La información administrativa puede dividirse, a su vez, entre la información básica para el funcionamiento democrático (legislación, jurisprudencia, información parlamentaria) y la que carece de dicho de dicho carácter básico. Es pertinente indicar que tanto la información administrativa como la no administrativa pueden alcanzar un nivel considerable de valor de mercado.
12.1.Condiciones de Acceso a la Información del Secreto Público.-
El derecho de acceso a la información del sector público no se encuentra en discusión; éste está plenamente a reconocido en la legislación nacional e internacional. Sin embargo, ello no supone que será un acceso automático, ilimitado e incondicional a la información del Sector Público. Se discute si este acceso debe estar condicionado por un interés actual sobre la información que se requiere o debe prescindirse de ésta por constituir una barrera de acceso, la adopción de una de estas posiciones tendrá un impacto distinto sobre la Administración Pública y la rapidez del servicio que se pretende brindar. Asimismo, es pertinente tener en consideración que las nuevas tecnologías hacen posible que el acceso a la información sea expedito y, en algunos casos, dependen del click del mouse del computador.
12.2.Excepciones al Derecho de Acceso:
El derecho de acceso a la información del Sector Público no es modo alguno irrestricto, caben aquí ciertas excepciones que atañen a la naturaleza de dicha información:
a)La información que afecte el interés del Estado, seguridad nacional, militar. Orden público, intereses económicos, relaciones internacionales, etc.
b)La información que afecte el interés del Estado, seguridad nacional, militar, orden público, intereses económicos, relaciones internacionales, etc.
c)La información que proteja el proceso decisorio, informes preliminares confidenciales o de uso interno.
d)La información que ocasiona un trabajo desmedido o mayores costos que su suministro por ser ya publicada o por tener un exceso de solicitudes.
12.3.Plazo, Cantidad y Formato:
Las redes parecen solucionar el problema de los plazos en la remisión de la información en el Sector Público, dado que éstas estarían a disposición de los usuarios las 24 horas del día cuando y donde lo necesiten. La cuestión, sin embargo, radica en la información que no es susceptible de digitalizar y en el tiempo de reacción de la Administración Pública para atender los requerimientos de los usuarios.
La cantidad de información digitalizada a suministrar no será inconveniente. Nuevamente, surge el problema en cuanto la información en formato manual, puesto que implica un esfuerzo de recolección, cuyo costo podrí ser excesivo para el usuario, además de generar sobrecarga de trabajo en la Administración.
Con respecto al formato de la información, el “Libro Verde sobre la información en el Sector Público”. Precisa: “Al llevar a cabo el trabajo preparatorio, el sector público produce una gran cantidad de datos en bruto. El formato de esta información del sector público puede resultar con frecuencia poco atractivo y originar dificultad es. visto este problema, muchos entes públicos se comprometen a adaptar los datos en bruto a las necesidades del cliente. Esto también lleva a prestar atención a otra cuestión interesante: el derecho de los ciudadanos a tener acceso a los datos en bruto y a los datos intermedios, y no sólo a los datos finales, elaborados”.148
12.4.La Fijación de los precios y la Promoción de la Empresa:
¿Puede el Estado cobrar por la información que los propios contribuyentes le han suministrado?. Objetivamente, sí. El Estado obtiene la información de los contribuyentes, pero genera valor al obtenerla, compilarla, actualizarla bus carla y transmitirla al momento que es solicitada por el usuario. La legislación extranjera es dispersa y privilegia en algunos casos el criterio de mercado y, en otros, la subvención de la información a favor de los privados. En todo caso, es preciso partir de la premisa que la determinación del precio de la información del sector público incide directamente en los beneficios que los usuarios pretenden adquirir con ella.
Las normas europeas privilegian, según el enfoque que manejen con respecto a los costos de producción del sector público, determinados criterios:
Así, la circular francesa de 1994 discrimina entre los costos de obtención de la información el costo de producción que no se cobran. Los costos de impresión, actualización, búsqueda y transmisión son cobrables. Se distingue, además entre tipos de información y tipos de utilización.
Las directrices del Reino Unido de 1985 prefieren un enfoque de mercado “Donde exista un mercado establecido para a información comercializable en poder del gobierno y suministrada por éste, los ministerios deberán fijarle un precio razonable. En el caso de la información comercializable que no haya sido explotada previamente, podrán establecerse inicialmente contratos, sobre a base de cargar únicamente los costes que excedan a aquellos en que se incurría normalmente en el tratamiento de los datos o la información para los fines propios”.
En 1989, las orientaciones sobre sinergia de la Comisión Europea preferían un enfoque sobre los costos de distribución: “La Política de fijación de precios puede variar en función de la naturaleza de la información; debería establecerse un precio que reflejara los costes de preparación y transmisión del sector privado, pero que no debería incluir necesariamente la totalidad de los costes administrativos habituales. El pecio podría reducirse en el caso de que el servicio de información resultante se considere de interés público”.
La legislación estadounidense permite cobrar los costes de búsqueda, copia y verificación, pero no el valor añadido por el sector público a la información en bruto. El sector público de EE.UU. considera que añadir valor es sólo una herramienta para aumentar la eficacia, no un medio para obtener beneficios.
Los estudios y debates europeos sobre las políticas de fijación de precios de la información del Sector Público, concluyen que deben tomarse en cuenta varios intereses, entre los que resaltan:
1)Acceso asequible para todos los usuarios.
2)Potencial de comercialización.
3)Competencia leal.
¿Qué tipo de información debe ser asequible a todos los usuarios? Y en todos caso ¿Cuánto dinero está dispuesto a pagar el usuario por la información sin que esto suponga subsidios que soporte el contribuyente en general o una barrera de acceso?. Con relación a la primera cuestión es necesario que se precise la información “básica”, cuyo acceso puede considerarse universal y gratuito, al estar vinculado con el ejercicio de los derechos democráticos por los ciudadanos. Y la información que, al no ser “básica”, supone la inversión de esfuerzo por parte de la Administración Pública para que ésta constituya un bien atractivo para los particulares , en especial, el sector empresarial.
La fijación de precios es una cuestión clave para la comercialización de la información del sector público por las industrias. Determinará en gran medida si éstas estarán interesada en invertir en productos y servicios de valor añadido basados en la información del sector público. La fuente citada en este apartado nos brinda un ejemplo muy claro al respecto:
“Una empresa estadounidense de programas informáticos está a punto de lanzar un programa de cartografía empresarial que permite a los usuarios encontrar y comprender puntos del mapa, integrar mapas en sus documentos y señalar las tendencias de sus empresas en el mapa. Su objetivo es facilitar a los usuarios de las empresas de cualquier tamaño la comprensión de los mapas para estar mejor informados de las decisiones empresariales. Incluye más de 15 millones de segmentos a escala de calle para todos los EE.UU. y los límites de países de todo el mundo. El precio de venta estimado es de 109 dólares. (teniendo en cuenta que la información suministrada por el Sector Público es gratuita).
A título de comparación, una empresa de información cartográfica alemana ofrece datos geográficos de un solo Estado federado alemán por un precio de 9 728 marcos más de 16% de IVA . (impuesto sobre el valor agregado, similar a nuestro IGV)
Un grupo de presión sobre el medio ambiente, situado en el Reino Unido, ha denunciado al Ordenance Survey, organismo cartográfico público británico, que reclama a su organización más de 365 000 libras por los datos de cartografía digital del país.
El Derecho de defensa de la competencia debe tenerse en consideración en toda política de fijación de precios de la información del sector público. Es obvio que los organismos del Sector Público tienen estructuras de costes que difieren de las empresas privadas. En determinadas circunstancias, es posible que ofrezcan productos a precios inferiores a los determinados por la Ley de Oferta y Demanda.
La competencia leal puede verse así perjudicada cuando las organizaciones del sector público ofrezcan en el mercado productos de información con valor añadido. Este puede ser también el caso cuando los derechos de comercialización o los contratos exclusivos se acuerden a organismos de tipo semi privado o privado. Las situaciones de competencia desleal también pueden presentarse si la información se entrega a las diversas partes en plazos distintos.
La visión europea se aprecia en los artículos 85 a 84 del trato de la Comunidad Europea. Así dispone que deben evitarse las ayudas oficiales que distorsionen el mercado por las subvenciones públicas y el abuso de posición de dominio, de tal suerte que el suministro de información del sector público sea disponible en condiciones razonables sobre la base de los costes.
A efectos de las política de defensa de la competencia, se distingue a menudo entre la información que sólo procede de una fuente (que en general debería estar disponible en condiciones razonables) y la que puede encontrarse en otras fuentes (principio de la diversidad) a la que podría aplicarse las tarifas de mercado.
12.5.Problemas con el Derecho de Autor:
Si bien en cierto que el Convenio de Berma en su apartado 4, artículo 2, deja a los Estados miembros la libertad de determinar la protección que deseen brindar a los textos oficiales de naturaleza legislativa, administrativa o jurídica y sus traducciones oficiales. En realidad, la mayoría de Estados excluye de protección a dicho textos, lo cual no implica que el acceso sea irrestrictito como hemos apreciado.
Ahora bien, que no se proteja la información ostentando las banderas del derecho de autor, no implica que el Estado no puede tener razones para proteger dicha información. En primer lugar, puede ser una fuente de ingresos. Por ejemplo, INDECOPI obtiene ingresos por la venta de los libros que copilan los seminarios que la institución realiza. Otra razón, para que los organismos del Sector Público protejan su información, es el deseo de mantener la integridad del contenido. Esto es importante, desde la óptica de los problemas de responsabilidad.
12.6.Problemas con la Intimidad:
Si tenemos en cuenta que la información del Sector Público ha sido obtenida sobre la base de la información suministrada por los privados, puede que esta información sea utilizada por las empresas, tal es el caso de los registros de población, empresas, vehículos, contratos de transferencia de tecnología de extranjera, inversión privada por sectores, créditos, etc.
Los entes públicos responsable de la compilación de la información son quienes deben garantizar el equilibrio entre la necesidad de un acceso libre para fines comerciales u otros y el respeto a la intimidad.
La Unión Europea aprueba el 24 de octubre de 1995 la Directiva N° 95/46/CE relativa a la protección de las personas físicas en que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Dicha Directiva establece normas vinculantes tanto para el Sector Público como para el Privado y logra el necesario equilibrio –por lo menos en el aspecto legal- entre el principio de acceso a la información del sector público y la protección de los datos personales en manos del Sector Público.
CAPÍTULO XIII
ALGUNOS ALCANCES TRIBUTARIOS.
La regalía o el canon conceptualizan la retribución o remuneración, de cualquier clase, que se devenga por el uso o la cesión del uso de la información empresarial.
La Ley del impuesto a la Renta, Decreto legislativo N° 774, precisa, en sus artículos 3° y 24°, que las regalías constituyen rentas gravadas de segunda categoría. El impuesto a las personas jurídicas no domiciliadas en el país se determinará sobre la base del 30%149. El licenciatario es el responsable de la retención del impuesto.
En un artículo interesante sobre la propiedad intelectual, en el ámbito de la fiscalidad internacional, publicado por Henson News, se precisa: “Las distintas soberanías fiscales de los Estados son celosas a la hora de la recaudación tributaria. De ahí, que la obtención por una persona, física o jurídica, de rentas generadas en otro Estado tengan a consideración de rentas gravables en dicho Estado, aunque la obtención lo sea por un no residente. La forma común de llevar a cabo está sujeción de las rentas obtenidas en un Estado por un no residente fiscal, será a retención que deberá practicar e ingresar la entidad pagadora. Es decir, la persona o entidad pagadora vendrá obligada a efectuar una retención del importe pagado, el cual deberá ingresar en las arcas públicas, por cuenta del beneficiario de los mismos. Este es el esquema general de tributación de las rentas por cánones o royalties. Tal es el caso de España, donde el tipo de retención para cánones se establece en el 25% del importe bruto de mismo. Ahora bien, en este ámbito, cobra una especial importancia la figura de los denominados Convenios Internacionales para evitar la Doble imposición. Este tipo de acuerdos bilaterales regulan, para los Estados firmantes, la forma y el modo en que van a sujetar a tributación las rentas recíprocamente obtenidas por sus residentes, y lo van a hacer normalmente de una forma más benévola que sus respectivas normas internas. Así, por ejemplo, con relación a los cánones se establece un tipo de retención máxima que oscila entre un 5% y un 15% dependiendo del tipo de derecho, en los convenios suscritos por España”.150
CAPÍTULO XIV
ASPECTOS INTERNACIONELS DE LA PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN EMPRESARIAL RELEVANTE Y CONFIDENCIAL
No obstante que durante la exposición del presente trabajo se han citado las normas de la legislación extranjera reguladoras de la institución bajo estudio –con dominio de la legislación estadounidense-, es pertinente analizar la protección que merece, en el ámbito internacional, la información empresarial relevante y confidencial.
En principio, debe quedar en claro que no existe un tratado que regule en forma global, o incluso, se tenga consenso con respecto a una definición de la información empresarial relevante y confidencial –trade secrets-. Pese a ello, se puede apreciar que la tendencia mundial se orienta a la uniformización de las normas domésticas que otorgan protección a la información empresarial relevante y confidencial.
Karen A. Magri, especialista en trade Secrets Law, considera que existe cierta adhesión a una definición del término secreto comercial: “Como regla general, un secreto comercial puede ser cualquier información no conocida comúnmente en la industria relevante, utilizada por un negocio para obtener una ventaja competitiva, secreta e identificable y no es fácilmente averiguable.
No es difícil entender que siendo los Estados Unidos de Norteamérica el principal exportador de información empresaria relevante y confidencial (trade secrets), sea agresivo y exigente en la incorporación de normas que garanticen la seguridad de la información. Dicha actitud –y la amenaza de sanciones comerciales- ha logrado la protección de los trade secrets en algunas naciones asiáticas. Sin embargo, esta protección puede llegar a ser muy diversa e inorgánica -como en el caso del Perú-, siendo resguardada la información en las normas de Defensa de la Competencia, Derecho Penal, Derecho Laboral y en el Derecho Civil; constituyéndose verdaderas trampas legales para las exportaciones de la mayor potencia económica del planeta. Marri narra lo que nosotros hemos apreciado en el Perú con respecto a las normas restrictivas de las décadas de los 70 y 80:
“En 1977, Coca-Cola salió del mercado indio para proteger la “fórmula secreta” de su bebida gaseosa suave. Coke había estado funcionando en la India por 25 años y en el mercado indio de 550 millones de consumidores potenciales era lucrativo. El problema se presentó porque la Ley hindú de transferencia de tecnología extranjera, exigía a las empresas extranjeras que otorguen el 60% de las acciones a inversionistas hindúes y divulguen la tecnología. De no hacerlo podrían optar por culminar sus operaciones en dicho país. Coca-Cola discutió, sin éxito, que su “fórmula secreta” fuera un “secreto” y no una “tecnología comercial”. El conflicto termino cuando Coca-Cola abandonó sus inversiones en la India, cuyo costo si bien enorme era menor al de divulgar su “fórmula secreta””.151
Los riesgos, en consecuencia, incluso para las empresas de los Estados Unidos de Norteamérica, pueden ser de dimensiones inmensurables, y ello no sólo en los países sub desarrollados, Alemania exige la realización de ensayos previos a la incorporación de tecnología extranjera, Australia exige que la tecnología a importar sea revisada aduciendo razones de seguridad, China somete a autorización previa la inscripción de los registros de contratos de transferencia de tecnología extranjera, dicha aprobación supone que en un plazo de diez años el secreto comercial pasará al dominio público, una disposición similar existía hasta hace poco en Corea.
En la Unión Europea, la información empresarial relevante y confidencial es conocida, teniendo en consideración un elemento parcial de la información, como conocimientos técnicos o información técnica no patentada, y digo parcial porque dicho concepto niega el carácter relevante a los conocimientos organizacionales, que como explicamos son tan vitales para la empresa como los conocimientos técnicos.
Así, con fecha 30 de noviembre de 1988, se sanciona el Reglamente de excepción de la Comunidad Económica Europea (Unión Europea) N° 556/89, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del tratado, a determinadas categorías de acuerdos de licencia de know-how. Es bueno precisar que dicho apartado 3 autoriza a la Comisión, a fin que. Por la vía de reglamentación, se autorice la suscripción de determinados acuerdos bilaterales y prácticas restrictivas de la competencia, con relación a la adquisición o utilización de derechos de propiedad industrial, o con motivo de la suscripción de contratos de cesión o de concesión de procedimientos de fabricación, o conocimientos relativos a la utilización y aplicación de técnicas industriales.
Ahora bien, a efectos de dicho Reglamento sólo se toma en consideración, para su protección jurídica, al know-how, que es considerado secreto, sustancial e identificado de forma adecuada. En su artículo I°, numeral 7), punto 2) precisa que el término “secreto” debe entenderse que el conjunto del know-how considerado globalmente o en la configuración y articulación concreta de sus componentes no es generalmente conocido ni fácilmente accesible, por lo que pare de su valor reside en la ventaja temporal que adquiere el licenciatario cuando se le comunica; dicho término no debe entenderse en sentido estricto, es decir, que cada elemento individual del know-how tenga que ser completamente desconocido o inalcanzable fuera de la esfera de actividad del licenciante. El punto 3) hace mención al término “sustancial”, el que significa que el know-how incluye información importante para todo o una parte considerable de i)un proceso de fabricación, ii) un producto o servicio, o iii) el desarrollo de los mismos, y excluye toda información intrascendente. Así, el know-how ha de ser útil, es decir que cabe esperar razonablemente que, la fecha de celebración del acuerdo, podrá mejorar la competitividad del licenciatario, permitiéndole, por ejemplo, acceder a un nuevo mercado, o le proporcionará una ventaja competitiva sobre otros fabricantes o prestadores de servicios que no tengan acceso al know-how secreto concedido o a otro know-how secreto comparable.
El término “identificado” significa que el know-how ha describirse o registrarse de tal forma que sea posible comprobar si se cumple los requisitos de secreto y sustancialidad, así como garantizar que la libertad del licenciatario de explotar su propia tecnología no resulta indebidamente restringida. Para su identificación, el know-how debe describirse en el acuerdo de licencia o en documento separado o registrarse en alguna otra forma apropiada a más tardar en el momento de su transferencia o inmediatamente después de la misma, siempre que pueda disponerse del documento separado o del registro pertinente, en caso necesario.
Los artículos del Reglamento de extensión son aplicables a los acuerdos de licencia de información empresarial relevante y confidencial siempre que concurran una o más de las siguientes cláusulas, como el de la licencia única, exclusiva, exclusividad territorial, no-competitiva activa y/o pasiva durante la vigencia del contrato y licencia exclusiva de marca.
Dichas cláusulas están sujetas a un plazo de vigencia no mayor de 10 años y 6 años para la comercialización de bienes bajo licencia, por parte del licenciatario, en los territorios concedidos a otros licenciatarios.
Asimismo, es aplicable también dicho reglamento en los acuerdos que contengan cláusulas de confidencialidad contractual y post contractual, la obligación del licenciatario de no conceder sub licencias o de no ceder la licencia, no-competencia post contractual y la obligación de comunicar las mejoras relacionadas con el know-how.
No es aplicable, sin embargo, dicho Reglamento a los contratos de franquicia, joint venture, consorcio y otros acuerdos, cuando la licencia de know-how se concede a cambia de otras licencias no relativas a la mejora o a nuevas aplicaciones del mismo, ya que tales acuerdos plantean problemas diferentes que, en la actualidad, no pueden resolverse en dicho Reglamento. El Reglamento tiene un plazo de vigencia hasta el 31 de diciembre de 1999. actualmente, la Unión Europea tiene en preparación una “Combined patente anda know-how block Exemption Regulation”.
Japón tiene un pobre pasado en la protección de la propiedad intelectual en general, recién el 01 de junio de 1991 sanciona una Ley que regula la protección de la información empresarial y la piratería para las industrias relevantes.
Magrin, al precisar los alcances de dicha protección, señala que existen serias deficiencias en la reparación de los secretos comerciales por violación de los contratos. Si la información fuera adquirida ilícitamente o lícitamente sin la autorización de divulgación por parte del titular, podría interponerse las acciones correspondientes para la reparación del daño; sin embargo, si las misma información hubiera sido divulgada a terceros, la norma no prevé acción alguna contra dicho tercero por no alcanzarle la relación contractual.
La sanción de dicha norma obedece a la conjunción de factores internos y externos; primero, los Estados Unidos y otros países ejercían presión sobre Japón para proporcionar una protección más sólida de la propiedad intelectual; segundo, desde la década de los 90’, las industrias japonesas han aumentado su capacidad de innovar por lo que la demanda de una protección más fuerte sentir desde el frente interno. Finalmente, el aumento del flujo de los trabajadores entre empresas – a diferencia de la antigua tendencia de las industrias japonesas de mantener de por vida a sus trabajadores – propiciaron, en conjunto, la sanción de la modificación de la Ley de Competencia Desleal, incluyendo en esta la protección de la información empresarial relevante y confidencial.
El artículo 1° de la norma japonesa proporciona protección a los “métodos de fabricación, métodos de comercialización o a la otra información técnica o del negocio útil en la actividad comercial”, texto que se encuadra en los estándares internacionales de protección a los secretos comerciales. Sin embargo, no reconoce a los secretos comerciales como un derecho de propiedad oponible a terceros. Destaca otra omisión importante en la Ley japonesa, como la ausencia de protección en la presentación de las demandas y en el seguimiento del proceso por malversación de secretos comerciales, lo cual equivaldría a la difusión pública de dicha información.
La Comunidad Andina ostenta la Decisión 291 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que determina el Régimen Común de Tratamiento de capitales extranjeros y sobre marcas, patentes, licencias y regalías. La norma comunitaria andina tiene símil y diferencias con la regulación europea. La distancia más clara es que la legislación andina regula únicamente la inversión extranjera y no la inversión realizada por los nacionales miembros en su territorio, de aplicación para los países miembros, de forma que el flujo tecnológico europea obedezca estándares internacionales.
No constituye la Decisión 291 una comisión comunitaria andina que apruebe los contratos de transferencia de tecnología, deja a los países miembros la aplicación de dicha Decisión –y en determinados casos la inaplicación del mismo-, incluso la solución de conflictos y controversias derivadas de la importación de tecnologías es remitida a las normas nacionales. La Unión Europea, en cambio, ha constituido una Comisión supra nacional encargada de la solución de conflictos relacionados, con la aplicación de las cláusulas dispuestas en el contrato.
La decisión contempla el registro de los contratos de transferencia de tecnología extranjera –entre ellos, obviamente, el contrato sobre información empresarial relevante y confidencial- ante el Organismo Nacional Competente; en nuestro caso el Área de Transferencia de Tecnología extranjera de la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, según lo dispuesto por los artículos 55°, 56° y 57° del Decreto Legislativo N° 807, ley de facultades, Normas y Organización del INDECOPI.152
El registro de los contratos de transferencia de tecnología tiene como fin la irrestricta remesa de las regalías al exterior, aún cuando en realidad el registro de dichos contratos no es constitutivo; es decir, el derecho no naces una vez inscrito el contrato en el registro pertinente tiene como fin únicamente la publicidad de dichos acuerdos.
La Decisión 291 exige la existencia de determinada cláusulas sobre las siguientes materias:
Identificación de las partes, con expresa consignación de su nacionalidad y domicilio.
Identificación de las modalidades que revista la trasferencia de la tecnología se importa.
Valor contractual de cada uno de los elementos involucrados en la transferencia de tecnología.
Determinación del plazo de vigencia.
El artículo 14 de la Decisión precisa que para efectos del registro de contratos de transferencia de tecnología externa, y por sus posibles efectos restrictivos de la competencia, los países miembros podrán tener en cuenta que dichos contratos no contengan lo siguiente:
Cláusulas, en virtud de las cuales el suministro de tecnología o el uso de una marca lleve consigo la obligación para el país o la empresa receptora de adquirir, de una fuente determinada. (Exclusividad en el aprovisionamiento de bienes).
Cláusulas, conforme a las cuales la empresa vendedora de tecnología concedente del uso de una marca se reserve el derecho de fijar los precios de venta o reventa de los productos que se elaboren con base a la tecnología respectiva.
Cláusulas que contengan restricciones referentes al volumen y estructura de la producción.
Cláusulas que prohíban el uso de tecnología competidoras.
Cláusulas que establezcan opción de compra, total o parcial, a favor del proveedor de la tecnología.
Cláusulas que obliguen al comprador de tecnología a transferir al proveedor, los inventos o mejoras que se obtengan en virtud del uso de dicha tecnología.
Otras Cláusulas de efectos equivalentes.
El artículo 21° del Decreto Legislativo N° 662, Régimen de estabilidad jurídica a la inversión extranjera, precisa que los “contratos de licencia de uso de tecnología, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial de origen extranjero, así como derechos de propiedad industrial de origen extranjero, así como de asistencia técnica ingeniería básica y de detalle, gerencia y franquicia que estipulen el pago de regalías calculadas sobre porcentajes de las ventas netas de un producto determinado u otro sistema de cálculo, se entienden automáticamente registrados con su sola presentación al organismo Nacional Competente, sin limitación de cantidad o porcentaje alguno y siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 13° y los dos últimos párrafos del artículo 14° de la Decisión 291 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Comentarios
te he conocido por la blog de Silvio pero me parece muy interesante el tema de tu blog. Yo trabajo en una entidad financiera en España y mi pareja, que es peruano, me comenta que en Perú hay futuro para personas con currículos como el mío. El caso es que ahora que los bancos españoles están regular y que no sé qué destino me aguarda, pienso en una posible oportunidad y tu blog me ha parecido muy ilustrativa.
Dime amigo, para quienes no sabemos nada de negocios ¿qué negocios prosperan ahora en Perú? ¿Qué posibilidades hay para alguien con conocimientos de bolsa y de operativa con derivados? ¿Por dónde crees que debería empezar a investigar y saber?
Me alegro que otros intereses menos mundanos me hayan llevado a conocer tu blog.
Un saludo.